2.1.2.1 Khái niệm dấu hiệu
Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại được sử dụng làm đại diện cho hàng hoá hay dịch vụ nhất định với vai trò chỉ ra nguồn gốc doanh nghiệp sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ đó. Theo pháp luật Hoa Kỳ, các dấu hiệu này khá
65 Điều 32 (1) – Luật nhãn hiệu Canada năm 1985.
66 Jeffrey Milstein, Inc v. Greger, Lawlor, Roth, Inc, 58F. 3d 27, 31 (1992).
67 Tipton F. McCubbins (2004), ‘Product design trade dress and the law’. Business Horizons,
nhiều loại, có thể là: “ký hiệu, nhãn, bao bì, cấu hình hàng hóa, tên, từ, khẩu hiệu, cụm từ, họ, tên địa lý, chữ số, thiết bị, bất kỳ dấu hiệu nào nói chung là không có chức năng hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu kể trên”68. Có thể chia thành các dấu hiệu nhìn thấy, như: chữ viết, đồ hoạ, màu sắc, hình dáng sản phẩm… (hay còn gọi là các dấu hiệu truyền thống), hoặc những dấu hiệu không nhìn thấy mà có thể cảm nhận bằng các giác quan khác (các dấu hiệu phi truyền thống), như: khứu giác (mùi hương), thính giác (âm thanh)... Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại có thể là bất kì dấu hiệu nào kể trên hoặc là sự kết hợp của tất cả các yếu tố đó (nếu chúng thoả mãn điều kiện luật định). Trong pháp luật Việt Nam hiện nay, không có khái niệm về dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại nhưng có thể tìm thấy khái niệm về dấu hiệu trong quy định về bảo hộ nhãn hiệu. Theo đó, Việt Nam chỉ bảo hộ những dấu hiệu nhìn thấy bằng mắt thường là nhãn hiệu69.
2.1.2.2 Phân loại dấu hiệu
Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu gồm nhiều loại khác nhau, nhưng không phải dấu hiệu nào cũng đủ điều kiện để được pháp luật bảo hộ. Dựa theo tiêu chuẩn Abercrombie70 của Hoa Kỳ, dấu hiệu có thể chia thành các loại sau: chung chung (generic), mô tả (descriptive), gợi ý (suggestive), ngẫu nhiên hoặc tưởng tượng (arbitrary or fanciful).
-Dấu hiệu mang tính chung chung (Generic marks)
Là những dấu hiệu trình bày về chủng loại, bản chất cơ bản hoặc mục đích của sản phẩm, dịch vụ. Dấu hiệu mang tính chung chung không mang tính đặc biệt và sẽ không được chấp nhận để đăng ký bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu. Nếu cho một chủ thể duy nhất được sở hữu dấu hiệu chung này thì sẽ ngăn cản các đối thủ cạnh tranh khác truyền đạt cơ bản về bản chất của hàng hoá, dịch vụ tới khách hàng. Ví dụ, từ “nước cam” không được sử dụng là nhãn hiệu cho sản phẩm
68 Điều 23 (c) – Bộ luật Lanham của Hoa Kỳ (15 U.S.C. § 1091).
69 Điều 72 - Luật SHTT Việt Nam năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 (Luật SHTT Việt Nam) quy định dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu thì phải “nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc”.
nước cam đóng chai. Hoặc dấu hiệu từ "thẻ bạch kim" (platinnum card) không được bảo hộ là nhãn hiệu của công ty American Express71, vì là một thuật ngữ chỉ chủng loại cũng giống như thuật ngữ “thẻ vàng” được nhiều công ty trên thế giới sử dụng72.
- Dấu hiệu mang tính mô tả (Descriptive marks)
Dấu hiệu mang tính mô tả sẽ truyền thông về sản phẩm bằng cách tăng cường, kết hợp hoặc củng cố về các thuộc tính hoặc chất lượng của hàng hoá, dịch vụ. Dấu hiệu này không thể phân biệt giữa các nguồn cung hàng hoá, dịch vụ và do đó không đủ điều kiện để bảo vệ là hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu. Tuy nhiên, pháp luật của nhiều nước cho phép bảo hộ dấu hiệu mang tính mô tả nếu nó có được đạt được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Nghĩa là, người tiêu dùng có thể nhận biết và tự động liên kết với nguồn gốc sản phẩm. Do đó, việc bảo vệ cho dấu hiệu này là cần thiết, để không gây nhầm lẫn trên thị trường và chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh.
Ví dụ: Hãng kẹo Mỹ Wrigley JR. Company (Hoa Kỳ) muốn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm kẹo, kẹo cao su tại Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy nhãn hiệu chứa các thành phần chữ “Chewing Gum” (kẹo cao su) và “Doublemint” (được hiểu là: gấp đôi bạc hà) đều mang tính mô tả sản phẩm nên không có tính phân biệt và không có khả năng bảo hộ. Tuy nhiên, Công ty Wrigley JR đã kết hợp các phần chữ trên với tên Công ty và phần hình độc đáo (hai mũi tên ngược chiều) nên tổng thể nhãn hiệu có thể tạo nên tính phân biệt, Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu với hạn chế (disclaim) như sau: “Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng: “DOUBLEMINT”; “Chewing Gum” 73. Sau khi được đăng ký, Công ty Wrigley đã mở rộng việc tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu này trên khắp Việt Nam. Công ty tiếp tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chữ “DOUBLEMINT”, trong hồ sơ có bổ sung minh chứng nhãn hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi tại Việt
71 Công ty American Express bị kiện bởiVisa USA do đăng ký “Platinum Cards” là nhãn hiệu cho một loại thẻ tài chỉnh, (WALL ST. J., Oct. 18, 1996, at B2).
72 Michele A. Shpetner (1998), ‘Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress’,
Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal, 8, 947-2012.
Nam trong nhiều năm qua. Và nhãn hiệu chữ “DOUBLEMINT” đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận bảo hộ (GCN ĐKNH số 175.707 ngày 17/11/2011)74.
Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng, do hình ảnh tổng thể thương mại là cấu thành từ nhiều dấu hiệu. Nếu mỗi dấu hiệu mang tính mô tả, nhưng khi kết hợp lại tạo thành một tổng thể mang tính phân biệt thì vẫn có thể được bảo hộ. Ví dụ, cách trang trí của nhà hàng Two Pesos75 theo phong cách không khí lễ hội của Mexico, được sử dụng các chi tiết mang tính mô tả như: màu sắc cam sáng cho cửa hàng, cùng với tranh tường lớn, đồ cổ trang trí, cửa cuốn kiểu gara phân cách giữa khu vực trong nhà và ngoài trời…Nếu xét riêng từng chi tiết này thì sẽ tính mô tả hoặc chung chung nhưng khi được chủ sở hữu lựa chọn, kết hợp và sắp xếp lại thì chúng lại tạo thành sự độc đáo của cửa hàng.
-Dấu hiệu mang tính gợi ý (Suggestive marks)
Dấu hiệu mang tính gợi ý sẽ liên quan đến hoặc tạo ấn tượng về một đặc tính của hàng hoá, dịch vụ, nhưng thực tế không mô tả về chất lượng hoặc đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ. Nó đòi hỏi trí tưởng tượng, nhận thức của người tiêu dùng để rút ra một kết luận về bản chất của hàng hoá, dịch vụ76. Ví dụ, như thiết kế hình lá nho in trên chai rượu vang là dấu hiệu mang tính gợi ý đến sản phẩm hơn là mô tả. Vì khi nhìn thấy lá nho phải hai, ba bước nữa mới có sự liên kết với sản phẩm: lá nho, cây nho, trái nho là nguyên liệu dùng để sản xuất rượu vang. Nhưng do nhiều hãng rượu đã sử dụng lá nho cho sản phẩm của mình nên lá nho mất tính phân biệt và trở thành dấu hiệu chung. Do vậy, lá nho cần kết hợp với một dấu hiệu phân biệt khác thì có thể được đăng ký là hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu. Hoặc dấu hiệu chữ “ĐẠI TÍN” cũng là một loại dấu hiều mang tính gợi ý có thể đăng ký cho ngân hàng.
74 Bùi Thị Phượng (2018), Đăng ký dấu hiệu mô tả được không?, truy cập ngày 19/02/2019, từ
http://luatviet.co/dang-ky-nhan-hieu-co-yeu-to-mo-ta-duoc-khong/n20170524045759016.html.
75Án lệ Two Pesos Inc. và Taco Cabana, Inc, 505 U.S 763, 112 S.Ct. 2753 (1992).
76 J. Abbott, & Lanza, J. (1994), ‘Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance’, The Cornell hotel and restaurant administration quarterly, 35(1), 53-58.
Trong một số trường hợp cụ thể, việc phân biệt giữa dấu hiệu gợi ý và dấu hiệu mô tả không phải dễ dàng. Theo Dinwoodie et al., (2010), Tòa án Hoa Kỳ sẽ có những cách tiếp cận phù hợp để xác định xem dấu hiệu mang tính mô tả hay gợi ý, như:
-Dựa trên định nghĩa của từ điển: như một số cách tham khảo về định nghĩa sản phẩm;
-Dựa trên trí tưởng tượng: yêu cầu cần có một nỗ lực nhất định để tượng tượng từ dấu hiệu trên sản phẩm đến sản phẩm cơ bản;
-Dựa trên nhu cầu của đối thủ cạnh tranh: đề cập đến các dấu hiệu đang được sử dụng trên các sản phẩm của đối thủ;
-Dựa trên việc sử dụng của bên thứ ba: mở rộng đến các dấu hiệu được sử dụng để marketing cho những sản phẩm tương tự.
Dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hoặc tưởng tượng (Arbitrary or Fanciful) Một dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hay tưởng tượng không có mối quan hệ rõ ràng giữa dấu hiệu nhận diện với các sản phẩm, dịch vụ. Ví dụ: dấu hiệu hình quả táo và dòng máy tính của Apple; hay từ “Canon” là dấu hiệu chỉ một loại máy ảnh. Dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hay tưởng tượng là thuật ngữ không có nghĩa, ngoài việc xác định nguồn gốc của sản phẩm. Các thuật ngữ arbitrary và fanciful thường được đề cập cùng nhau, bởi vì chúng có sự phân loại giống nhau do không mô tả hàng hoá, dịch vụ với những dấu hiệu có liên quan.
Nói tóm lại, những dấu hiệu mang tính chung chung, chỉ chủng loại không được coi là có tính phân biệt và sẽ không bảo hộ theo quy định của pháp luật về hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu. Các dấu hiệu mang tính gợi ý, ngẫu nhiên hay tưởng tượng nếu có được sự khác biệt về bản chất, thì có thể được bảo hộ ngay từ lần sử dụng đầu tiên mà không cần thêm bằng chứng về quá trình sử dụng thực tế trên thương trường. Còn đối với những dấu hiệu mang tính gợi ý, mặc dù không có tính phân biệt nhưng vẫn có thể được bảo hộ nếu nó có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng, tạo được ấn tượng trong tâm trí của khách hàng, thông qua liên kết theo thời gian với một sản phẩm cụ thể. Phân loại này sau đó đã được nhiều nước áp dụng.