Khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu có thể chia thành những dạng như sau:
3.3.2.1 Nhầm lẫn giữa các dấu hiệu
Nhầm lẫn giữa các dấu hiệu (được sử dụng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ) hay còn gọi là nhầm lẫn trực tiếp. Nói chung, nhầm lẫn dạng này sẽ không thể tránh khỏi nếu như sự khác biệt giữa các dấu hiệu là quá nhỏ đến mức người tiêu dùng sẽ không chú ý hoặc bỏ qua sự khác biệt này. Do đó, nhầm lẫn giữa các dấu hiệu là do ngộ nhận giữa sản phẩm này với sản phẩm khác179. Ví dụ: khách hàng muốn mua một chai nước ngọt hiệu ABC, nhưng thực tế họ đã mua loại XYZ và vẫn cứ nghĩ rằng đó là chai nước ngọt hiệu ABC.
3.3.2.2 Nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm
Nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm hay còn gọi là nhầm lẫn gián tiếp. Theo đó, người tiêu dùng quyết định mua hàng hoá, dịch vụ vì cho rằng đó là sản phẩm của một doanh nghiệp nhất định vì khách hàng cảm thấy tin tưởng vào thương hiệu hoặc uy tín mà doanh nghiệp đó đã có trên thị trường. Nhầm lẫn loại này thường liên quan đến dấu hiệu trùng hoặc tương tự với dấu hiệu được bảo hộ. Ví dụ: khách hàng mua dầu gội đầu X vì cho rằng đó là của công ty ABC sản xuất, do họ thấy những dấu hiệu đại diện cho công ty ABC được sử dụng trên sản phẩm. Nhưng thực tế, công ty ABC không sản xuất loại dầu gội này.
3.3.2.3 Nhầm lẫn về sự liên kết kinh tế
Trong trường hợp này, người tiêu dùng vẫn có thể có khả năng phân biệt giữa các dấu hiệu hay nhà sản xuất, nhưng họ vẫn có cơ sở tin rằng các dấu hiệu này có nguồn gốc từ một liên kết kinh tế. Đây là ví dụ trong trường hợp nhãn hiệu gia đình
(family of trademarks), thường sử dụng cho một dòng sản phẩm, theo đó các dấu hiệu sẽ sử dụng một cách có hệ thống một thành phần cơ bản chung của chính chủ sở hữu;
179 Dr. Gregor Schneider (2011), Likelihood of confusion: the nature of the criterion of an "independent distinctive role, Sofia University: Office for Harmonization in the Internal Market.
bên cạnh đó sẽ xuất hiện thêm các tổ hợp dấu hiệu khác trong mỗi loại sản phẩm khác nhau. Do đó, khách hàng có thể bỏ qua bất kì trường hợp khác biệt thứ cấp nào, nếu như dấu hiệu thứ ba được xây dựng tương tự theo nguyên tắc này. Vì khách hàng tin rằng, đây đơn thuần đây là một sản phẩm mới trong một dòng sản phẩm từ cùng một chủ thể kinh doanh hoặc được chủ thể sở hữu chấp nhận hay uỷ quyền hợp pháp. Ví dụ: trong lĩnh vực quần áo thời trang, các sản phẩm cùng thương hiệu được thiết kế theo nhiều kiểu khác nhau, tuỳ vào từng loại sản phẩm cụ thể. Các doanh nghiệp sản xuất cũng thường sử dụng các nhãn phụ (bên cạnh các dấu hiệu chung của doanh nghiệp) để phân biệt các dòng quần áo khác nhau (Dr. Gregor Schneider, 2011).
3.3.2.4 Nhầm lẫn sau bán hàng
Trường hợp này, người mua hàng không bị nhầm lẫn về hàng hoá, dịch vụ hay nguồn gốc của chúng. Người mua hàng vẫn chọn đúng sản phẩm mà mình muốn mua. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn lại xảy ra với người thứ ba, đây có thể là nhóm người sử dụng sản phẩm, hay được người mua giới thiệu về sản phẩm nhưng không được trực tiếp nhìn thấy bao bì sản phẩm. Do đó, khi họ muốn mua sản phẩm đó, họ sẽ tìm mặt hàng có dấu hiệu giống hoặc tương tự với sản phẩm họ đang dùng, hoặc được giới thiệu, mặc dù hai loại này có thể có bao bì bên ngoài khác nhau. Sự nhầm lẫn này thường liên quan đến những hình ảnh tổng thể thương mại là cấu hình sản phẩm180.
Hoặc người thứ ba có thể ấn tượng đối với dấu hiệu mùi hương hay dấu hiệu âm thanh của sản phẩm mà người mua ban đầu đang sử dụng. Sau đó, người thứ ba dựa trên các dấu hiệu này để tìm mua sản phẩm, tuy nhiên, họ đã không mua đúng loại cần tìm mà nhầm lẫn khi chọn hàng hoá, dịch vụ có dấu hiệu tương tự. Đây cũng là một loại của nhầm lẫn sau bán hàng.
Như vậy, hình ảnh tổng thể thương mại chính là dấu hiệu đại diện cho uy tín, chất lượng của một sản phẩm nhất định, để khách hàng nhận biết sản phẩm. Nếu trên thị trường, xuất hiện những dấu hiệu tương tự với hình ảnh tổng thể thương mại đó sẽ gây nhầm lẫn cho khách hàng; doanh nghiệp chính hãng cũng sẽ gặp khó khăn
180 David S. Welkowitz (1999), ‘Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion’, Rutgers Law Journal, 30:289, 289-369.
trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời bị thiệt hại về doanh thu và danh tiếng. Để có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền của chủ sở hữu, yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi và áp dụng các chế tài luật định thì cần thiết phải chứng minh dấu hiệu đang xem xét trùng hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với hình ảnh tổng thể thương mại được bảo hộ. Việc đánh giá này thường dựa trên một số tiêu chí sau.
3.3.3 Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp luật Hoa Kỳ
Tại Hoa Kỳ, căn cứ pháp lý để loại trừ sự bảo hộ đối với những dấu hiệu trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với dấu hiệu được sử dụng trước và được pháp luật bảo hộ quy định tại Điều 32 (1) – Bộ luật Lanham181. Tuy nhiên, tuỳ từng toà án khi xét xử các tranh chấp cụ thể sẽ đưa ra các tiêu chí xác định vi phạm. Các tiêu chí đánh giá này chỉ đơn thuần là hướng dẫn xem các dấu hiệu đang tranh chấp có khả năng bị nhầm lẫn hay không, chứ không mang tính bắt buộc phải thực hiện. Các tiêu chí này là tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau và sẽ thay đổi tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.
Dựa theo thống kê tại Phụ lục 1, có thể thấy không phải các toà án đều áp dụng giống nhau hoàn toàn các bài đánh giá về các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận thấy, một số kiểm tra được lặp lại nhiều lần trong quá trình xét xử của các toà án khác nhau như: mức độ tương tự của các dấu hiệu; mức độ mạnh của dấu hiệu; bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn; sự tương tự của các loại hàng hoá, dịch vụ; sự tương đồng của kênh phân phối, loại hình quảng cáo; ý định của bị đơn trong việc lựa chọn dấu hiệu… USPTO cũng đã nêu bảy dấu hiệu đánh
181 Điều 32 (1) – Bộ luật Laham: “… Bất kì ai, mà không có sự đồng ý của người đăng ký
(a)sử dụng trong thương mại bất kỳ sự sao chép, giả mạo, bắt chước nào với nhãn hiệu đã đăng ký, liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào trùng hoặc liên quan đến việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn, hoặc gây hiểu lầm, hoặc lừa dối; hoặc
(b)sao chép, giả mạo, bắt chước một nhãn hiệu đã đăng ký và sử dụng các dấu hiệu sao chép, giả mạo, bắt chước đó trên nhãn dán, kí hiệu, bản in, bao bì, giấy gói, thùng đựng hoặc dự định quảng cáo được sử dụng trong thương mại hoặc liên quan đến bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc liên quan đến việc sử dụng đó có thể gây nhầm lẫn hoặc hiểu lầm hoặc lừa dối,
giá về khả năng gây nhầm lẫn trong Hướng dẫn thủ tục kiểm tra nhãn hiệu182, bao gồm: sự liên quan của hàng hoá dịch vụ, sự tương đồng của các dấu hiệu, sự tương đồng về bao bì, âm thanh, ngữ nghĩa, thiết kế và có khả năng lừa dối.
Các bài kiểm tra này không chỉ dành riêng cho trường hợp cáo buộc vi phạm nhãn hiệu, hình ảnh tổng thể thương mại mà còn liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trên thực tế, không phải tranh chấp nào cũng sử dụng tất cả các bài kiểm tra này và mỗi bài kiểm tra cũng có những chức năng khác nhau.
3.3.3.1 Mức độ tương tự của các dấu hiệu
Trong các vi phạm đối với hình ảnh tổng thể thương mại, nhãn hiệu, tiêu chí đầu tiên và chính yếu khi đánh giá là “mức độ tương tự giữa dấu hiệu” của nguyên đơn và bị đơn. Vì rất khó có khả năng người tiêu dùng bị nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm nếu như có sự khác nhau giữa các dấu hiệu đang tranh chấp. Do đó, sự giống nhau đáng kể là yếu tố tiên quyết để tìm ra khả năng gây nhầm lẫn giữa các dấu hiệu.
Việc đánh giá sự tương đồng giữa các dấu hiệu được dựa trên có thể là chữ cái, chữ số, hình hoạ, màu sắc, âm thanh, mùi hương, ý nghĩa, ấn tượng thương mại… hoặc kết hợp của chúng. Đây là các dấu hiệu được sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ nhằm tạo sự phân biệt và chỉ ra nguồn gốc của sản phẩm.
Người tiêu dùng không chỉ dựa vào những dấu hiệu đặc biệt để xác định nguồn gốc của sản phẩm. Ở một góc độ nào đó, người tiêu dùng có thể nhìn tổng quan bao bì, cấu hình và các yếu tố nổi bật trên bao bì, thùng chứa, giấy gói, nhãn hiệu của nhà sản xuất hoặc tên thương mại được sử dụng để quảng cáo tiếp thị sản phẩm để nhận diện nhà sản xuất. Nếu các doanh nghiệp đều ghi nhãn rõ ràng trên bao bì và quảng cáo về nguồn gốc hàng hoá thì sẽ loại trừ hầu hết khả năng nhầm lẫn của người tiêu dùng về cấu hình của sản phẩm.
182 Trademark now (2018), 7 Factors For Identifying Trademark Likelihood of Confusion, truy cập ngày 26/5/2019, từ https://www.trademarknow.com/blog/7-factors-for-identifying-trademark-likelihood-of- confusion.
3.3.3.2 Sức mạnh dấu hiệu của chủ sở hữu
Chủ sở hữu dấu hiệu được hiểu là những người sử dụng các dấu hiệu đó trước trên hàng hoá, dịch vụ của họ nhằm xác định nguồn gốc và phân biệt với các sản phẩm cùng loại khác. Thông thường, chủ sở hữu dấu hiệu sẽ đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoặc, nếu chủ sở hữu sử dụng liên tục dấu hiệu đó trong một khoảng thời gian vẫn được bảo hộ Nếu sau đó, người nào sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với dấu hiệu đó để gây nhầm lẫn cho khách hàng về nguồn gốc sản phẩm thì có thể bị coi là hành vi vi phạm.
Sức mạnh của dấu hiệu bao gồm cả hai yếu tố: (i) Khả năng phân biệt của dấu hiệu trong cùng lĩnh vực kinh doanh; và (ii) sức mạnh thương mại hoặc sự công nhận của thị trường.
- Dấu hiệu có tính phân biệt càng cao thì khả năng bị nhầm lẫn càng thấp so với các dấu hiệu sử dụng trên các sản phẩm cùng loại khác. Các dấu hiệu ngẫu nhiên hay tưởng tượng là những dấu hiệu có khả năng phân biệt cao, ngay từ khi được sử dụng trong thương mại (phân biệt tự thân). Còn những dấu hiệu mang tính gợi ý, mô tả mặc dù không có tính phân biệt tự thân nhưng vẫn có thể được bảo hộ, nếu nó có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Sự phân biệt của các dấu hiệu này có sự liên quan mật thiết với điều kiện thứ hai về sức mạnh của dấu hiệu. Đó là, sự công nhận của người tiêu dùng với sản phẩm.
- Một nhãn hiệu mạnh thường được biết đến rộng rãi và được nhận diện ngay lập tức từ phía người tiêu dùng, rằng một nhà sản xuất liên kết với một dấu hiệu và với một sản phẩm. Thông thường, Tòa án sẽ yêu cầu bằng chứng thực tế về sự tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm cụ thể như là nguồn chỉ dẫn trước khi cho rằng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn.
Sức mạnh của dấu hiệu không phải yếu tố trực tiếp gây ra sự nhầm lẫn nhưng ngày nay, nhiều tòa án đều coi yếu tố này là một phần không thể thiếu trong các bài kiểm tra về khả năng nhầm lẫn và là bằng chứng thực nghiệm có ảnh hưởng mạnh đến kết quả tranh chấp.
3.3.3.3 Sự nhầm lẫn thực tế
Bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế của người tiêu dùng cũng là một trong những yếu tố quan trọng được nhiều toà án sử dụng khi đánh giá các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn. Nguyên đơn có thể tập hợp nhiều bằng chứng khác nhau về sự nhầm lẫn của khách hàng để làm căn cứ trước toà, ví dụ như kết quả của một cuộc khảo sát, nhân chứng, phản ứng của người tiêu dùng bình thường, khi họ nhìn thấy dấu hiệu của nguyên đơn và bị đơn trên thị trường… Trong hầu hết các trường hợp tranh chấp, hành vi vi phạm được thiết lập bằng cách cho thấy rằng việc sử dụng dấu hiệu tương tự của bị đơn có thể khiến một số người tiêu dùng cho rằng sản phẩm của bị đơn là có nguồn gốc từ nguyên đơn hoặc có một sự liên kết kinh tế giữa hai bên. Một số tòa án đã quy trách nhiệm pháp lý cho bị đơn nếu bằng chứng khảo sát chỉ cần là 10% đến 15% khách hàng đáng tin cậy tham gia khảo sát trả lời có sự nhầm lẫn183. Trong một số trường hợp liên quan đến tranh chấp về hình ảnh tổng thể thương mại là cấu hình sản phẩm thì không yêu cầu bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế. Nguyên đơn cần chỉ ra khả năng một khách hàng bình thường cũng có thể bị nhầm lẫn. Đây là trường hợp thuộc về cạnh tranh không lành mạnh,
Một bằng chứng có thể sử dụng để bảo vệ lập luận của bị đơn, đó là, nếu sản phẩm của bị đơn được bán trong một khoảng thời gian đáng kể mà không có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế thì có thể suy luận rằng nó cũng không gây nhầm lẫn cho khách hàng trong tương lai. Thời gian này càng lâu thì càng có lợi cho bị đơn. Đây cũng là một căn cứ cần xem xét trong các tranh chấp thực tế.
3.3.3.4 Ý định của bị đơn
Mặc dù ý định của bị đơn là không cần thiết trong việc chứng minh hành vi xâm phạm, nhưng đó là một yếu tố có liên quan. Có thể hiểu, ý định của bị đơn là cách xác định yếu tố lỗi của bên vi phạm. Vào thế kỷ XIX, các bài tiêu chí đánh giá tại toà án Hoa Kỳ về ý định của bị đơn chỉ nhằm mục đích xem có yếu tố lừa dối hay không. Nhưng theo thời gian, yếu tố này đã được hiểu rộng hơn nhiều. Chỉ cần bị đơn sử
183 Dinwoodie, Graeme B.Janis, & D., Mark (2010), Trade dress and design law, New York: Aspen Publishers.
dụng các dấu hiệu tương tự với người sử dụng trước nhằm lợi dụng lợi thế thương mại của họ thì sẽ bị coi là vi phạm, mặc dù họ không có ý định lừa đảo184.
Có hai kiểu suy luận từ ý định của bị đơn khi sử dụng các dấu hiệu tương tự với dấu hiệu của nguyên đơn: (1) tạo nhầm lẫn của người tiêu dùng và (2) sử dụng bất hợp pháp danh tiếng của nhà sản xuất. Các đối thủ có thể tự do sao chép các yếu tố, như: quyền tác giả, sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp đã hết thời hạn bảo hộ. Tuy nhiên, cũng sẽ không công bằng nếu việc sao chép đó lại làm giảm giá trị thương mại của sản phẩm, để lừa dối khách hàng về nguồn gốc của hàng hóa và làm giảm uy tín của nhà sản xuất trước đó. Do đó, mục đích chính của Đạo luật Lanham là bảo hộ nhãn hiệu, hình ảnh tổng thể thương mại khỏi sự sao chép đó, nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh. Một doanh nghiệp gia nhập thị trường sau, họ có nhiều lựa chọn về hình dáng thiết kế hay bao bì sản phẩm thay vì sử dụng những yếu tố của đối thủ đã có trên thị trường, trừ khi họ cố ý để có một số lợi thế thương mại mà nguyên đơn đã xây dựng cho nguồn gốc của sản phẩm.