Chức năng cơ bản của nhãn hiệu là để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các nhà sản xuất, kinh doanh khác nhau, nên trước hết nhãn hiệu phải có khả năng tự phân biệt. Dấu hiệu tự phân biệt tức là bản thân nhãn hiệu phải mang một hoặc một số các đặc điểm riêng biệt, cá biệt tác động vào nhận thức, tạo nên ấn tượng cho người tiêu dùng, mà thông qua đó khách hàng có thể lựa chọn hàng hóa mang nhãn hiệu mà mình biết. Ấn tượng ban đầu mà người tiêu dùng có được về nhãn hiệu chính là kết quả của các dấu hiệu hàng hóa tác động lên trí nhớ của họ, ấn tượng đó có thể hình thành từ lần tiếp xúc đầu tiên hoặc qua quá trình sử dụng hàng hóa lâu dài tích lũy được.
Khoản 1 Điều 74: “Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được
tạo thành một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ…”. “Yếu tố” được hiểu là
một bộ phận của dấu hiệu, chứ không phải toàn bộ hay bản thân dấu hiệu. Nhãn hiệu có khả năng tự phân biệt nếu có một hoặc một số yếu tố tạo nên được sự “dễ nhận biết” và “dễ ghi nhớ” của nhãn hiệu [2, tr 100]. Tuy không có văn bản hướng dẫn nhưng có thể hiểu được rằng: nhãn hiệu dễ nhận biết là nhãn hiệu bao gồm các yếu tố đủ để tác động vào nhận thức, tạo nên ấn tượng riêng về nhãn hiệu đó và dễ dàng phân biệt với các nhãn hiệu khác, còn nhãn hiệu dễ ghi nhớ là nhãn hiệu mà thông qua các dấu hiệu (từ ngữ, hình ảnh…) tạo nên một ấn tượng khó quên với bất kỳ ai khi đã tiếp xúc và dễ dàng được lưu giữ trong trí
nhớ của con người.
Hiện nay, quy định của pháp luật SHTT Việt Nam về nhãn hiệu không đưa ra các quy định cụ thể một dấu hiệu như thế nào thì đạt được khả năng phân biệt và sẽ được đăng ký nhãn hiệu, mà thay vào đó là quy định các dấu hiệu loại trừ, dựa vào đó sẽ đưa ra kết luận một dấu hiệu nào đạt được khả năng phân biệt. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng tự phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau:
a. Hình và hình học đơn giản không có khả năng phân biệt, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng
Hình và hình học đơn giản được hiểu là các hình ảnh, hình vẽ, hình khối, hình học nhưng không được cách điệu hoặc không được thể hiện bằng các màu sắc độc đáo và vì vậy không gây được ấn tượng ghi nhớ, phân biệt [5, tr 242]. Những hình học phổ thông được sử dụng trong toán học như hình tròn, hình elip, tam giác, tứ giác…loại dấu hiệu này đã được sử dụng phổ biến và được nhiều người biết đến nên nó có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phân biệt nhãn hiệu. Bản thân các dấu hiệu này không có khả năng tự phân biệt, do quá đơn giản khiến cho việc nhận biết và ghi nhớ của người tiêu dùng rất hạn chế nếu không nói rằng không có khả năng ghi nhớ. Đối với dấu hiệu là hình đơn giản chỉ là các đường nét, không được thiết kế một cách khác biệt và không ấn tượng sẽ không lưu lại trong trí nhớ người tiêu dùng, không tạo được ấn tượng để họ ghi nhớ. Ngược lại những hình vẽ, hình ảnh quá rắc rối phức tạp khiến cho người tiêu dùng không dễ nhận thức và không dễ ghi nhớ được đặc điểm của hình như gồm quá nhiều hình ảnh, đường nét kết hợp hoặc chồng lên nhau, những dấu hiệu này không được sử dụng như là một nhãn hiệu.
Chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ thông dụng được hiểu là thuộc các ngôn ngữ mà tại Việt Nam được ít người biết đến. Theo quy định tại điểm 39.3 Thông tư 01/2007 thì các dấu hiệu chữ sau đây sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt:
- Ký tự thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được (không đọc được, không hiểu được, không nhớ được) như ký tự không có nguồn gốc La-tinh: chữ Ả-rập, chữ Slavơ, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Triều Tiên, chữ Thái… Đại đa số người tiêu dùng khi tiếp cận với những ký tự này đều không thể đọc được nên không hiểu được ý nghĩa, mục đích của nó là gì. Tuy những dấu hiệu này có khả năng phân biệt với các dấu hiệu khác, nhưng do khó nhận biết và ghi nhớ nên không thể có tác động sâu sắc vào trí nhớ người tiêu dùng hay nói cách khác là những dấu hiệu này không có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, khi ký tự thuộc ngôn ngữ trên đi kèm với các thành phần khác tạo nên tổng thể có khả năng phân biệt, hoặc được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác mà nhờ đó nó có khả năng gây ấn tượng mạnh đối với người tiêu dùng, khiến họ nhận biết được nó trong rất nhiều các dấu hiệu khác thì những dấu hiệu này được thừa nhận bảo hộ theo pháp luật SHTT Việt Nam.
Tại Việt Nam hiện nay, một nhãn hiệu có dấu hiệu là các chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga được coi là những ngôn ngữ thông dụng và được bảo hộ. Nếu muốn được bảo hộ các hình, hình học đơn giản, chữ cái, chữ số, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng tại Việt Nam với danh nghĩa là nhãn hiệu, người nộp đơn đăng ký phải chứng minh rằng các dấu hiệu đó đã được sử dụng như một nhãn hiệu và đã được thừa nhận một cách rộng rãi [6, tr 243].
- Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng dấu hiệu chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số, hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được như một từ - kể cả khi có kèm theo chữ số; trừ trường hợp các dấu hiệu đó được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác.
Ví dụ: dấu hiệu sử dụng ký tự B2ST yêu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
Đây là những ký tự thuộc ngôn ngữ thông dụng, người tiêu dùng có thể nhận biết và ghi nhớ, nhưng do dấu hiệu này không thể đọc được như một từ, nên dấu hiệu này bị coi là không có khả năng phân biệt, do đó không được đăng ký bảo
hộ là nhãn hiệu. Và cũng là dấu hiệu dùng các ký tự B2ST này nhưng được trình bày một cách độc đáo, ấn tượng dưới dạng đồ họa, mặc dù không đọc được như một từ bình thường nhưng sự trình bày ấn tượng đã tác động, kích thích sự nhận thức của người tiêu dùng, giúp họ có thể nhận biết và phân biệt được dấu hiệu này với các dấu hiệu khác, do vậy dấu hiệu này vẫn được đăng ký bảo hộ.
- Một tập hợp quá nhiều chữ cái hoặc từ ngữ khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ được như một dãy quá nhiều ký tự không được sắp xếp theo một trật tự, quy luật xác định hoặc một văn bản, một đoạn văn bản;
- Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng đó là một từ có nghĩa và nghĩa của từ đó đã được sử dụng nhiều và thông dụng tại Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến mức bị mất khả năng phân biệt.
b. Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến
Trường hợp này được hiểu là các cá nhân, tổ chức không được dùng các dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ được sử dụng rộng rãi làm nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình như hình chữ thập đỏ biểu tượng cho ngành y tế, năm vòng tròn lồng vào nhau biểu tượng cho thế vận hội thể thao… Đồng thời, cũng không được dùng tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào để làm nhãn hiệu, vì chúng quá chung chung và chỉ được dùng để chỉ ra chủng loại hàng hóa. Ví dụ: không được sử dụng chữ “bánh ngọt” trong Tiếng Việt cũng như chữ “cake” trong tiếng Anh để làm nhãn hiệu cho hàng hóa là bánh ngọt. Sở dĩ nhãn hiệu này sẽ bị từ chối bảo hộ vì nếu nhãn hiệu này được bảo hộ sẽ hạn chế cạnh tranh lành mạnh, hơn nữa cũng không hề tạo được tính phân biệt.
c. Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ
Các dấu hiệu này mang chức năng thông tin về chất lượng, đặc tính sản phẩm mà hoàn toàn không có chức năng phân biệt sản phẩm của chủ thể có nhãn hiệu với sản phẩm của người khác, bởi rất nhiều sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau cũng có cùng chất lượng, đặc tính, thành phần. Vì vậy, về nguyên tắc không thể dùng các dầu hiệu đó để làm nhãn hiệu, bởi điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng mà cả của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ: “cà phê hòa tan”, “trà xanh nguyên chất” không thể đăng ký là nhãn hiệu. Tuy nhiên, nếu các dấu hiệu này đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đều được chấp nhận làm nhãn hiệu. Điều này cho thấy, mặc dù sử dụng chính các dấu hiệu không có tính phân biệt nhưng thông qua quá trình sử dụng trước đó, đã được người tiêu dùng thừa nhận và có thể nhận biết nó như một nhãn hiệu thì yêu cầu đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận.
d. Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh
Các chủ thể không được dùng các dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý của chủ thể kinh doanh bao gồm các từ ngữ thể hiện loại hình tổ chức, hoạt động, tư cách chủ thể như công ty, hợp tác xã, cũng như các dấu hiệu mô tả về lĩnh vực kinh doanh như thương mại, xây dựng, may mặc… để làm nhãn hiệu. Ví dụ: Công ty A chuyên xuất và nhập khẩu hàng thủy hải sản nên không thể dùng cụm từ “thủy sản” để đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa của công ty mình, vì sẽ dẫn tới tình trạng người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hàng hóa, dịch vụ của công ty này với hàng hóa, dịch vụ của công ty khác, bởi trên thực tế không chỉ có Công ty A chuyên kinh doanh lĩnh vực này.
e. Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận
Nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ là nơi sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ tạo một địa phương với điều kiện những hàng hóa, dịch vụ này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện về địa lý độc đáo, bao gồm
yếu tố tự nhiên, con người hoặc sự kết hợp cả hai yếu tố đó [10, tr 32]. Sử dụng dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý làm nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ không được sản xuất, cung cấp tại địa phương đó sẽ làm cho người tiêu dùng hiểu lầm về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ, dẫn đến việc người tiêu dùng mua nhầm phải sản phẩm không đúng với mục đích của mình. Do vậy, việc sử dụng dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ tương tự không được chấp nhận. Tuy nhiên, trường hợp dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi như một nhãn hiệu thì việc từ chối của cơ quan đăng ký là không có căn cứ pháp lý. Hơn nữa, trường hợp dấu hiệu này đã được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận và việc sử dụng chúng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đó đương nhiên được công nhận. Trong trường hợp này sẽ không ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Chẳng hạn, một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm vải lụa tơ tằm dùng cụm từ “lụa Hà Đông” để đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của công ty. Hà Đông là nơi nổi tiếng cả nước với sản phẩm lụa tơ tằm, có truyền thống lâu đời. Với việc sử dụng cụm từ “lụa Hà Đông” để đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm lụa không được dệt tại Hà Đông sẽ làm ảnh hưởng lớn đến nhận thức của người tiêu dùng. Do vậy, việc sử dụng dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ tương tự không được chấp nhận.