Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Phần nâng cao): Phần 1

Phần 1 của ebook trình bày giám định về sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động thực thi; xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo ebook.

CôC Së H÷U TRÝ TUÖ

Dμnh cho c¸n bé thuéc c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ

(PhÇn n©ng cao)

S¶n phÈm cña dù ¸n "§μo t¹o, huÊn luyÖn vÒ

së h÷u trÝ tuÖ" do Côc Së h÷u trÝ tuÖ chñ tr× thùc hiÖn

Nhμ xuÊt b¶n khoa häc vμ kü thuËt

Hμ néi  2012

MỤC LỤC

Trang

LỜI GIỚI THIỆU Error! Bookmark not defined.

Chuyên đề 1

GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THỰC THI

1 Khái quát giám định về sở hữu trí tuệ 7

2 Thực hiện nghiệp vụ giám định về sở hữu trí tuệ 11

3 Sử dụng kết quả giám định về sở hữu trí tuệ 20

Chuyên đề 2 XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 1 Xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 27

2 Xác định hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp 41

Chuyên đề 3 ĐÁNH GIÁ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ, TÊN THƯƠNG MẠI, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH 1 Đánh giá xâm phạm quyền SHCN đối với sáng chế 48

2 Đánh giá xâm phạm quyền đối với tên thương mại 56

3 Đánh giá xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý 61

4 Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh 65

Chuyên đề 4 THỰC TIỄN XỬ LÝ CÁC VỤ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 1 Vấn đề chung 72

2 Thực tiễn thực thi xử lý xâm phạm 74

3 Xác định hành vi vi phạm và giá trị hàng hoá vi phạm 88

4 Xử lý hàng hoá vi phạm 95

5 Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG TÀI LIỆU

Lêi giíi thiÖu

Dự án “Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ” là dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn

2005  2010 (theo Quyết định số 2942/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2009) Mục tiêu của dự án là tổ chức chương trình đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ về sở hữu trí tuệ cho các nhóm đối tượng có liên quan trực tiếp đến sở hữu trí tuệ, góp phần khuyến khích hoạt động tạo dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã thiết lập một chương trình đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ mang tính đồng bộ, tổng thể, có hệ thống, được triển khai trên phạm vi cả nước, áp dụng cho 6 nhóm đối tượng chính: cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ trong các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; cán bộ thuộc các hội/hiệp hội nghề nghiệp; chủ thể sáng tạo thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu; lãnh đạo doanh nghiệp; cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý và cán bộ thuộc các

cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Bên cạnh đó, dự án cũng đã tiến hành hệ thống và chuẩn hoá các tài liệu giảng dạy, từ đó xây dựng bộ tài liệu chuẩn nhằm cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu phục vụ mục đích giảng dạy hoặc tham khảo, tự học

Hy vọng rằng bộ tài liệu này sẽ phần nào giúp các độc giả có được những thông tin cơ bản nhất liên quan đến các vấn đề của sở hữu trí tuệ, giúp độc giả tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu và công tác

Trong quá trình tổng hợp và biên soạn bộ tài liệu, tập thể tác giả và nhóm biên tập không tránh khỏi những thiếu sót Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía độc giả để có thể hoàn thiện hơn bộ tài liệu

Mọi chi tiết xin liên hệ

Cục Sở hữu trí tuệ

(Văn phòng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843, 04.38583069 (198/222); Fax: 04.35575064 Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn;

website: www.hotrotuvan.gov.vn/ www.noip.gov.vn

Xin trân trọng giới thiệu

Chuyên đề 1 GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THỰC THI

1 Khái quát giám định về sở hữu trí tuệ

1.1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của việc giám định về sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ của Việt Nam, "giám định về sở hữu trí tuệ" được hiểu là "việc tổ chức, cá nhân

sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những

vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ"(1) Những vấn đề có liên

quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói trên chỉ giới hạn ở những vấn đề về bảo

vệ (thực thi) quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

(i) Giám định về sở hữu trí tuệ gồm có 3 lĩnh vực cơ bản: a giám định

về quyền tác giả và quyền liên quan; b giám định về quyền sở hữu công nghiệp; c giám định về quyền đối với giống cây trồng(2)

Riêng lĩnh vực giám định về quyền sở hữu công nghiệp bao gồm 4

chuyên ngành sau đây: a chuyên ngành giám định sáng chế và thiết kế bố

trí mạch tích hợp bán dẫn; b chuyên ngành giám định kiểu dáng công nghiệp; c chuyên ngành giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; d chuyên ngành giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác(3)

(3) Điểm I.1 Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ

(ii) Giám định về sở hữu trí tuệ được hiểu là việc đánh giá, kết luận về

4 nội dung sau đây(1)  gọi là "nội dung giám định":

 Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ ("giám định tình trạng bảo hộ");

 Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi

là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không ("giám định yếu tố xâm phạm");

 Xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/gây nhầm lẫn/khó phân biệt/sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ ("giám định tính tương tự");

 Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ; xác định giá trị thiệt hại ("giám định giá trị")

Nội dung giám định chỉ gồm có 4 nội dung nói trên mà không bao

gồm việc đánh giá, kết luận về một hành vi có hay không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp(2) Việc đánh giá, kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do đó thuộc

về trách nhiệm của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Kết luận giám định về sở hữu trí tuệ được thể hiện dưới hình thức văn bản gọi là "văn bản kết luận giám định", là một trong những sản phẩm giám định của tổ chức/cá nhân giám định sở hữu trí tuệ Kết luận giám

định trong vụ việc tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có giá trị

tham khảo chuyên môn đối với các cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên

quan mà không có hiệu lực bắt buộc thi hành (không phải là văn bản hành chính) đối với các cơ quan/các bên đó Cụ thể là, cơ quan thực thi có thể dựa vào kết luận giám định về yếu tố xâm phạm (điều kiện cần) và các thông tin, dữ liệu khác hành vi sử dụng yếu tố xâm phạm đó (điều kiện đủ)

để tự mình đánh giá, kết luận về hành vi xâm phạm và chịu trách nhiệm pháp lý đối với kết luận của mình Trong thủ tục thực thi, văn bản kết luận

(1) Khoản 1 Điều 39 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

(2) Khoản 1 Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

giám định được coi là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan thực thi

giải quyết vụ việc(1)

Với vai trò như trên, việc giám định về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa là một yếu tố bổ trợ đắc lực cho việc kết luận và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, là một khâu quan trọng hỗ trợ cho công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách có hiệu quả

1.2 Quy trình giám định về sở hữu trí tuệ

Quy trình tổng quát để tiến hành giám định về sở hữu trí tuệ gồm 4

công đoạn cơ bản sau đây: tiếp nhận đơn yêu cầu/trưng cầu giám định  thụ lý hồ sơ giám định  thực hiện các nội dung giám định  xử lý kết quả giám định

(i) Công đoạn tiếp nhận đơn giám định:

 Cách thức nộp đơn: đơn có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện;

 Kiểm tra, phân loại đối tượng giám định: đối tượng giám định có

thể là tài liệu và/hoặc mẫu vật, được nộp kèm theo đơn giám định Mẫu vật không được chứa nguy cơ (dễ cháy, nổ, độc hại ) hoặc đòi hỏi điều kiện bảo quản đặc biệt (vật thể sống, chất cần bảo quản ở nhiệt độ cao

hoặc thấp, mẫu vật quá lớn, mẫu vật cần dụng cụ chứa riêng )

 Đánh dấu nguyên trạng đối với mẫu vật/tài liệu: phục vụ việc nhận dạng, tạo căn cứ chứng minh rằng việc giám định được thực hiện đối với tài liệu/mẫu vật do người nộp đơn cung cấp mà không bị thay đổi;

 Thu phí cơ bản (bao gồm phí nộp đơn và phí thụ lý hồ sơ giám

định), lập hồ sơ giám định để phục vụ cho công việc tiếp theo

(ii) Công đoạn thụ lý hồ sơ giám định:

 Đánh giá sự phù hợp của yêu cầu/trưng cầu giám định:

Hồ sơ giám định bị coi là không phù hợp trong các trường hợp sau:

(1) Khoản 1 Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ

+ Lĩnh vực/chuyên ngành/đối tượng giám định không phù hợp;

+ Mục đích giám định không phù hợp(1);

+ Nội dung giám định không phù hợp

 Đánh giá sự hợp lệ của yêu cầu giám định:

Hồ sơ giám định bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: + Người nộp đơn không có quyền yêu cầu/trưng cầu giám định; + Đơn giám định còn thiếu một trong các tài liệu bắt buộc phải có; + Tài liệu trong đơn giám định không rõ ràng, có ngờ vực về tính pháp lý hoặc không đủ thể hiện bản chất đối tượng/sự việc;

+ Có sự không nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa mục đích, nội dung và

đối tượng (lĩnh vực) giám định

(iii) Công đoạn thực hiện các nội dung giám định:

Các nội dung giám định được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

 Phù hợp với yêu cầu/trưng cầu giám định;

 Dựa trên các căn cứ pháp luật hiện hành thích hợp;

 Sử dụng phương pháp và kỹ thuật thực hiện phù hợp

(iv) Công đoạn xử lý kết quả và đưa ra kết luận giám định:

 Xây dựng các sản phẩm giám định;

 Quyết toán phí giám định;

 Bảo quản hồ sơ giám định, lưu trữ dữ liệu giám định và các công việc khác

(1) Mục đích giám định chỉ giới hạn ở những vấn đề về bảo vệ (thực thi) quyền sở hữu trí

tuệ, bao gồm:

 Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do người thứ ba thực hiện;

 Phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

 Xem xét hiệu lực hoặc phạm vi bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh/xác lập;

 Mục đích khác phục vụ việc bảo vệ (thực thi) quyền sở hữu trí tuệ

2 Thực hiện nghiệp vụ giám định về sở hữu trí tuệ

2.1 Giám định tình trạng bảo hộ

(i) Kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng chứng minh căn cứ phát sinh/xác lập quyền được bảo hộ đối với sáng chế/thiết kế

bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý (bản gốc hoặc bản

sao Văn bằng bảo hộ/Giấy chứng nhận đăng ký/bản công bố Đăng ký quốc tế nhãn hiệu, tài liệu thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu/Quyết định đăng bạ chỉ dẫn địa lý, các tài liệu khác thể hiện bản chất, nội dung của đối tượng được bảo hộ )

Phương pháp thực hiện:

 Tra cứu thông tin gốc về đối tượng được bảo hộ: nguồn tư liệu được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ; cơ sở dữ liệu riêng của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ;

 So sánh, đối chiếu thông tin về đối tượng được bảo hộ với thông tin gốc tương ứng; nhận định về mức độ phù hợp, thống nhất với thông tin gốc (ii) Xác minh việc có hay không có quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh/xác lập một cách hợp pháp đối với đối tượng được coi là sáng chế/ thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý được đề cập tới trong vụ việc giám định:

Đối với các loại quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, đối tượng được bảo hộ được xác định theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ và các tài liệu kèm theo giấy chứng nhận đăng

 Nhận định, đánh giá về tính hợp pháp của việc phát sinh/xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được xem xét

(iii) Kiểm tra hiệu lực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh/xác lập đối với sáng chế/ thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý, gồm thời hạn bảo hộ, tình trạng duy trì/gia hạn, chấm dứt/huỷ

bỏ hiệu lực, lãnh thổ bảo hộ, tình trạng chuyển giao/chuyển nhượng Phương pháp thực hiện:

 Tra cứu thông tin gốc về đối tượng được bảo hộ: nguồn tư liệu được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ; cơ sở dữ liệu riêng của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ;

 Xác định hiệu lực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được xem xét: số/ngày cấp văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận đăng ký , tên/địa chỉ của chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, thời hạn hiệu lực bảo hộ, tình trạng duy trì/gia hạn/chấm dứt/huỷ bỏ/chuyển giao/chuyển nhượng quyền

(iv) Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công

nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý, cụ thể là xác định giới hạn nội dung (bản

chất) của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong Văn bằng

bảo hộ/Đăng bạ quốc gia, quốc tế liên quan/tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh/xác lập quyền sở hữu trí tuệ:

 Phạm vi bảo hộ (phạm vi quyền sở hữu công nghiệp) đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý được xác định theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ(1)

 Phạm vi bảo hộ sáng chế(2): tập hợp các đặc điểm (dấu hiệu) kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định được đối tượng (giải pháp kỹ thuật), để

(1) Điều 16.1 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, được sửa đổi,

bổ sung theo Nghị định số 122/2010/ NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ  sau đây gọi tắt là "Nghị định 103"; Điều 8.2, Điều 9.2, Điều 10.2, Điều 11.2, Điều 12.2 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

(2) Điểm 23.6.d), Điểm 25.5.d)(i) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là "Thông tư 01")

đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng với đối tượng đã biết Trong đó, đặc điểm (dấu hiệu) kỹ thuật cơ bản của đối tượng (giải pháp kỹ thuật) có thể là đặc điểm về chức năng, công dụng, cấu tạo, liên kết, thành phần cùng với các đặc điểm (dấu hiệu) cơ bản khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định bản chất (nội dung) của đối tượng;

 Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp(1): tập hợp các đặc điểm tạo dáng (cơ bản) cần và đủ để xác định bản chất kiểu dáng công nghiệp , bao gồm các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết Trong đó, đặc điểm tạo dáng của một kiểu dáng công nghiệp là yếu tố thể hiện dưới dạng đường nét, hình khối, màu sắc, tương quan vị trí/kích thước; đặc điểm tạo dáng cơ bản là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết/ghi nhớ, cần và đủ để xác định kiểu dáng công nghiệp và phân biệt kiểu dáng công nghiệp với kiểu dáng công nghiệp khác dùng cho sản phẩm cùng loại;

 Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu(2): gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá/dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam Trong

đó, nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, chữ số,

từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều, hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc một số màu sắc nhất định;

 Phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý(3): được xác định tại Quyết định đăng

bạ chỉ dẫn địa lý, gồm: tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý; sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó; bản đồ khu vực địa

lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý

(1) Điểm 33.5.g), Điểm 33.7.a), c) Thông tư 01

(2) Điều 11.2 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, Điểm 39.2.a) Thông tư 01

(3) Điều 106.1 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 12.2 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, Điểm 45.3a)

Thông tư 01

Phương pháp thực hiện:

 Thực hiện các công việc (i), (ii), (iii) mục này;

 Phân tích, tổng hợp phạm vi bảo hộ dưới dạng chuẩn tắc (công thức

bảo hộ)

2.2 Giám định tính tương tự

(i) Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây

trồng (xem mục a về "giám định tình trạng bảo hộ")

(ii) So sánh đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ Phương pháp thực hiện:

 Định vị yếu tố được xem xét (có thể là đối tượng được xem xét hoặc

nằm lẫn với các yếu tố khác thuộc đối tượng được xem xét) nhằm xác định

phạm vi (giới hạn) tồn tại của đối tượng phục vụ việc so sánh với đối

tượng được bảo hộ;

 Phân tích, tổng hợp các đặc điểm (dấu hiệu) tạo thành nội dung (bản chất) đối tượng được xem xét (tương ứng với các đặc điểm/dấu hiệu

thuộc công thức bảo hộ) dưới dạng chuẩn tắc (công thức xác định yếu tố được xem xét);

 So sánh nội dung (bản chất) của hai đối tượng theo các tiêu chí phù

hợp với sự bổ trợ của quy định pháp luật, các lý thuyết/luận thuyết thích hợp về quy tắc, tiêu chuẩn đánh giá tính tương tự đối với mỗi loại quyền

sở hữu trí tuệ cụ thể;

 Tham khảo án lệ/tiền lệ về các vụ việc có bản chất giống/tương tự ở

trong nước/nước ngoài (các cơ sở dữ liệu riêng được sử dụng tại Viện

Khoa học sở hữu trí tuệ)

2.3 Giám định yếu tố xâm phạm

Đối tượng được xem xét chỉ bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi đó là đối tượng của hành vi bị coi là xâm phạm; nói cách khác, nếu hành vi sử dụng đối tượng được xem xét không phải là hành vi xâm

phạm (hành vi thuộc các trường hợp ngoại lệ không bị coi là hành vi xâm

phạm) thì trong bất kỳ trường hợp nào đối tượng đó cũng không phải là

yếu tố xâm phạm Do việc giám định về sở hữu trí tuệ bao gồm việc giám định yếu tố xâm phạm mà không bao gồm việc đánh giá hành vi sử dụng yếu tố có phải là hành vi xâm phạm hay không, việc đưa ra kết luận về yếu

tố xâm phạm được tiến hành trên cơ sở giả định hành vi sử dụng yếu tố bị

xem xét là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (xem mục 3)

Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý được xác định như sau:

(i) Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế có thể thuộc một trong

các dạng sau đây(1): sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm trùng hoặc

tương đương với sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm thuộc phạm

vi bảo hộ sáng chế; quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc

phạm vi bảo hộ sáng chế; sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm được sản xuất theo quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế

(ii) Yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán

dẫn có thể thuộc một trong các dạng sau đây(2): thiết kế bố trí được tạo ra

do sao chép trái phép thiết kế bố trí được bảo hộ; mạch tích hợp bán dẫn

được tạo ra một cách trái phép theo thiết kế bố trí được bảo hộ; sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm gắn mạch tích hợp bán dẫn nói trên

(iii) Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp(3) là sản phẩm hoặc phần của sản phẩm mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ Trong đó, kiểu dáng

công nghiệp của một sản phẩm (phần sản phẩm) chỉ bị coi là không khác

biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ khi kiểu dáng công

nghiệp đó là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công

nghiệp được bảo hộ

(1) Điều 8.1 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

(2) Điều 9.1 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

(3) Điều 10.1, 10.3, 10.4 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

Sản phẩm, phần sản phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hợp đã được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao

(gần như không thể phân biệt được sự khác biệt) của kiểu dáng công

nghiệp của chủ sở hữu khác đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó;

 Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ của người khác

(iv) Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu(1) là dấu hiệu gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển

hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ

Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

 Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn

trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về

cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

(1) Điều 11.1, Điều 11.3, Điều 11.4, Điều 11.5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

 Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự

về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ

Riêng đối với nhãn hiệu nổi tiếng, dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là yếu

tố xâm phạm nếu: dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng; và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự, không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng

Trường hợp sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc khó phân

biệt về tổng thể cấu tạo và cách trình bày so với nhãn hiệu được bảo hộ

cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại thuộc phạm vi bảo hộ thì bị coi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu

(v) Yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý(1) được thể hiện dưới dạng dấu hiệu gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch

vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện

kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với chỉ dẫn

địa lý được bảo hộ

Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với chỉ dẫn địa lý và so sánh sản phẩm mang dấu hiệu bị nghi ngờ với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ dựa trên các căn cứ sau đây:

 Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với chỉ dẫn địa lý nếu giống với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách

(1) Điều 12.1, Điều 12.3, Điều 12.4 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

phát âm, phiên âm đối với chữ cái, ý nghĩa hoặc về hình ảnh, biểu tượng thuộc phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý; một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý nếu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý đó về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, ý nghĩa hoặc về hình ảnh, biểu tượng thuộc phạm vi bảo

hộ của chỉ dẫn địa lý;

 Sản phẩm mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, trong đó sản phẩm bị coi là trùng hoặc tương tự nếu giống nhau hoặc tương tự nhau về bản chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ;

 Riêng đối với rượu vang, rượu mạnh, dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa

lý được bảo hộ, kể cả thể hiện dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc kèm theo các từ "loại", "kiểu", "dạng", "phỏng theo" hoặc những từ tương tự như vậy được sử dụng cho sản phẩm trùng hoặc tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nhưng không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cũng bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

Trường hợp sản phẩm mang dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt về

tổng thể cấu tạo và cách trình bày so với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho

sản phẩm cùng loại thuộc phạm vi bảo hộ thì bị coi là hàng hoá giả mạo chỉ dẫn địa lý

Việc giám định yếu tố xâm phạm (với giả định có tồn tại hành vi xâm

phạm) được thực hiện như sau:

(i) Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công

nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý (xem mục a "giám định tình trạng bảo

(iii) Đồng thời, đánh giá các điều kiện khác, với sự bổ trợ của các lý thuyết, luận thuyết thích hợp về quy tắc, tiêu chuẩn đánh giá yếu tố xâm phạm đối với mỗi loại quyền sở hữu trí tuệ cụ thể, tham khảo án lệ/tiền lệ

về các vụ việc có bản chất giống/tương tự ở trong nước/nước ngoài (các

cơ sở dữ liệu riêng được sử dụng tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ), từ đó

đưa ra kết luận đối tượng được xem xét có phải là/có chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý tương ứng hay không:

Ví dụ các điều kiện khác có thể là:

 Công thức bảo hộ có chứa các đặc điểm (thành phần) tạo thành hoặc có vai trò quyết định bản chất (nội dung) của đối tượng được bảo hộ (sáng chế) nhưng không có mặt trong công thức xác định yếu tố được xem

xét hay không? Nếu có, yếu tố được xem xét không phải là yếu tố xâm

phạm; nếu không, căn cứ kết quả so sánh mức độ tương tự (mục (ii)) để

kết luận về yếu tố xâm phạm;

Ví dụ 1: Sáng chế được bảo hộ (A) có tập hợp các đặc điểm cơ bản là

(a, b, c, d);

Nếu đối tượng được xem xét (B) có tập hợp các đặc điểm cơ bản là (b,

c, d), không có (a) → (B) không phải là yếu tố xâm phạm đối với (A); Nếu đối tượng được xem xét (B) có tập hợp các đặc điểm cơ bản là (a, b’, c, d), trong đó (b’) tương đương với (b) → (B) là yếu tố xâm phạm đối với (A)

 Công thức xác định yếu tố được xem xét có chứa các đặc điểm

(thành phần) không có mặt trong công thức bảo hộ (sáng chế) hay không? + Nếu đặc điểm (thành phần) không có mặt đó là đặc điểm (thành

phần) tạo thành hoặc có vai trò quyết định bản chất (nội dung) của đối

tượng được xem xét thì đó là đặc điểm "khác biệt" so với công thức bảo

hộ, đồng thời trong công thức bảo hộ vẫn có tồn tại đặc điểm (thành phần)

"cơ bản" không có mặt trong công thức xác định yếu tố được xem xét, thì yếu tố được xem xét không bị coi là yếu tố xâm phạm

Ví dụ 2: Sáng chế được bảo hộ (A) có tập hợp các đặc điểm cơ bản là

(a, b, c, d)

Nếu đối tượng được xem xét (B) có tập hợp các đặc điểm cơ bản là (b,

c, d, e), không có (a), có thêm (e) → (B) không phải là yếu tố xâm phạm đối với (A)

+ Nếu tập hợp (tất cả) các đặc điểm (thành phần) "cơ bản" thuộc công

thức bảo hộ đều hiện diện trên yếu tố được xem xét dưới dạng trùng/tương đương, mặc dù trên yếu tố được xem xét vẫn có mặt đặc điểm "khác biệt" nói trên, thì yếu tố được xem xét bị coi là yếu tố xâm phạm

Ví dụ 3: Sáng chế được bảo hộ (A) có tập hợp các đặc điểm cơ bản là

(a, b, c, d)

Nếu đối tượng được xem xét (B) có tập hợp các đặc điểm cơ bản là (a, b’, c, d, e), trong đó (B) có thêm (e), (b’) tương đương (b) → (B) bị coi là yếu tố xâm phạm đối với (A)

+ Nếu đặc điểm (thành phần) không có mặt đó là đặc điểm (thành

phần) không tạo thành hoặc không có vai trò quyết định bản chất (nội dung) của đối tượng được xem xét, đặc điểm đó bị coi là "thừa" và bị loại

bỏ (không giám định)

3 Sử dụng kết quả giám định về sở hữu trí tuệ

Như đã đề cập ở trên, kết luận giám định về sở hữu trí tuệ được coi là một nguồn chứng cứ thể hiện ý kiến chuyên gia về các nội dung như "tình trạng bảo hộ", "tính tương tự", "yếu tố xâm phạm" nhằm phục vụ việc đánh giá, kết luận về một hành vi có phải là hành vi xâm phạm quyền sở

hữu trí tuệ hay không Nói cách khác, sự tồn tại yếu tố xâm phạm (thông

qua việc giám định yếu tố xâm phạm) được coi là "điều kiện cần" để cấu thành hành vi xâm phạm, các điều kiện khác liên quan tới hành vi sử dụng yếu tố xâm phạm được coi là "điều kiện đủ" để cấu thành hành vi xâm phạm

3.1 Giám định yếu tố xâm phạm: đánh giá điều kiện cần

Để khẳng định một hành vi là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý được bảo hộ phải có đầy đủ các căn cứ sau đây(1):

(1) Điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP

(i) Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo

hộ quyền sở hữu trí tuệ

(ii) Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét

(iii) Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền

sở hữu trí tuệ và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản 2 Điều 137, Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ

(iv) Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam

Theo quy định nói trên, các căn cứ (i) và (ii) thuộc phạm vi giám định

yếu tố xâm phạm Cụ thể là, thông qua việc giám định yếu tố xâm phạm sẽ

xác định đối tượng bị xem xét có hay không phù hợp với đối tượng được bảo hộ là sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý, và đối tượng bị xem xét có hay không phải là yếu tố xâm phạm hoặc chứa yếu tố xâm phạm

Các căn cứ (iii) và (iv) không thuộc phạm vi giám định yếu tố xâm phạm mà chỉ là điều kiện giả định để coi đối tượng bị xem xét là yếu tố

xâm phạm (nếu có) Tuy nhiên, chỉ khi có tồn tại yếu tố xâm phạm theo

căn cứ (i) và (ii), tức là khi việc giám định cho kết quả là đối tượng bị xem

xét là yếu tố xâm phạm hoặc có chứa yếu tố xâm phạm, thì hành vi sử

dụng yếu tố đó kèm theo các căn cứ (iii) và (iv) mới bị coi là hành vi xâm phạm Nếu không tồn tại yếu tố xâm phạm (đối tượng được xem xét khác biệt hoặc không thuộc phạm vi bảo hộ đối với đối tượng được bảo hộ) thì

không cần phải xem xét các căn cứ (iii) và (iv) vì hành vi sử dụng yếu tố không bị coi là hành vi xâm phạm Nói cách khác, sự tồn tại yếu tố xâm

phạm (thông qua việc giám định yếu tố xâm phạm) được coi là "điều kiện

tiếp tục xem xét các "điều kiện đủ" sau đây để kết luận hành vi sử dụng yếu tố đó có hay không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:

(i) Bản chất (nội dung) của hành vi: Hành vi bị xem xét có hay không thuộc một trong các loại hành vi sử dụng sau đây đối với sáng chế/thiết kế

bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý được bảo hộ(1)

 Sử dụng sáng chế là việc thực hiện các hành vi sau đây: sản xuất

sản phẩm được bảo hộ; áp dụng quy trình được bảo hộ; khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ; lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ; nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ

 Sử dụng thiết kế bố trí là việc thực hiện các hành vi sau đây: sao

chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế bố trí được bảo hộ; bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ; nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ

 Sử dụng kiểu dáng công nghiệp là việc thực hiện các hành vi sau

đây: sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ; lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ; nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

 Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây: gắn nhãn

hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh,

(1) Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ

phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ

 Sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc thực hiện các hành vi sau đây: gắn

chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hoá có mang chỉ dẫn địa

lý được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Cần lưu ý rằng hành vi "lưu thông" nói trên bao gồm cả hành vi bán,

trưng bày để bán và vận chuyển sản phẩm(1)

(ii) Nơi thực hiện hành vi: Hành vi sử dụng yếu tố xâm phạm có hay

không xảy ra trong phạm vi lãnh thổ bảo hộ

Phạm vi lãnh thổ bảo hộ đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý là Việt Nam

Cần lưu ý rằng hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam(2)

(iii) Thời gian thực hiện hành vi: Hành vi sử dụng yếu tố xâm phạm

có hay không xảy ra trong thời hạn bảo hộ

Thời hạn bảo hộ đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý được xác định theo văn bằng bảo hộ đối tượng quyền sở hữu công nghiệp tương ứng

Cần lưu ý rằng thời hạn bảo hộ nói trên có thể thay đổi tuỳ thuộc tình trạng duy trì/gia hạn/chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng quyền sở hữu công nghiệp tương ứng

(iv) Chủ thể thực hiện hành vi: Chủ thể thực hiện hành vi sử dụng yếu

tố xâm phạm có hay không phải là người không có quyền ngoại lệ (có hay

không thuộc các trường hợp bị cấm thực hiện hành vi)(1)

(1) Điều 21.1 Nghị định 103/2006/NĐ-CP

(2) Điều 5.4 Nghị định 105/2006/NĐ-CP