Khóa luận tốt nghiệp: Thỏa thuận đồng nhãn hiệu và ý nghĩa trong giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu

Nhãn hiệu có tính phân biệt nếu được tạo nên từ những yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không rơi vào các trường hợp 1 mô tả đặc điểm, tính chất của hàng hóa, dịch vụ hoặc mô tả hình th

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

NGUYỄN KHẮC THU

THỎA THUẬN ĐỒNG NHÃN HIỆU VÀ Ý NGHĨA TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ NHÃN HIỆU

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trần Kiên

HÀ NỘI – 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Khóa luận là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các kết quả nêu trong Khóa luận chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác Các

số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Khóa luận đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực

Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Khóa luận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 30/04/2018

NGƯỜI CAM ĐOAN

Nguyễn Khắc Thu

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Phần 1 Các vấn đề lý luận về thỏa thuận đồng nhãn hiệu 5

1.1 Khái quát về nhãn hiệu và thỏa thuận đồng nhãn hiệu 5

1.1.1 Khái quát về nhãn hiệu 5

1.1.2 Khái quát về pháp luật bảo hộ nhãn hiệu 8

1.1.3 Định nghĩa thỏa thuận đồng nhãn hiệu 10

1.2 Mục đích và chức năng của thỏa thuận đồng nhãn hiệu 14

1.2.1 Mục đích 14

1.2.2 Chức năng của thỏa thuận đồng nhãn hiệu 15

1.3 Ý nghĩa của thỏa thuận đồng nhãn hiệu 17

1.3.1 Một thực trạng về sự cùng tồn tại những dấu hiệu (nhãn hiệu chưa đăng ký) tương tự nhau 17

1.3.2 Thỏa thuận đồng nhãn hiệu giúp giải quyết tranh chấp với chi phí thấp 20

1.3.3 Thỏa thuận đồng nhãn hiệu giúp thiết lập trạng thái cùng tồn tại cần thiết giữa những nhãn hiệu giống nhau 21

1.4 Đặc điểm chung của thỏa thuận đồng nhãn hiệu 25

1.4.1 Về vị thế đàm phán giữa các bên giao kết hợp đồng 25

1.4.2 Về nội dung của thỏa thuận đồng nhãn hiệu 26

1.4.3 Liên quan tới trật tự công 26

1.4.4 Liên quan tới chủ thể kinh doanh thứ ba 27

1.5 Cơ sở lý luận của thỏa thuận đồng nhãn hiệu 28

1.5.1 Quyền tự do ý chí, tự do giao kết hợp đồng 28

1.5.2 Nguyên tắc cân bằng lợi ích 32

Phần 2 Thỏa thuận đồng nhãn hiệu và các vấn đề pháp lý 42

2.1 Giao kết thỏa thuận đồng nhãn hiệu 42

2.1.1 Vấn đề bình đẳng và tự nguyện của bên yếu thế trong giao kết thỏa thuận

đồng nhãn hiệu 42

2.1.2 Nội dung cơ bản hay điều khoản cơ bản của thỏa thuận đồng nhãn hiệu 45

2.2 Các điều khoản nên có trong một thỏa thuận đồng nhãn hiệu 48

2.2.1 Quy định của pháp luật Việt Nam về thỏa thuận đồng nhãn hiệu 48

2.2.2 Các điều khoản cụ thể 50

2.3 Hiệu lực của thỏa thuận 57

2.3.1 Liên quan đến luật cạnh tranh 57

2.3.2 Sức khỏe cộng đồng 73

2.4 Tác động của thỏa thuận đến quyền SHTT đối với nhãn hiệu được bảo hộ 74

2.4.1 Sử dụng thỏa thuận để thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 74

2.4.2 Mối quan hệ giữa hiệu lực thỏa thuận và hiệu lực văn bằng bảo hộ 78

2.4.3 Tác động của thỏa thuận đến tính độc đáo của nhãn hiệu hay mức độ bảo vệ nhãn hiệu 81

2.4.4 Chuyển giao quyền sử dụng và quyền sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ dựa trên cơ sở thỏa thuận 82

Phần 3 Khuyến nghị xây dựng pháp luật 84

3.1 Về thừa nhận và thẩm định nội dung thỏa thuận 85

3.2 Về xử lý trật tự công cộng liên quan đến thỏa thuận 85

3.3 Về giải quyết vấn đề hiệu lực của văn bằng bảo hộ 85

3.4 Sửa đổi quy định pháp luật để bảo vệ dấu hiệu có danh tiếng 86

Tổng kết 94

Danh mục tài liệu tham khảo 98

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong thực tiễn kinh doanh, có nhiều trường hợp hai doanh nghiệp khác nhau cùng sử

dụng một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau cho cùng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ

(gọi tắt là sản phẩm) Với nguyên tắc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, những trường hợp đó

khả năng cao đều dẫn tới tranh chấp và xung đột lợi ích giữa các chủ thể Chẳng hạn như

khi chủ sở hữu nhãn hiệu biết được có người khác sử dụng dấu hiệu giống với nhãn hiệu

của mình cho sản phẩm giống với sản phẩm của mình thì rất có thể họ sẽ sử dụng những

biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự để ngăn chặn hành vi của bên kia Hoặc khi một

chủ thể muốn đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu mình đã sử dụng từ lâu nhưng phát hiện ra đã

có người đăng ký trước thì họ đành từ bỏ (thay đổi) nhãn hiệu đã quen thuộc Những tranh

chấp như vậy nếu hòa giải được theo hướng win – win cả hai cùng có lợi thì sẽ tiết kiệm

chi phí cho nhiều bên như các chủ thể có tranh chấp, cơ quan giải quyết tranh chấp, người

tiêu dùng

Một trong những biện pháp giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu mà giữ được quyền sử

dụng nhãn hiệu của nhiều bên là thỏa thuận đồng nhãn hiệu (trademark coexistence

agreement) hay một dạng đơn giản của nó là thư đồng ý (letter of consent) Thỏa thuận này

nhằm cho phép nhiều chủ thể cùng sử dụng những nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau cho

hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau mà nếu không có các biện pháp được thiết lập

bởi thỏa thuận, những nhãn hiệu trên sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu đã được sử dụng để giải quyết tranh chấp và được tòa án

công nhận hiệu lực pháp lý ở nhiều quốc gia Nghiên cứu về biện pháp giải quyết tranh

chấp mang tính hòa giải này có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn trong việc cân bằng lợi

ích giữa chủ thể nắm quyền sở hữu nhãn hiệu và các chủ thể khác, tiết kiệm chi phí cho

nhiều bên, đặc biệt là trong bối cảnh pháp luật Việt Nam không có biện pháp nhằm cho

Formatted: Font: Not Bold

phép nhiều chủ thể cùng sử dụng nhãn hiệu giống nhau “đến mức gây nhầm lẫn” một cách độc lập, không phụ thuộc vào ý chí của nhau

2 Tình hình nghiên cứu

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu là vấn đề mới với giới khoa học pháp lý Việt Nam Ở Việt Nam hiện nay, với khả năng tìm kiếm của tác giả, chưa có công trình nào nghiên cứu về thỏa thuận đồng nhãn hiệu hay thậm chí một dạng thức đơn giản của nó là thư đồng ý Ở nhiều quốc gia nơi thỏa thuận đồng nhãn hiệu được sử dụng trong thực tiễn, nó cũng không được giới học giả quan tâm nhiều (ngoại trừ Hoa Kỳ) Những công trình nghiên cứu về chủ

đề này mà tác giả tìm được là luận văn thạc sĩ “Trademark Coexistence Agreements in the

EU from an Interdisciplinary Perspective” năm 2009 của Marie Martens Lawsen và Linn

Kjeserud ở Aarhus School of Business đánh giá về hiệu quả kinh tế của thỏa thuận đồng

nhãn hiệu áp dụng trong châu Âu; luận văn thạc sĩ “Trademark Co-Existence Agreements

in the Perspective of EU Competition Law” năm 2012 của Carin Thomsen ở Gothenburg

School of Business, Economics and Law đánh giá về sự tương thích giữa thỏa thuận đồng

nhãn hiệu với luật cạnh tranh của châu Âu; và một vài bài báo trên các tạp chí khoa học Các học giả Trung Quốc những năm gần đây có nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề này nhưng vì khó khăn ngôn ngữ nên khóa luận không thể tận dụng được các công trình đó

3 Mục tiêu, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu là đưa ra một biện pháp khả thi để nhiều hơn một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau dùng cho những hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau có thể được cấp văn bằng bảo hộ mà: (1) không gây ra những xung đột trong hoạt động kinh doanh của mỗi chủ sở hữu nhãn hiệu, từ đó phòng ngừa những vụ kiện về xâm phạm nhãn hiệu xảy ra; (2) không xâm phạm đến các trật tự công

Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu là:

(i) Nghiên cứu mục đích, ý nghĩa, cơ sở lý luận của thỏa thuận đồng nhãn hiệu

(ii) Nghiên cứu những nội dung đặc trưng của một thỏa thuận đồng nhãn hiệu

(iii) Nghiên cứu những hạn chế của một thỏa thuận đồng nhãn hiệu

(iv) Nghiên cứu sự tương thích với pháp luật Việt Nam hiện nay của một thỏa thuận đồng nhãn hiệu

(v) Khuyến nghị nhằm xây dựng quy định pháp luật điều chỉnh thỏa thuận đồng nhãn hiệu

4 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của khóa luận là chế định về hợp đồng trong pháp luật Việt Nam; các chế định về xác lập, thực thi, bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam; chế định về cạnh tranh không lành mạnh và thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật Việt Nam; quy định pháp luật hoặc thực tiễn của một số quốc gia, tổ chức quốc tế về những chế định trên liên quan đến thỏa thuận đồng nhãn hiệu

5 Kết cấu của khóa luận

Nội dung của khóa luận gồm ba phần và một mục tổng kết:

Phần 1 Các vấn đề lý luận về thỏa thuận đồng nhãn hiệu bao gồm những vấn đề lý

luận cơ bản về nhãn hiệu, mục đích, ý nghĩa của nhãn hiệu; định nghĩa thỏa thuận đồng nhãn hiệu, ý nghĩa của thỏa thuận đồng nhãn hiệu và cơ sở lý luận của thỏa thuận đồng

nhãn hiệu

Phần 2 Thỏa thuận đồng nhãn hiệu và các vấn đề pháp lý bao gồm những vấn đề

pháp lý cần quan tâm về một loại hợp đồng đặc thù là thỏa thuận đồng nhãn hiệu như: giao kết thỏa thuận; nội dung của thỏa thuận; sự tương thích của các điều khoản trong thỏa thuận với quy định của pháp luật; ảnh hưởng của thỏa thuận với nhãn hiệu được bảo hộ dựa trên thỏa thuận; trong mỗi nội dung đều lồng ghép kinh nghiệm của các quốc gia khác trên thế

giới

Phần 3 Khuyến nghị xây dựng pháp luật bao gồm những khuyến nghị để xây dựng

các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ liên quan đến thỏa thuận đồng nhãn hiệu và bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ thể khác sử dụng dấu hiệu (nhãn hiệu chưa đăng

ký) một cách thiện chí

Mục Tổng kết nhằm tóm gọn nội dung của khóa luận

Phần 1 Các vấn đề lý luận về thỏa thuận đồng nhãn hiệu

1.1 Khái quát về nhãn hiệu vàcủa thỏa thuận đồng nhãn hiệu

1.1.1 Khái quát về nhãn hiệu

1.1.1.1 Định nghĩa nhãn hiệu

Pháp luật Việt Nam định nghĩa nhãn hiệu như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.1 Cũng như các chỉ dẫn thương mại khác, định nghĩa trên nhấn mạnh vào tính phân biệt của nhãn hiệu Mục đích ra đời của nhãn hiệu không gì hơn nhằm chỉ dẫn cho người dùng loại hàng hóa, dịch vụ nào có nguồn gốc từ nhà sản xuất, nhà cung cấp nào

1.1.1.2 Chức năng kinh tế của nhãn hiệu

Nhãn hiệu với tư cách là một chỉ dẫn thương mại có tính chất rất khác với những tài sản trí tuệ có tính sáng tạo như quyền tác giả, sáng chế, vv Giá trị quan trọng nhất của nhãn hiệu nằm ở thông tin mà nó mang chứ không phải tính sáng tạo, mặc dù để làm ra những

từ ngữ hay hình ảnh độc đáo cũng cần có sự sáng tạo Điểm này cho thấy nhãn hiệu khác với quyền tác giả hoặc sáng chế Nhãn hiệu bị sao chép hoặc bắt chước sẽ mất đi giá trị vì không còn tính phân biệt nữa Quyền tác giả hay sáng chế bị sao chép không ảnh hưởng tới giá trị của công trình đó,2 mặc dù có ảnh hưởng tới giá cả Giá trị của một tác phẩm hoặc một sáng chế đến từ lao động sáng tạo của tác giả chứ không phải tính phân biệt Richard A Posner và William M Landes, hai học giả Common Law tiên phong trong nghiên cứu ý nghĩa kinh tế của nhãn hiệu nhận xét:

“Nhãn hiệu là một hình thức sở hữu trí tuệ khác biệt với bằng sáng chế và quyền tác giả Ở một số khía cạnh, luật nhãn hiệu gần gũi với luật trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (từ quan điểm kỹ thuật pháp lý, luật nhãn hiệu là một phần của một nhánh của luật trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng, được biết với tên gọi “cạnh tranh không lành mạnh”)

1 “Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009” (2005) Điều 4.16

2 William M Landes và Richard A Posner, The economic structure of intellectual property law (Cambridge, Mass:

Harvard University Press, 2003), 172–73

hơn là luật tài sản, mặc dù có sự chồng lấn đáng kể và [nhãn hiệu] vẫn có những khía cạnh kinh tế cơ bản của tài sản.” 3

Ngoài chức năng cơ bản của nhãn hiệu là phân biệt nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, nhãn hiệu còn có những chức năng khác như:

- Nhãn hiệu được sử dụng như một biện pháp quảng cáo để người tiêu dùng liên kết một sản phẩm hoặc dịch vụ đang được cung cấp với nhãn hiệu4 (chẳng hạn khi người dùng nhìn thấy hình quả táo cắn dở, họ nghĩ tới Apple Inc với những sản phẩm điện thoại thông minh iphone)

- Nhãn hiệu cho phép người tiêu dùng suy luận một cách hợp lý rằng hàng hóa hoặc dịch

vụ được cung cấp theo nhãn hiệu đều có chất lượng nhất quán5; nhờ vậy người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí tìm kiếm khi muốn mua hàng hóa, dịch vụ.6

Nhãn hiệu tiết kiệm chi phí tìm kiết của người tiêu dùng một cách rất đơn giản Nếu cà phê G7 2in1 của Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên không có chỉ dẫn thương mại, khi người tiêu dùng muốn mua cà phê, họ sẽ phải mô tả loại cà phê đó như “cà phê được sản xuất bởi công ty Trung Nguyên, giống với loại cà phê đen đá” Ngược lại, khi một sản phẩm đã có nhãn hiệu, thì người tiêu dùng chỉ cần nói ngắn gọn “G7 2in1” là có thể mua được loại cà phê mong muốn

Thay vì phải tìm hiểu về nguồn gốc và đặc điểm của sản phẩm khi muốn mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ, người tiêu dùng chỉ cần dựa vào nhãn hiệu như một chỉ dẫn vắn tắt Thông tin viết tắt này ít tốn kém nguồn lực để ghi nhớ, diễn tả và truyền thông hơn so với những mô tả chi tiết nên người tiêu dùng và cả người bán có thể dễ dàng thu thập và xử lý

nó Sự tiết kiệm trên còn thuận tiện hơn nữa khi người bán hoặc người mua không cần biết đến những đặc điểm tính chất của sản phẩm trong trường hợp bán hộ hoặc mua hộ, họ vẫn

3 William M Landes và Richard A Posner, 166

4 Deborah E Bouchoux, Intellectual property: the law of trademarks, copyrights, patents, and trade secrets, 4th ed

(Clifton Park, NY: Delmar Cenage Learning, 2013), 20

5 Deborah E Bouchoux, 20

6 William M Landes và Richard A Posner, “Trademark Law: An Economic Perspective”, Journal of Law and Economics 30, số p.h 2 (Tháng Mười 1987): 269

có thể giao dịch với nhau Nhãn hiệu cải thiện quá trình xử lý thông tin của các chủ thể trên thị trường, giúp thị trường tiến gần hơn đến trạng thái “thông tin hoàn hảo” và có tính cạnh tranh cao hơn.7 Ưu điểm về xử lý thông tin này hoạt động chỉ khi người tiêu dùng có thể tin tưởng tính chính xác về thông tin của nhãn hiệu Sự tin tưởng này nằm ở hai khía cạnh, một từ nhà sản xuất, một từ pháp luật

Từ góc độ nhà sản xuất, họ cần duy trì chất lượng nhất quán của sản phẩm trên từng sản phẩm và dần dần qua thời gian Nhờ sự nhất quán về những đặc điểm của sản phẩm và trải nghiệm của người tiêu dùng với sản phẩm trong quá khứ, người tiêu dùng sẽ không thất vọng khi muốn mua một sản phẩm với đặc điểm tương tự trong tương lai.8 Dần dần người tiêu dùng hình thành một liên tưởng giữa nhãn hiệu của sản phẩm và những đặc tính của sản phẩm

Từ góc độ pháp luật, pháp luật cần bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu để không có sự sao chép hay bắt chước nhãn hiệu được phép xảy ra Chi phí sao chép nhãn hiệu hoặc sử dụng dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn rất nhỏ so với lợi ích kiếm được từ giá trị uy tín của nhãn hiệu sẵn có Người tiêu dùng, ít nhất là trong ngắn hạn trước khi nhận ra sự không đồng nhất về chất lượng, sẽ lẫn lộn giữa hàng hiệu và hàng nhái Nếu pháp luật không bảo vệ uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, việc bắt chước nhãn hiệu có thể (1) phá hủy vốn thông tin được truyền tải trong nhãn hiệu,9 dẫn đến (2) làm mất tính phân biệt, mất giá trị của nhãn hiệu và cuối cùng (3) triệt tiêu động lực phát triển một thương hiệu uy tín

Khi đã được bảo vệ bởi pháp luật, danh tiếng của một thương hiệu và giá trị của nhãn hiệu phụ thuộc vào nỗ lực của công ty về duy trì và thậm chí là phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, nỗ lực tiếp thị, vv Khách hàng dễ dàng lặp lại thói quen mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ mang nhãn hiệu mà họ tin tưởng Thậm chí, nếu chất

7 Stacey L Dogan and Mark A Lemley, ‘A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law’, in

Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research, ed Graeme B Dinwoodie and Mark D Janis,

Research Handbooks in Intellectual Property (Cheltenham, UK ; Northampton, MA: E Elgar, 2008), 68

8 William M Landes và Richard A Posner, The economic structure of intellectual property law, 167

9 William M Landes và Richard A Posner, 168

lượng của sản phẩm tốt và tăng dần qua thời gian, sản phẩm mang nhãn hiệu sẽ truyền tải thông tin tới khách hàng rằng sản phẩm này còn tốt hơn sản phẩm trong quá khứ Người tiêu dùng sẵn sàng mua sản phẩm với giá cao hơn vì tiết kiệm được chi phí tìm kiếm và có một sự đảm bảo về chất lượng sản phẩm.10 Nếu không phải chính họ mua sản phẩm thì họ cũng mách cho người khác về chất lượng của sản phẩm như một tâm lý muốn chia sẻ những điều tốt cho người thân Chính người tiêu dùng qua kênh truyền miệng cùng với những kênh tiếp thị của công ty ngày càng bồi đắp uy tín của sản phẩm và giá trị của nhãn hiệu

mà nó mang

Nhãn hiệu tạo động lực cho các bên xây dựng thương hiệu uy tín nên gián tiếp thúc đẩy cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh giữa các đối thủ trên thị trường không thể không kể đến lợi thế về thông tin Bên nào truyền tải được thông điệp mô tả sản phẩm về đặc điểm, chất lượng tới một người tiêu dùng nhiều hơn, và truyền được đến nhiều người hơn để chiếm thị phần, bên đó sẽ chiếm lợi thế Uy tín của thương nhân càng lớn, lợi thế cạnh tranh trên thị trường càng cao

Nói tóm lại, nhãn hiệu có chức năng cơ bản là công cụ chỉ dẫn nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng Từ đó các chức năng phái sinh của nó xuất hiện như là một biện pháp tiếp thị, tiết kiệm chi phí tìm kiếm cho người tiêu dùng, tạo động lực cạnh tranh

1.1.2 Khái quát về pháp luật bảo hộ nhãn hiệu

Pháp luật nhãn hiệu ban đầu bắt nguồn từ luật chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh11, nhằm mục đích nâng cao tính cạnh tranh của thị trường bằng cách cải thiện chất lượng thông tin trong thị trường Luật nhãn hiệu dựa trên cơ sở rằng (và tiếp tục củng cố

cơ sở đó) một thị trường cạnh tranh, trong hoàn cảnh bình thường, sẽ đảm bảo phân bổ nguồn lực hiệu quả và mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao nhất

10 William M Landes và Richard A Posner, 168

11 Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ - Tài liệu bài giảng (NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006), 84

với mức chi phí thấp nhất Nhiệm vụ của luật nhãn hiệu là đưa ra những tiêu chí để một dấu hiệu có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu, những nội dung quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu và phương thức để bảo vệ những quyền đó

Ở Việt Nam, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng hai tiêu chí: tiêu chí thứ nhất về sự nhận thức, tức là dấu hiệu có thể nhìn thấy, nhận biết, tri giác được13; tiêu chí thứ hai về khả năng phân biệt, nhãn hiệu cần phải có tính phân biệt với các dấu hiệu khác Các dấu hiệu thông dụng hoặc gây ra sự nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ sẽ không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu14 Nhãn hiệu có tính phân biệt nếu được tạo nên từ những yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không rơi vào các trường hợp (1) mô tả đặc điểm, tính chất của hàng hóa, dịch vụ hoặc mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh; (2) trùng hoặc có thể gây nhầm lẫn với (i) một nhãn hiệu đã đăng ký hay nộp đơn đăng ký bảo hộ hoặc có ngày ưu tiên sớm hơn, hoặc đang được sử dụng rộng rãi, hay đã hết hiệu lực song không quá 5 năm, trừ trường hợp bị đình chỉ do không sử dụng, (ii) một nhãn hiệu nổi tiếng, (iii) kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý hiện đang được bảo hộ hay đã nộp đơn yêu cầu bảo

hộ.15

Chủ sở hữu nhãn hiệu được độc quyền sử dụng và định đoạt đối với các dấu hiệu được bảo hộ.16 Quyền độc quyền khai thác cho phép chủ sở hữu ngăn cấm các chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu của mình mà không được phép Bên cạnh đó, chủ sở hữu nhãn hiệu còn có quyền ngăn cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh sử dụng những chỉ dẫn thương mại có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình.17

12 Stacey L Dogan và Mark A Lemley, “A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law”, 70

13 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, 2nd a.b (NXB Công An Nhân Dân, 2015),

130

14 Chi tiết xem Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009

15 Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ - Tài liệu bài giảng, 85,86

16 Lê Nết, 89

17 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009, Điều 130

1.1.3 Định nghĩa thỏa thuận đồng nhãn hiệu

1.1.3.1 Định nghĩa thỏa thuận đồng nhãn hiệu

Không có một định nghĩa chính thức nào cho thỏa thuận đồng nhãn hiệu Nhiều tổ chức

khác nhau đã đưa ra những định nghĩa về thỏa thuận đồng nhãn hiệu:

Định nghĩa bởi INTA:

“Thỏa thuận bởi hai hoặc nhiều bên mà những nhãn hiệu tương tự có thể cùng tồn tại

mà không gây ra khả năng nhầm lẫn; cho phép các bên có thể đặt ra những quy tắc để các

nhãn hiệu có thể cùng tồn tại một cách hòa bình Sử dụng cùng một nhãn hiệu cho những

Định nghĩa bởi Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh:

“Thỏa thuận đồng nhãn hiệu là một thỏa thuận pháp lý theo đó hai bên đồng ý sử dụng

một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau để kinh doanh trong một thị trường trùng hoặc

tương tự nhau.”19

Cơ quan này có một định nghĩa rộng hơn về thỏa thuận cùng tồn tại, không chỉ nhắc tới

việc hai nhãn hiệu giống nhau mà còn đề cập đến tên thương mại và các đối tượng quyền

sở hữu công nghiệp khác:

“Thỏa thuận cùng tồn tại là thỏa thuận bất kỳ giữa hai hoặc nhiều bên, hầu hết về tên

thương mại và nhãn hiệu, để những chủ thể có tên hoặc nhãn hiệu trùng hoặc tương tự

nhau có thể tiến hành kinh doanh mà không sợ xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của chủ

18 International Trademark Association, ‘INTA Glossary’, Co-Existence Agreement, accessed 20 April 2018,

http://www.inta.org/TrademarkBasics/Pages/glossary.aspx

Nguyên văn: “Agreement by two or more persons that similar marks can co-exist without any likelihood of

confusion; allows the parties to set rules by which the marks can peacefully co-exist To use the same mark in

connection with the same or similar goods or services, usually limited by geographic boundaries.”

19 Intellectual Property Office, “Intellectual property crime and infringement”, 12 Tháng Năm 2014,

https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-crime-and-infringement

Nguyên văn: “A coexistence agreement is a legal agreement whereby two parties agree to trade in the same or

similar market using an identical or similar trade mark.”

Formatted: Vietnamese

thể khác Các thỏa thuận cùng tồn tại khác có thể liên quan đến thiết kế, bản quyền và thậm chí là bằng sáng chế.”20

Tamara Nanayakkara, công tác tại Phòng Doanh nghiệp vừa và nhỏ của WIPO (WIPO

SMEs Division), không đưa ra định nghĩa về thỏa thuận đồng nhãn hiệu mà đưa ra một mô

tả về trạng thái cùng tồn tại nhãn hiệu:

“Nhãn hiệu cùng tồn tại mô tả một trường hợp trong đó hai doanh nghiệp khác nhau sử dụng một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự để tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ mà không

Có thể hiểu ý tác giả rằng thỏa thuận đồng tồn tại nhãn hiệu là một hợp đồng giữa hai doanh nghiệp nhằm thiết lập trạng thái trên

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu có sự thỏa thuận, thống nhất ý chí giữa các bên và ý định thiết lập những ràng buộc pháp lý cho nhau, do vậy bản chất của nó là một hợp đồng.22 Các bên tham gia vào thỏa thuận thiết lập những quyền và nghĩa vụ đối với nhau dựa trên bối cảnh họ đang sử dụng những dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau cho những sản phẩm trùng hoặc tương tự nhau Nếu không có những nghĩa vụ ràng buộc mỗi bên, có khả năng một trong số họ sẽ xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của bên còn lại trong hiện tại hoặc tương lai, kéo theo đó là những thiệt hại về tiền bạc, công sức, thời gian đi cùng những vụ tranh chấp và kiện tụng

21 Tamara Nanayakkara, “IP and Business: Trademark Coexistence”, WIPO Magazine, số p.h 6 (Tháng Mười-Một

Những nội hàm “không xâm phạm đến hoạt động kinh doanh của nhau”, “không gây nhầm lẫn”, “không xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ” trong các định nghĩa trên, dù khác nhau nhưng cùng chỉ một mục đích là không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong việc xác định nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ Một thỏa thuận giữa các bên nhằm không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng sẽ thỏa mãn cả hai tiêu chí không xâm phạm đến hoạt động kinh doanh của nhau và không xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của nhau

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp muốn tạo ra lợi nhuận cần phải có khách hàng Khách hàng hay người tiêu dùng mua được những sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhờ vào những chỉ dẫn thương mại trong đó có nhãn hiệu Khi người tiêu dùng tiếp cận hai sản phẩm giống nhau mang hai nhãn hiệu giống nhau có khả năng cao họ sẽ bị lẫn lộn về nguồn gốc của sản phẩm Người tiêu dùng có ý định mua sản phẩm A1 của doanh nghiệp A nhưng do nhầm lẫn, họ lại mua phải sản phẩm B1 của doanh nghiệp B Sản phẩm của người bán không đến được với người muốn mua chính sản phẩm đó, thay vào đó là một sản phẩm tương tự khác Lượng khách hàng, doanh số bán sản phẩm và lợi nhuận bị sụt giảm Sự nhầm lẫn của người tiêu dùng là nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng liên quan đến các chỉ dẫn thương mại cũng

là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể khác Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu ban đầu được hình thành như một cơ chế pháp lý để ngăn chặn gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng Sau đó pháp luật về nhãn hiệu đã được quan niệm lại hay tái cấu trúc thành pháp luật điều chỉnh một loại tài sản trí tuệ là nhãn hiệu.23 Tuy vậy mục đích ban đầu của nó vẫn không bị mất đi Nhãn hiệu vẫn được định nghĩa là dấu hiệu dùng để phân biệt Quyền sở hữu trí tuệ của một chủ thể với nhãn hiệu không chỉ bao gồm quyền sử dụng và định đoạt nhãn hiệu, mà còn chứa quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, ngăn chặn

23 Lionel Bently, “From communication to thing: historical aspects of the conceptualisation of trade marks as

property”, trong Trademark law and theory: a handbook of contemporary research, b.t Graeme B Dinwoodie và

Mark D Janis, Research handbooks in intellectual property (Cheltenham, UK ; Northampton, MA: E Elgar, 2008),

4

hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng Các bên trong thỏa thuận thiết lập những biện pháp ngăn ngừa được sự nhầm lẫn của người tiêu dùng cũng là không xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của nhau

Các định nghĩa trên đều không đề cập tới nội dung hay nghĩa vụ cơ bản trong một thỏa thuận đồng nhãn hiệu, đó là làm cách nào để các bên trong hợp đồng có thể cùng sử dụng những nhãn hiệu giống nhau Thông thường, những nội dung cần thiết của một thỏa thuận đồng nhãn hiệu là phân chia rạch ròi phạm vi kinh doanh theo thị trường địa lý, thị trường hàng hóa, thị trường khách hàng, cách thức sử dụng nhãn hiệu, các biện pháp tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, vv.24 Thay vào đó, các định nghĩa trên hướng tới mục đích của thỏa thuận, ngụ ý rằng các bên trong hợp đồng tự do thiết kế các biện pháp, ràng buộc nhau bởi những điều khoản, miễn là nhằm đạt được mục đích đó

Từ các định nghĩa trên có thể rút ra một định nghĩa khái quát theo mục đích ra đời về thỏa thuận đồng nhãn hiệu:

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu (1) là một hợp đồng giữa hai hay nhiều bên nhằm (2) sử dụng những nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau (3) cho những hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau (4) mà không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng

1.1.3.2 Những dạng thức khác của thỏa thuận đồng nhãn hiệu

Trong thực tế, có những dạng thỏa thuận, hợp đồng không xuất hiện dưới cái tên thỏa thuận đồng nhãn hiệu hay “trademark coexistence agreement” nhưng thỏa mãn định nghĩa

về thỏa thuận đồng nhãn hiệu

Thứ nhất là thư đồng ý – letter of consent hay consent letter Thư đồng ý được mô tả

như là một văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trước đồng ý cho việc đăng ký một nhãn hiệu sau,25 mà nhãn hiệu đó trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký trước Tuy Việt Nam không có quy định nào về thư đồng ý nhưng trong

24 Intellectual Property Office, “Coexistence agreement: fact sheet”

25 SCT, “Summary of Replies to the Questionnaires on Letters of Consent”, Twenty-Second Session (Geneva, Tháng Mười-Một 2009), 2, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf

thực tiễn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Cục SHTT cũng công nhận hiệu lực của thư đồng

ý trong quá trình thẩm định, thẩm định lại hay xem xét khiếu nại liên quan đến đơn đăng

ký nhãn hiệu.26 Việt Nam cũng tham gia khảo sát về thư đồng ý của Ủy ban thường vụ pháp

luật về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý (Standing Committee on the

Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications – SCT) của WIPO hồi năm 2009.27

Thứ hai là thỏa thuận cùng sử dụng nhãn hiệu – concurrent use agreement Thỏa thuận

cùng sử dụng nhãn hiệu là thỏa thuận bởi hai hoặc nhiều hơn hai người để sử dụng những nhãn hiệu trùng nhau cho những hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau; thường bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.28 Cần phân biệt với một trường hợp khác trong pháp luật Hoa

Kỳ, khái niệm (trademark) concurrent use để chỉ trường hợp hai chủ thể khác nhau đồng

thời sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau cho cho những hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau mà không nhất thiết phải có thỏa thuận giữa hai bên.29

1.2 Mục đích và chức năng của thỏa thuận đồng nhãn hiệu

1.2.1 Mục đích

Mục đích của thỏa thuận đồng nhãn hiệu phụ thuộc vào bối cảnh ra đời của nó Thỏa thuận đồng nhãn hiệu xuất hiện khi có nhiều chủ thể khác nhau cùng muốn sử dụng một nhãn hiệu hoặc những nhãn hiệu tương tự nhau cho những hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau Các chủ thể nhận thấy việc sử dụng nhãn hiệu giống nhau cho những sản phẩm giống nhau có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng của mỗi bên, nên cần có những biện

26 ‘Một Số Vấn Đề về Thư Đồng ý – Letter of Consent (LC) Trong Đăng Ký Nhãn Hiệu’, Pham & Associates

(blog), accessed 20 April 2018

consent-lc-trong-dang-ky-nhan-hieu-1410.aspx

http://www.pham.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-su-kien/mot-so-van-de-ve-thu-dong-y-%E2%80%93-letter-of-27 SCT, “Summary of Replies to the Questionnaires on Letters of Consent”

28 International Trademark Association, “INTA Glossary”, concurrent use agreement, truy cập 20 Tháng Tư 2018,

pháp để tránh nhầm lẫn Nhờ giảm thiểu tối đa và cố gắng đạt đến trạng thái triệt tiêu khả

năng nhầm lẫn, mỗi bên đều có thể khai thác nhãn hiệu một cách hợp pháp và tiến hành

kinh doanh bình thường mà không xâm phạm đến nhau Thỏa thuận đồng nhãn hiệu ra đời

để phục vụ mục đích đó

1.2.2 Chức năng của thỏa thuận đồng nhãn hiệu

Để phục vụ mục đích tồn tại của mình, thỏa thuận đồng nhãn hiệu có hai chức năng ở

cấp độ khác nhau Cấp độ thứ nhất là thiết lập những quyền và nghĩa vụ đối nhân giữa các

bên trong hợp đồng Cấp độ thứ hai là đóng vai trò như một tài liệu tham khảo, một công

cụ đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu cho cơ quan có thẩm quyền Chức năng thứ

hai nhằm mục đích được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của mỗi bên Đây thường là

mục đích cuối cùng mà các bên tham gia vào thỏa thuận muốn hướng đến

1.2.2.1 Chức năng cấp độ thứ nhất

Ở cấp độ thứ nhất, các chủ thể đi đến một thỏa thuận, thường là phân định phạm vi sử

dụng, khai thác nhãn hiệu và phạm vi kinh doanh của mình Sự phân định đó nhằm đảm

bảo một khách hàng khi muốn mua sản phẩm của bên A, bằng những biện pháp tìm kiếm

thông thường, không mua phải sản phẩm của bên B mà vẫn nghĩ mình đang mua sản phẩm

của bên A

Cần lưu ý rằng, một thỏa thuận đồng nhãn hiệu mà trong đó bên A đồng ý cho phép bên

B sử dụng nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu của mình và A đồng ý sẽ không khởi kiện ; đổi

lại bên B phải trả tiền cho bên A để được đảm bảo sẽ không bị vướng vào các vấn đề pháp

lý trong tương lai ; nhìn qua thì rất giống một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối

tượng sở hữu công nghiệp Nhưng có một điểm khác nhau cơ bản về mục đích ở đây Hợp

đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm cho phép bên B sử dụng nhãn hiệu của

bên A, và sẽ chỉ dẫn khách hàng rằng hàng hóa, dịch vụ được bên B sản xuất hoặc cung

cấp mang nhãn hiệu của bên A Nghĩa vụ bắt buộc được quy định bởi pháp luật đối với

bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là: “Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất

Commented [KT1]: Chuyển giao quyền sở hữu hay chuyển giao

quyền sử dụng?

theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.” Trong thỏa thuận đồng nhãn hiệu, bên B muốn khách hàng khi nhìn thấy nhãn hiệu của bên B gắn trên sản phẩm của bên B, cần được chỉ dẫn rằng đó là sản phẩm của bên B và không liên quan đến bên A để tránh gây nhầm lẫn Như vậy mục đích của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và thỏa thuận đồng nhãn hiệu khác nhau

Trong thỏa thuận đồng nhãn hiệu, với nguyên lý chung của một hợp đồng, mỗi bên đều tin tưởng rằng bên còn lại sẽ phải thực hiện và tuân thủ những ràng buộc pháp lý đã được thiết lập và sẽ không có sự xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ cũng như hoạt động kinh doanh của nhau, và sẽ có những chế tài thích đáng cho sự vi phạm Thỏa thuận sẽ giúp ngăn ngừa những tranh chấp xảy ra trong tương lai giữa các bên trong thỏa thuận, tuy nhiên lại không có ý nghĩa với các bên thứ ba do tính chất đối nhân của hợp đồng

Thử xét trường hợp một thỏa thuận giữa bên A và bên B, trong đó bên A đã được cấp văn bằng bảo hộ còn bên B thì không, và sau đó xuất hiện bên C không tham gia vào thỏa thuận nhưng vẫn sử dụng nhãn hiệu giống với nhãn hiệu của cả A và B Luật về nhãn hiệu hiện đại coi nhãn hiệu là một loại tài sản Cùng với các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền đối với nhãn hiệu không được xếp vào loại quyền đối vật hay quyền đối nhân mà là một quyền riêng biệt phụ thuộc vào pháp luật.31 Tuy nhiên cũng như vật quyền, quyền sở hữu trí tuệ có tính tuyệt đối (hay độc quyền), nhưng là một dạng độc quyền có kiểm soát32 Tính chất độc quyền của quyền sở hữu trí tuệ cho phép chủ sở hữu của nó có quyền đối kháng với tất cả các chủ thể khác Bên A có thể ngăn chặn tất cả những chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu của mình Bên B chỉ có quyền đối với bên A nếu bên A

vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận Bên C sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của cả A và B, thì bên B không có quyền giới hạn bên C sử dụng nhãn hiệu đó, mà chỉ có bên A có quyền Nhãn hiệu của bên B chưa được cấp văn

30 Điều 142.4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009

31 Ngô Huy Cương, “Những bất cập về khái niệm tài sản, phân loại tài sản của Bộ luật Dân sự 2005 và định hướng

cải cách”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số p.h 22 (159) (2009): 24

32 Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ - Tài liệu bài giảng, 210

bằng bảo hộ nên không được bảo vệ trong mối quan hệ với các chủ thể khác ngoài thỏa thuận Hoặc đặt trong trường hợp cả A và B chưa được cấp văn bằng bảo hộ, thì cả hai chủ thể này đều không có quyền hạn chế bên C sử dụng nhãn hiệu giống với của mình

1.2.2.2 Chức năng cấp độ thứ hai

Từ tình trạng trên, các chủ thể tham gia vào một thỏa thuận đồng nhãn hiệu không chỉ dừng lại ở việc thiết lập một thỏa thuận hợp pháp giữa các bên, mà còn tiến tới một mục đích cao hơn là tìm kiếm sự công nhận cho mỗi bên từ cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ Điều này không có nghĩa là thỏa thuận có thể ràng buộc cơ quan có thẩm quyền phải cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho mỗi bên Thỏa thuận sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để cơ quan có thẩm quyền xem xét về tính phân biệt của nhãn hiệu một cách cụ thể từ góc độ người tiêu dùng khi quyết định có cấp văn bằng bảo hộ hay không Thỏa thuận có thể chứng minh sẽ không có sự nhầm lẫn tiềm ẩn trên lý thuyết khi người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ nếu các bên thực hiện nghiêm chỉnh những nghĩa vụ trong thỏa thuận Khả năng nhầm lẫn càng nhỏ, cơ hội cho mỗi bên đều được cấp văn bằng bảo hộ càng lớn Sự đánh giá chủ quan của cơ quan có thẩm quyền, mà ở Việt Nam là Cục SHTT, sẽ quyết định một thỏa thuận có đáp ứng được tiêu chí không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và phù hợp với quy định của pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hay không Việc chấp nhận sử dụng thỏa thuận như một tài liệu tham khảo để xem xét tính phân biệt của nhãn hiệu trong đăng ký nhãn hiệu hoặc đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của nhãn hiệu

trong các vụ tranh chấp sẽ được bàn chi tiết ở mục 1.5 Cơ sở lý luận của thỏa thuận đồng

nhãn hiệu

1.3 Ý nghĩa của thỏa thuận đồng nhãn hiệu

1.3.1 Một thực trạng về sự cùng tồn tại những dấu hiệu (nhãn hiệu chưa đăng ký) tương tự nhau

Trường hợp thứ nhất Việc những chủ thể khác nhau sử dụng những dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau để chỉ dẫn nguồn gốc cho sản phẩm của mình không phải là hiếm Dấu hiệu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường được sử dụng trong một thị trường địa lý hạn chế

hoặc với một nhóm khách hàng tại địa phương Ban đầu họ sử dụng dấu hiệu một cách độc lập, không hay biết sự tồn tại của nhau, nếu chỉ có một trong số họ hoặc chưa bên nào trong

số họ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Đến một ngày, khi hoạt động kinh doanh của một trong

số họ mở rộng và phát hiện sự tồn tại của các bên còn lại, vấn đề bắt đầu nảy sinh Ví dụ,

hầu hết mỗi thị trấn ở Pháp với một ga tàu hỏa đều có nhà hàng Buffet de la gare của riêng

mình Các dấu hiệu thường bao gồm mô tả sản phẩm và tên của người đã bắt đầu kinh doanh Nếu đó là một cái tên phổ biến thì sự cùng tồn tại nhiều dấu hiệu trùng hoặc tương

tự nhau cho những sản phẩm trùng hoặc tương tự nhau hoàn toàn có thể xảy ra.33 Ở Việt

Nam có những nhãn hiệu tương tự đã được bảo hộ như Phở Thìn của ông Bùi Chí Đạt ở

Hà Nội Sẽ không ngạc nhiên nếu có mội người nào đó cũng tên là Thìn, kinh doanh phở

ở một tỉnh cách xa Hà Nội, và không có xung đột gì với Phở Thìn của ông Đạt, cho đến khi một trong hai hàng phở trên mở chi nhánh ở địa bàn của nhau, hoặc biết đến sự tồn tại của nhau và bắt đầu khởi kiện

Trường hợp thứ hai Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, khi các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào trị trường nội địa Việt Nam (hoặc ngược lại), sẽ có trường hợp những nhãn hiệu của doanh nghiệp nước ngoài đã được các doanh nghiệp nội địa đăng ký trước Tình trạng này đã xảy ra ở Liên minh châu Âu (EU) Trước khi có hệ thống đăng ký nhãn hiệu Cộng đồng châu Âu CTM năm 1994, nay là hệ thống nhãn hiệu Liên minh châu Âu EUTM, thì mỗi nước đều có hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc gia của riêng mình Sự tồn tại song song của hai hệ thống đăng ký nhãn hiệu đặt ra một thực trạng hàng triệu thương hiệu nội địa tại 27 quốc gia thành viên EU “gặp nhau” tại một hệ thống đăng ký chung, do đó làm tăng tình trạng cùng tồn tại những dấu hiệu giống nhau dùng cho những sản phảm giống nhau trên toàn EU Trước khi có hệ thống nhãn hiệu chung, không có lý do đủ lớn để một chủ sở hữu nhãn hiệu ở Đan Mạch cần để ý tới một nhãn hiệu tương tự cho hàng hóa tương

tự của một người khác ở Ý Tuy nhiên, nếu một trong hai bên nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu

33 Tamara Nanayakkara, “IP and Business: Trademark Coexistence”

EUTM, vấn đề nảy sinh Họ sẽ bắt gặp nhiều nhãn hiệu tương tự khác ở các quốc gia khác trong EU.34 Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO) sẽ từ chối một đơn EUTM khi căn

cứ từ chối chỉ tồn tại ở một bộ phận của Liên minh Đơn đăng ký nhãn hiệu EUTM có thể

bị từ chối toàn bộ bởi một phản đối trên cơ sở nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó chỉ có hiệu lực tại một quốc gia thành viên và thậm chí trên cơ sở đơn đã nộp trước đó tại một quốc gia thành viên.35 Như vậy cả thương nhân ở Ý và ở Đan Mạch, nếu không có sự dàn xếp với nhau, sẽ không thể đăng ký nhãn hiệu EUTM được

Trường hợp thứ ba Bối cảnh trên không gian mạng.36 Trong thời đại công nghệ thông tin khi các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ cũng marketing sản phẩm của mình trên internet thì khoảng cách địa lý giữa họ không còn nữa Trong đời thực khi các nhãn hiệu trùng nhau

có thể cùng tồn tại mà không gây xung đột thì ở không gian mạng, tên miền với những ký

tự trùng nhau chỉ có thể có một Ngay cả khi tên miền được bổ sung, thay đổi, lược bớt hoặc đổi đuôi com vn org để khác đi một vài ký tự, thì người dùng vẫn có thể bị nhầm lẫn Công cụ tìm kiếm phổ biến hiện nay là Google, sẽ cho ra tất cả các kết quả có những

từ khóa mà người dùng tìm kiếm Không gian mạng kéo gần đáng kể khoảng cách địa lý Những chủ thể kinh doanh từng không liên quan gì đến nhau, nay bắt gặp những trang web

có tên miền giống với nhãn hiệu/dấu hiệu của họ và nhận thức được sự tồn tại của đối phương, là mầm mống cho tranh chấp

Pháp luật về nhãn hiệu của Việt Nam áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên37 và một nguyên tắc chung của luật sở hữu trí tuệ là bảo hộ độc quyền Như vậy trong những trường hợp cùng tồn tại nhiều dấu hiệu giống nhau cho những hàng hóa, dịch vụ giống nhau, chỉ

có duy nhất một chủ thể được cấp văn bằng bảo hộ Các chủ thể không được bảo hộ phải

34 Marie Martens Lawsen và Linn Kjeserud, “Trademark Coexistence Agreements in the EU from an

Interdisciplinary Perspective” (Aarhus University, School of Business, 2009), 8

35 Nguyễn Thị Ngọc Bích, “Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu - Phương thức nộp đơn nào hiệu quả nhất?”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật điện tử (www.tcdcpl.moj.gov.vn), 21 Tháng Tư 2018,

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx?ItemID=152

36 Xem thêm Anne Gilson LaLonde và Jerome Gilson, “Proving Ownership Online And Keeping It: The

Internet’s Impact on Trademark Use and Coexistence”, The Trademark Reporter 104, số p.h 6 (Tháng Chạp 2014)

37 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009, Điều 90

đứng trước những lựa chọn khó khăn như : tiếp tục sử dụng dấu hiệu giống với nhãn hiệu

đã đăng ký và hy vọng sẽ không bị kiện, hoặc yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đã đăng ký, hoặc mua quyền sử dụng nhãn hiệu, hoặc mua quyền sở hữu nhãn hiệu, hoặc đăng ký một nhãn hiệu khác để tiếp tục kinh doanh Thỏa thuận đồng nhãn hiệu là một biện pháp để các bên tiếp tục sử dụng dấu hiệu của mình một cách hòa bình

1.3.2 Thỏa thuận đồng nhãn hiệu giúp giải quyết tranh chấp với chi phí thấp

Lý do chính cho việc chấp nhận cùng sử dụng những nhãn hiệu tương tự nhau hay không

là bài toán lợi ích Như một quy luật, hợp tác tốn ít chi phí hơn sự xung đột.38 Thay vì theo đuổi những vụ kiện hoặc sử dụng quyền yêu cầu mất nhiều thời gian, chi phí và thậm chí ảnh hưởng cả danh tiếng của doanh nghiệp, thì một biện pháp hòa giải, hợp tác nếu khả thi

sẽ phù hợp hơn Muốn có sự hợp tác, cần phải có một cơ chế win – win cho mỗi bên đều

có lợi Mỗi bên cần phải có sự bảo đảm với việc tiếp tục sử dụng nhãn hiệu của mình mà không sợ gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng, không bị vướng vào kiện tụng trong tương lai, không sợ các đối thủ cạnh tranh mạo danh sản phẩm Một hợp đồng nghiêm chỉnh được soạn thảo cẩn thận sẽ là công cụ hữu hiệu để thực hiện điều đó Thỏa thuận đồng nhãn hiệu giúp giải quyết những tranh chấp cả trong sử dụng nhãn hiệu và trong đăng

ký nhãn hiệu

Trong việc sử dụng nhãn hiệu, không có số liệu thống kê cụ thể ở một thị trường nào thể hiện số lượng các tranh chấp nhãn hiệu đã được giải quyết bên ngoài tòa án nhờ những thỏa thuận đồng nhãn hiệu Điều này dễ hiểu bởi các thỏa thuận mang tính riêng tư, không

có hệ thống để theo dõi số lượng các thỏa thuận tồn tại39 Tuy nhiên, lợi ích mà thỏa thuận đồng nhãn hiệu mang lại trong việc giải quyết tranh chấp ở thị trường EU có thể nhận thấy

qua khẳng định của ECJ: “tòa án thừa nhận rằng, như người nộp đơn [BAT] và chính phủ

38 Matthew Elsmore, “Trade Mark Coexistence Agreements”, 12

39 Marie Martens Lawsen và Linn Kjeserud, “Trademark Coexistence Agreements in the EU from an

Interdisciplinary Perspective”, 1;

Ming Deng và Nicole Yu, “Trademark Coexistence or Trademark Confusion?”, China Patents & Trademarks, số

p.h 4 (2017): 74

của nước Cộng hòa liên bang Đức trình bày và Ủy ban [châu Âu] cũng thừa nhận, những thỏa thuận được biết tới như ‘thỏa thuận phân định’ là hợp pháp và hữu ích nếu chúng nhằm phân định, vì lợi ích chung của các bên liên quan, những phạm vi mà nhãn hiệu tương ứng của [các bên liên quan] có thể được sử dụng, và nhằm tránh sự nhầm lẫn hoặc xung đột giữa họ.” 40

1.3.3 Thỏa thuận đồng nhãn hiệu giúp thiết lập trạng thái cùng tồn tại cần thiết giữa những nhãn hiệu giống nhau

Thử phân tích một ví dụ sau Giả sử có hai chủ thể cùng sử dụng dấu hiệu “Phở Thìn”

để kinh doanh phở bò với đủ các loại phở bò như chín, tái, tái gầu, vv từ những năm 1980 Một người A ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và một người B ở thành phố Vinh, Nghệ An

Cả hai người đều không biết đến sự tồn tại của nhau Cả hai đều có uy tín rất tốt ở địa phương của mình, nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng Mỗi bên chỉ có một cửa hàng nhỏ và không có ý định mở rộng hoạt động kinh doanh nên cũng không để ý đến việc đăng

ký nhãn hiệu Năm 2010, A muốn mở thêm vài cửa hàng khác ở những quận khác trong thành phố Hà Nội, và cũng nhận được tư vấn của luật sư nên đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

“Phở Thìn” với dịch vụ “nhà hàng bán phở” và đã được bảo hộ Năm 2012, B mới nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và phát hiện “Phở Thìn” là nhãn hiệu đã được bảo hộ của A B liên hệ với A để tìm cách tiếp tục sử dụng dấu hiệu “Phở Thìn” một cách hợp pháp, có những trường hợp sau sẽ xảy ra:

Nếu hai bên không thỏa thuận được và xảy ra tranh chấp:

1) Hai bên sẽ đi đến một vụ kiện xâm phạm nhãn hiệu có thể khiến danh tiếng của mỗi bên bị tổn hại, suy giảm doanh thu, và sớm hay muộn thì với phán quyết của tòa án, một trong hai bên sẽ phải sử dụng một dấu hiệu khác để tiếp tục kinh doanh;

Nếu hai bên thỏa thuận được:

40 35/83, BAT v Commission (ECJ 1985) đoạn 33

2) Hai bên thỏa thuận được và A cho phép B tiếp tục kinh doanh với dấu hiệu “Phở Thìn” Thỏa thuận đồng nhãn hiệu đã thực hiện được chức năng cấp độ thứ nhất của nó, giúp giải quyết tranh chấp giữa hai bên;

3) Hai bên thỏa thuận được về sự phân định phạm vi kinh doanh theo thị trường địa lý, ông B chỉ có thể kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An Hoặc một cách nghiêm ngặt hơn, mỗi bên sẽ chỉ kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố của mình Ông A sẽ nhận được một khoản tiền nào đó (hoặc không) vì ông A đã có văn bằng bảo hộ, “nắm đằng chuôi” Nếu Cục SHTT đồng ý rằng sự phân định như thế sẽ không gây nhầm lẫn cho khách hàng,

cả hai sẽ cùng đăng ký được nhãn hiệu “Phở Thìn” cho riêng mình Đây có lẽ là trường hợp hoàn mỹ nhất mà các chủ thể muốn đạt tới, thỏa thuận đồng nhãn hiệu thực hiện được chức năng cấp độ thứ hai của nó

Có những lý lẽ ủng hộ khả năng phân biệt của hai nhãn hiệu trùng nhau dùng cho dịch

vụ trùng nhau trong trường hợp thị trường địa lý tách biệt hoàn toàn với nhau như trên Kinh doanh phở là một dịch vụ tại chỗ Rất khó nếu không nói là không thể mang đi xa trong điều kiện vận tải, bảo quản đồ ăn hiện nay mà vẫn giữ được chất lượng của phở Cơ

sở khách hàng tiềm năng của mỗi bên đều là những cư dân trong bán kính địa lý gần Có thể nói rằng những cư dân sống ở Hà Nội sẽ không biết đến một tiệm phở Thìn của ông B

ở Nghệ An, và ngược lại người Nghệ An sống xung quanh tiệm phở của B cũng không thể nhầm rằng phở Thìn ở địa phương của họ là bát phở Thìn từ cửa hàng của ông A ở Hà Nội Những khách hàng tiềm năng di chuyển giữa hai địa phương có khả năng nhầm lẫn nếu không tìm hiểu kỹ Tuy nhiên so sánh tỷ lệ số người bị nhầm lẫn với lượng khách hàng cố định được hưởng lợi từ nhãn hiệu quen thuộc, ổn định thì lợi ích của nhóm khách hàng cố định lớn hơn Nói dưới góc độ kinh tế, chi phí tìm kiếm tiết kiệm được cho người tiêu dùng của hàng phở ông B ở Nghệ An vì họ đã quen với dấu hiệu “Phở Thìn” lớn hơn chi phí nhầm lẫn của một nhóm nhỏ khách hàng di chuyển ở cả hai địa phương Khả năng nhầm lẫn từ phía người tiêu dùng xét trên tổng thể là không đáng kể

Trạng thái cùng tồn tại của hai nhãn hiệu “Phở Thìn” trong trường hợp này là cần thiết

Nó không gây tổn hại tới lợi ích kinh tế của mỗi cửa hàng, bảo vệ được hoạt động kinh doanh ngay thẳng của cửa hàng ở Nghệ An, mà không gây nhầm lẫn cho lượng khách hàng chính yếu

Ở châu Âu, thỏa thuận đồng nhãn hiệu đóng vai trò to lớn giúp giải quyết tranh chấp trong đăng ký nhãn hiệu Số liệu thống kê năm 2017 của EUTM cho thấy, có 18,674 đơn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu được gửi đến EUIPO, trong đó có 18,363 trường hợp đã được giải quyết, nhưng trong số đó chỉ có 6,660 trường hợp được giải quyết bởi quyết định của EUIPO41 Có thể suy luận rằng khoảng 11,703 trường hợp còn lại, chiếm khoảng 2/3

số trường hợp đã được giải quyết thông qua thỏa thuận giữa bên phản đối và bên nộp đơn đăng ký.42 Bên đăng ký ở Đan Mạch sẽ được cấp văn bằng bảo hộ trên phạm vi lãnh thổ

EU trong khi bên từng phản đối ở Ý vẫn được bảo hộ ở quốc gia của họ Hai bên tiếp tục

sử dụng nhãn hiệu của riêng mình một cách hòa bình vì những xung đột có thể xảy đến hầu hết được xử lý ổn thỏa bởi một thỏa thuận Không chỉ các chủ thể có nhãn hiệu được lợi từ những thỏa thuận như vậy Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ và tòa án cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, giảm bớt những trường hợp tồn đọng chưa được giải quyết Bối cảnh của EU khác với Việt Nam Việt Nam là một nhà nước đơn nhất với hệ thống pháp luật thống nhất, không có hệ thống đăng ký nhãn hiệu của từng tỉnh hoặc các vùng địa lý nhỏ hơn quốc gia Vì vậy muốn bảo vệ nhãn hiệu “Phở Thìn” của ông B ở Nghệ An phải có văn bằng bảo hộ được cấp bởi Cục SHTT Nếu một hàng phở của người thứ ba là ông C ở Nghệ An sử dụng dấu hiệu “Phở Thìn” hoặc “Phở Thìn Nghệ An” để kinh doanh thì có thể khiến khách hàng ở Nghệ An lầm tưởng rằng họ phục vụ phở theo đúng chất lượng, số lượng của hàng phở ông B Khách hàng ở Nghệ An sẽ không nhầm lẫn hàng phở

41 European Union Intellectual Property Office, “Statistics of European Union Trade Marks”, 16 Tháng Tư 2018, Oppositions, https://euipo.europa.eu/tunnel-

marks_en.pdf

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-42 Matthew Elsmore, “Trade Mark Coexistence Agreements”, 11;

Ming Deng và Nicole Yu, “Trademark Coexistence or Trademark Confusion?”, 74

của ông C với hàng phở của ông A ở Hà Nội Chủ thể kinh doanh cần được bảo vệ ở đây

là ông B

Nếu ông B được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, việc bảo vệ quyền lợi kinh doanh của ông B sẽ thuận lợi Nếu không, ông sẽ phải sử dụng quyền chống cạnh tranh không lành mạnh trong luật sở hữu trí tuệ, được xác lập bởi hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh Điều này đồng nghĩa với quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập một cách

tự động Cơ chế này không yêu cầu ông B cần phải có quyền sở hữu với nhãn hiệu, nhưng ông sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để bảo vệ quyền của mình Trước hết, vì ông B không

có quyền sở hữu nhãn hiệu, và nếu không có tên thương mại là “Phở Thìn” hoặc cụm từ ngữ tương tự, thì ông B phải chứng minh (1) “Phở Thìn” là một chỉ dẫn thương mại của ông B, (2) đã được ông B sử dụng trên thực tế để kinh doanh phở, (3) ông C sử dụng cụm

từ “Phở Thìn” như một “biểu tượng kinh doanh” hoặc “khẩu hiệu kinh doanh” và gắn nó lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo; bán, quảng cáo để bán (4) việc sử dụng đó khiến khách hàng nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh giữa ông C và ông B, hoặc nhầm lẫn về hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của dịch vụ nhà hàng phở, hoặc gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của phở; về điều kiện cung cấp dịch

vụ nhà hàng phở.43 Để chứng minh các yếu trên là khó và tốn nhiều công sức Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xem như là lối thoát cuối cùng cho người bị thiệt hại yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp44 Nó có sức bảo vệ yếu nhất, nhưng có còn hơn không, để bảo vệ những chủ thể chưa đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Trong trường hợp của ông B, không phải ông không có ý thức đăng ký quyền

sở hữu công nghiệp, mà cơ chế bảo hộ độc quyền và nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là một rào cản với người đăng ký sau như ông

43 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009

44 Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ - Tài liệu bài giảng, 114

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu giữa ông A và ông B trong trường hợp này sẽ được nộp cho Cục SHTT, cung cấp một tài liệu tham khảo để đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu Nếu Cục SHTT thấy với những nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng, nhãn hiệu của mỗi bên đã có đủ tính phân biệt, Cục sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho cả hai Quyền lợi của ông B, một người kinh doanh ngay tình, thiện chí, và đã có uy tín ở thị trường địa lý của mình sẽ được bảo hộ thuận lợi hơn trước những đối thủ cạnh tranh như ông C, mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông A, và cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng

1.4 Đặc điểm chung của thỏa thuận đồng nhãn hiệu

Nhìn một cách tổng quan, khi có ý định giao kết một thỏa thuận đồng nhãn hiệu thì những vấn đề sau đây cần phải lường trước

1.4.1 Về vị thế đàm phán giữa các bên giao kết hợp đồng

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu có thể được giao kết trong những hoàn cảnh khác nhau trong

đó vị thế đàm phán giữa hai bên có thể thay đổi Có thể đặt ra những hoàn cảnh sau khi giao kết thỏa thuận đồng nhãn hiệu:

1 Trường hợp thỏa thuận giữa một chủ sở hữu nhãn hiệu đã được bảo hộ và người sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự

2 Trường hợp thỏa thuận giữa một người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước nhưng chưa được bảo hộ và người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sau hoặc chưa nộp đơn đăng ký (cả hai dấu hiệu đều giống nhau, được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau

và đủ điều kiện bảo hộ)

3 Trường hợp thỏa thuận giữa hai người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cùng thời điểm

4 Trường hợp thỏa thuận giữa hai người cùng chưa nộp đơn đăng ký

Ở trường hợp thứ nhất và thứ hai, người chưa nộp đơn đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký chậm hơn bao giờ cũng ở vị thế yếu hơn vì bảo hộ nhãn hiệu là bảo hộ độc quyền

Ở trường hợp thứ ba, vị thế giữa hai người là cân bằng Nếu không có một thỏa thuận giữa họ để chọn ra chỉ một người sẽ được đăng ký, cuối cùng không ai được cấp văn bằng

bảo hộ cả Một lựa chọn khó khăn như vậy nhiều khi sẽ không có được giữa các bên Mỗi bên sẽ cố gắng thay đổi, bổ sung nhãn hiệu của mình một chút, sao cho vừa không quá khác biệt với dấu hiệu ban đầu, vừa đủ tính phân biệt với đối phương Nếu thỏa thuận đồng nhãn hiệu có thể giúp cho cả hai người cùng được cấp văn bằng bảo hộ, vấn đề sẽ được giải quyết Ở trường hợp thứ tư, vị thế giữa hai người cũng là cân bằng nhưng thường thực trạng này sẽ không duy trì được lâu vì bên nào cũng nộp đơn đăng ký sớm nhất có thể Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên tạo ra một hệ quả là bên nào có ưu thế về thời gian, bên đó

có lợi thế tuyệt đối trong đàm phán Các điều khoản về nghĩa vụ, giá cả thường do bên có lợi thế áp đặt và bên yếu thế mới là bên cần giao kết để được sử dụng dấu hiệu mình mong muốn Liệu giải thích các điều kiện của thỏa thuận đồng nhãn hiệu có cần giải thích theo hướng bảo vệ bên yếu thế hơn,46 hoặc vị thế đàm phán chênh lệch có ảnh hưởng tới sự bình đẳng trong giao kết hợp đồng là những điểm cần lưu ý

1.4.2 Về nội dung của thỏa thuận đồng nhãn hiệu

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu có thể thực hiện chức năng ở hai cấp độ khác nhau nhằm đạt được mục đích ở cấp độ tương tự Do vậy yêu cầu về nội dung hay sự chặt chẽ của thỏa thuận cũng sẽ có sự khác biệt khi muốn thực hiện mỗi chức năng đó Nội dung cơ bản của thỏa thuận đồng nhãn hiệu cần phải có những điều khoản phân định hoạt động kinh doanh của các bên trong thỏa thuận Sự phân chia đó dựa vào nhiều tiêu chí liên quan đến hoạt động kinh doanh như cách sử dụng nhãn hiệu, thị trường địa lý, thị trường hàng hóa, dịch

vụ, nhóm khách hàng trực tiếp, kênh tiếp thị, phương thức quảng cáo, vv

1.4.3 Liên quan tới trật tự công

Hầu hết các thỏa thuận đồng nhãn hiệu đều liên quan tới trật tự công bởi nó liên quan đến những vấn đề như khả năng nhầm lẫn của người tiêu dùng47 và quan hệ cạnh tranh

45 Điều 90.3 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009

46 Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung), 34

47 Marianna Moss, “Trademark ‘Coexistence’ Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer

Deception?”, Loyola Consumer Law Review 18, số p.h 2 (197) (Tháng Giêng 2005): 221

trong kinh doanh Luật nhãn hiệu ra đời ban đầu để chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh.49 Đảm bảo một hoạt động cạnh tranh công bằng không chỉ bảo vệ lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh doanh mà còn bảo vệ người tiêu dùng.50 Thỏa thuận đồng nhãn hiệu

cố gắng tìm ra một giải pháp khác để chứng minh tính phân biệt của nhãn hiệu bằng những nội dung có thể bị coi là phân chia thị trường kinh doanh dưới hình thức này hay hình thức khác Một thỏa thuận như vậy không chỉ nằm ở phạm vi tự do giao kết hợp đồng của mỗi bên mà còn đặt ra vấn đề liệu nó có vượt quá lằn ranh tự do được pháp luật cho phép và xâm phạm đến trật tự công hay không Khi xem xét tính hợp pháp của thỏa thuận, chúng

ta không chỉ giải thích ý chí của các bên trong thỏa thuận, mà còn phải xem xét từ góc độ lợi ích của người tiêu dùng

1.4.4 Liên quan tới chủ thể kinh doanh thứ ba

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu cũng có thể ảnh hưởng tới lợi ích của bên thứ ba trong việc chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu Nếu bên thứ ba không biết được những nội dung phân chia hoạt động kinh doanh giữa các chủ thể trong thỏa thuận, họ có thể dựa trên những thông tin thiếu sót, nhầm lẫn khi giao kết hợp đồng mua quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu Hơn nữa chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu một nhãn hiệu đã được bảo hộ trên cơ sở thỏa thuận không chỉ là chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ mà còn là chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong thỏa thuận do bên thứ ba Chắc chắn chuyển giao một nhãn hiệu đã được bảo hộ vừa trên cơ sở thỏa thuận vừa trên cơ sở đơn đăng ký không thể tự do như chuyển giao một nhãn hiệu được bảo hộ chỉ dựa trên đơn đăng ký được

48 Carin Thomsen, “Trademark Co-Existence Agreements in the Perspective of EU Competition Law” (University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law, 2012), 4

49 William M Landes và Richard A Posner, The economic structure of intellectual property law, 166

50 Lê Danh Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, và Nguyễn Ngọc Sơn, Giáo trình Luật Cạnh tranh (Đại học Kinh tế - Luật,

ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, 2010), 13–14

1.5 Cơ sở lý luận của thỏa thuận đồng nhãn hiệu

Với những ý nghĩa và đặc điểm của thỏa thuận đồng nhãn hiệu, người viết đặt ra câu hỏi liệu về mặt lý luận, nó có phù hợp với những lý thuyết về hợp đồng, về nhãn hiệu, về bảo

vệ người tiêu dùng hay không Dựa vào những lý lẽ nào để các nhà làm luật, Cục SHTT hay tòa án chấp nhận nó là một thỏa thuận hợp pháp và chấp nhận nó để cấp văn bằng bảo

hộ cho nhiều hơn một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa trùng hoặc tương tự

Có học giả cho rằng nếu quan điểm nhãn hiệu là một loại tài sản chiếm ưu thế (so với quan điểm nhãn hiệu không phải là tài sản), vậy quyền tự do ý chí của chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải được ưu tiên Như vậy thỏa thuận đồng nhãn hiệu là thỏa thuận hợp pháp, vì trong phần lớn trường hợp quyền sở hữu tài sản của cá nhân được ưu tiên so với quyền lợi của cộng đồng Nếu quan điểm nhãn hiệu không phải là tài sản chiếm ưu thế, thì tính hợp pháp của thỏa thuận đồng nhãn hiệu được xem xét dựa trên yếu tố liệu thỏa thuận có xâm phạm đến trật tự công hay không, thay vì dựa trên quyền tự do hợp đồng.51 Rõ ràng quan niệm về nhãn hiệu có sự hòa trộn, bởi vì pháp luật công nhận nó là một loại tài sản hay không lại phải dựa trên tính phân biệt của nó với cộng đồng Khó có một cái nhìn nghiêng hẳn về quan điểm nào, tự do hợp đồng hay lợi ích cộng đồng, mà cần xem xét cân bằng cả hai

1.5.1 Quyền tự do ý chí, tự do giao kết hợp đồng

Quyền tự do ý chí là cơ sở triết học của hợp đồng52 nói riêng và quan hệ dân sự nói chung, đã được pháp điển hóa trong Bộ luật dân sự ngay tại Điều 1 Ở Điều 3, quyền tự nguyện cam kết, tự do thỏa thuận của cá nhân, pháp nhân là những nguyên tắc nền tảng của quan hệ dân sự

Học thuyết tự do ý chí cổ vũ mỗi cá nhân tìm kiếm lợi ích cho riêng bản thân mình, qua

đó thúc đẩy các hoạt động kinh tế và mang lại những lợi ích chung cho xã hội.53 Trong thỏa

51 Marianna Moss, “Trademark ‘Coexistence’ Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer

Deception?”, 201–7

52 Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung)

53 Ngô Huy Cương, 24

thuận đồng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu là những thẩm phán tốt về lợi ích riêng của

họ Do vậy một thỏa thuận giữa các bên nhằm phục vụ lợi ích của chính họ làm tăng hiệu quả kinh tế.54 Hiệu quả kinh tế này chính là từ lợi nhuận của các bên trong hợp đồng, và lợi nhuận của các bên trong hợp đồng đến từ việc tiết kiệm chi phí tìm kiếm cho khách hàng Duy trì một nhãn hiệu mạnh mẽ và dễ nhận biết để giúp người tiêu dùng xác định nguồn gốc và liên kết với chất lượng sản phẩm là lợi ích chính của chủ sở hữu nhãn hiệu Với sự đầu tư vào chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu và chính nhãn hiệu, không có lý

do hợp lý để chủ sở hữu nhãn hiệu chủ đích tham gia vào những thỏa thuận làm giảm chức năng chỉ dẫn của nhãn hiệu mà có những hậu quả được lường trước về sự giảm doanh số sản phẩm trong tương lai.55

Hơn nữa trong kinh doanh, lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro Do vậy ngay cả khi tham gia vào một thỏa thuận đồng nhãn hiệu là một quyết định kinh doanh sai lầm do đã không lường trước được những vấn đề nảy sinh hoặc những khả năng nhầm lẫn khác, thì từ phía chủ sở hữu nhãn hiệu đó cũng là một cái giá công bằng Việc định đoạt quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu nhằm theo đuổi mục tiêu lợi nhận nên được tôn trọng Tòa án Cấp cao Bắc Kinh và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, trong hai vụ việc hành chính liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, đã đưa ra khẳng định có xu hướng ưu tiên lợi ích của chủ

thể trong thỏa thuận: “khi quyết định có từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu sau trên cơ sở một

nhãn hiệu đã đăng ký trước hay không, một thỏa thuận đồng nhãn hiệu có sự tham gia của chủ sở hữu nhãn hiệu trước là một yếu tố quan trọng cần được tính đến Sự đồng ý của chủ

sở hữu nhãn hiệu trước [trong thỏa thuận đồng nhãn hiệu] là cách họ định đoạt quyền của mình, và nên được tôn trọng nếu nó không trái với lợi ích của quốc gia, xã hội hoặc bên thứ ba và bởi vì việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu sau có ảnh hưởng một cách trực tiếp

54 Matthew Elsmore, “Trade Mark Coexistence Agreements”, 27

55 Marie Martens Lawsen và Linn Kjeserud, “Trademark Coexistence Agreements in the EU from an

Interdisciplinary Perspective”, 82

và thực tế hơn đến lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu trước so với lợi ích của người tiêu dùng nói chung.” 56

Mặt hạn chế của học thuyết tự do ý chí là không thể điều hòa thỏa đáng lợi ích giữa cá nhân và cộng đồng trong một xã hội phức tạp Chính vì vậy pháp luật can thiệp vào tự do

ý chí.57 Quyền tự do giao kết hợp đồng phải chịu những giới hạn nhất định nhằm bảo vệ những người yếu thế trong xã hội hoặc trong một giao dịch cụ thể và bảo vệ lợi ích công cộng58 Những giới hạn này nằm ở quy định của pháp luật như Điều 2.2, Điều 123 Bộ luật dân sự Việt Nam và các quy định ở các luật chuyên ngành

Luật Sở hữu trí tuệ đặt ra giới hạn với quyền sở hữu nhãn hiệu là: Chủ sở hữu nhãn hiệu phải có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu59 liên tục, nếu nhãn hiệu không được sử dụng liên tục

từ năm năm trở lên thì chủ sở hữu bị tước quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đó.60 Không có một giới hạn nào đặt ra cho một chủ thể khi chủ thể đó tự nguyện từ bỏ tố quyền và quyền yêu cầu của mình Bản chất của một thỏa thuận đồng nhãn hiệu là bên A đang có quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ không khởi kiện hay yêu cầu các cơ quan nhà nước xử lý hành vi của bên

B sử dụng dấu hiệu có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình, nếu như bên B không vi phạm nghĩa vụ trong thỏa thuận hai bên đã đặt ra Trong vụ Zazu Designs v L'Oreal liên quan đến nhãn hiệu “ZAZU”, L'Oreal đã trả $125,000 cho Riviera Slacks, Inc (không phải

và không liên quan đến nguyên đơn) để mua lấy sự đảm bảo rằng Riviera Slacks sẽ không khởi kiện nếu L'Oreal sử dụng nhãn hiệu “ZAZU” trên mỹ phẩm và tòa án coi thỏa thuận

đó là hợp pháp.61 Như vậy quyền tự do giao kết một thỏa thuận đồng nhãn hiệu hoàn toàn

có cơ sở

Ở một khía cạnh khác, xét từ góc độ luật cạnh tranh thì có một số điều khoản sẽ không được chấp nhận vì sự phân chia thị trường Tuy nhiên, nếu các chủ thể trong thỏa thuận

56 Ming Deng và Nicole Yu, “Trademark Coexistence or Trademark Confusion?”, 74

57 Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung), 26

58 Ngô Huy Cương, 29

59 Điều 132.2.b Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009

60 Điều 136.2 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009

61 Zazu Designs v L’Oreal 979 F.2d 499 (7th Circuit 1992) Đoạn 4

không kinh doanh trên cùng một thị trường liên quan thì sẽ không được coi là đối thủ cạnh tranh của nhau62 và vì thế quan hệ cạnh tranh giữa hai bên không tồn tại Ngay cả khi giữa hai bên có quan hệ cạnh tranh thì những thỏa thuận về phân chia thị trường tiêu thụ chỉ bị cấm nếu các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên.63 Dự thảo luật cạnh tranh mới áp dụng kỹ thuật lập pháp nguyên tắc và ngoại lệ

Dự thảo đưa ra các quy định cấm về mặt nguyên tắc “những thoả thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp trên cùng một thị trường liên quan”, tức không tính đến thị phần kết hợp của

họ.64 Sau đó Dự thảo đưa ra những trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng được một số điều kiện khác, hoặc thoả thuận hợp tác trong các ngành, lĩnh vực đặc thù đã được quy định tại luật khác có liên quan.65

Như vậy có những khả năng để một thỏa thuận đồng nhãn hiệu không bị cấm bởi luật cạnh tranh: hoặc (1) các bên trong thỏa thuận đồng nhãn hiệu không thuộc cùng một thị trường liên quan, tức không chịu sự điều chỉnh của luật cạnh tranh; hoặc (2) một thỏa thuận đồng nhãn hiệu không bao gồm những điều khoản hạn chế cạnh tranh, cũng cần lưu ý rằng khả năng này rất nhỏ vì nếu không có những điều khoản phân chia phạm vi kinh doanh sẽ khó mà triệt tiêu được khả năng nhầm lẫn của khách hàng; hoặc (3) luật Sở hữu trí tuệ quy định về thỏa thuận đồng nhãn hiệu như một “hợp đồng hợp tác”; hoặc (4) các bên tham gia thỏa thuận đồng nhãn hiệu chứng minh được thỏa thuận đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và đáp ứng được những tiêu chí bổ sung khác của luật cạnh tranh.66

62 Lê Danh Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, và Nguyễn Ngọc Sơn, Giáo trình Luật Cạnh tranh, 13

63 Điều 9.2 “Luật Cạnh tranh Việt Nam” (2004)

64 Điều 12.1 và điều 11.2 “Dự thảo Luật cạnh tranh (thứ 4) phiên họp thứ 22 của UBTVQH khóa XIV” (2018), http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1346&TabIndex=1

&LanID=1493

65 Điều 14 Dự thảo Luật cạnh tranh (thứ 4) phiên họp thứ 22 của UBTVQH khóa XIV

66 Điều 14 Trường hợp miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

1 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại Điều 12 của Luật này có thể được miễn trừ có thời hạn nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây và có lợi cho người tiêu dùng:

a) Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

b) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế;

c) Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm;

1.5.2 Nguyên tắc cân bằng lợi ích

Thỏa thuận đồng nhãn hiệu là một công cụ hướng tới sự san sẻ quyền lợi giữa người nắm giữ độc quyền và người không có quyền Nó giúp hạn chế mặt tiêu cực của bảo hộ độc quyền nhãn hiệu Ý nghĩa cân bằng lợi ích của thỏa thuận đồng nhãn hiệu hoạt động vẫn dựa trên cơ sở về chức năng kinh tế của nhãn hiệu: làm giảm chi phí tìm kiếm của người tiêu dùng Lý thuyết về “chi phí tìm kiếm” của William Landes và Richard Posner một thời là cơ sở để bảo hộ nhãn hiệu thì cũng chính lý thuyết này là cơ sở cho những học thuyết giới hạn quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu Sự phát triển của luật nhãn hiệu phản ánh một quá trình cân bằng liên tục để vừa tối đa hóa giá trị thông tin mà nhãn hiệu mang lại vừa ngăn ngừa việc sử dụng nhãn hiệu để cản trở thông tin mang tính cạnh tranh.67

1.5.2.1 Mặt tiêu cực của bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tạo ra độc quyền nhằm khuyến khích lao động sáng tạo Nhưng độc quyền ngăn cản sự cạnh tranh, vốn cũng là động lực thúc đẩy sáng tạo, thúc đẩy sự tận dụng một cách hiệu quả các nguồn lực kinh tế.68 Với những tài sản trí tuệ mang tính sáng tạo, nếu bảo hộ độc quyền khuyến khích lao động sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, thì pháp luật cần bảo vệ độc quyền Khi vai trò tích cực của độc quyền đã chấm dứt thì cũng là lúc pháp luật phải hạn chế bảo hộ độc quyền.69

Khác với độc quyền trong những quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố sáng tạo, độc quyền trong nhãn hiệu là độc quyền về nguồn tài nguyên thông tin Với nhãn hiệu, trong trường hợp bảo vệ độc quyền nhãn hiệu giúp bảo vệ sự minh bạch thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giúp tiết kiệm chi phí tìm kiếm cho người tiêu dùng và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh thì

sự độc quyền đó cần phải khuyến khích Ngược lại, khi bảo hộ một nhãn hiệu không mang

67 Stacey L Dogan và Mark A Lemley, “A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law”, 66

68 Lê Danh Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, và Nguyễn Ngọc Sơn, Giáo trình Luật Cạnh tranh, 15

69 Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ - Tài liệu bài giảng, 229

lại tính tích cực, hoặc lợi ích mà nó đem lại không lớn bằng chi phí mà nó gây ra, làm lãng phí nguồn lực của xã hội thì nhãn hiệu đó không nên nhận được sự bảo vệ của pháp luật.70Luật nhãn hiệu bảo vệ độc quyền quá chặt chẽ có khả năng bóp nghẹt sự cạnh tranh thay

vì tạo điều kiện thuận lợi cho nó Trao quyền quá nhiều cho chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ gây

ra chi phí lớn cho xã hội vì chúng dựng lên rào cản thị trường, cản trở khả năng mô tả sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. 71

Từ cơ sở tiết kiệm chi phí tìm kiếm cho người tiêu dùng một cách rõ ràng, pháp luật nhãn hiệu Hoa Kỳ, qua thực tiễn xét xử đã đưa ra tập hợp học thuyết giới hạn quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, còn được biết đến với tên gọi sử dụng hợp lý nhãn hiệu (trademark fair use) Học thuyết so sánh và quảng cáo trung thực cho phép một chủ thể được sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ để quảng cáo về đặc tính và nguồn gốc của sản phẩm,72 miễn là người so sánh không khiến người tiêu dùng lầm tưởng có một sự liên hệ nào đó giữa họ và chủ sở hữu nhãn hiệu Học thuyết sử dụng nhãn hiệu cố gắng đảm bảo rằng việc trao quyền độc quyền cho một chủ thể không cản trở những chủ thể không phải là đối thủ cạnh tranh của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra phát ngôn có giá trị thông tin Học thuyết cấm chuyển giao nhãn hiệu riêng lẻ ngăn chặn việc chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu mà không đi kèm với hàng hóa, dịch vụ.73 Đồng thời họ cũng có một học thuyết khác

để bảo vệ đồng thời quyền sở hữu nhãn hiệu của nhiều hơn một chủ thể

Thuyết đồng thời sử dụng nhãn hiệu (trademark concurrent use doctrine)

Thuyết này còn được biết đến với tên gọi Tea Rose-Rectanus vì nó xuất phát từ hai vụ việc được xét xử bởi Tòa án tối cao Hoa Kỳ Vụ thứ nhất là Hanover Star Milling Co v Metcal liên quan đến nhãn hiệu “Tea Rose” năm 1916, vụ thứ hai là United Drug Co v Theodore Rectanus Co năm 1918 Pháp luật nhãn hiệu Hoa Kỳ áp dụng nguyên tắc sử dụng

70 William M Landes và Richard A Posner, The economic structure of intellectual property law, 173

71 Stacey L Dogan và Mark A Lemley, “A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law”, 70

72 chẳng hạn mô tả rằng sản phẩm của họ bắt nguồn từ sản phẩm mang nhãn hiệu trong trường hợp bán đồ cũ hoặc sửa chữa sản phẩm mang nhãn hiệu, hoặc mô tả rằng sản phẩm của họ bắt chước hoặc mong muốn có được chất lượng giống như sản phẩm mang nhãn hiệu

73 Stacey L Dogan và Mark A Lemley, “A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law”

đầu tiên trong bảo vệ nhãn hiệu, do vậy người sử dụng một dấu hiệu đầu tiên cho hàng hóa, dịch vụ của mình sẽ được trao quyền chủ sở hữu nhãn hiệu Học thuyết đồng thời sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật Hoa Kỳ ra đời một phần nhằm hạn chế sự tiêu cực của bảo hộ độc quyền, một phần đến từ thực tiễn pháp lý của Hoa Kỳ, và chính học thuyết cũng có mặt hạn chế Các thẩm phán nhận thấy cần bảo vệ những thương nhân sử dụng nhãn hiệu một cách thiện chí, ngay tình (good faith) và xây dựng được danh tiếng tốt (goodwill) Quyền lợi chính đáng của một chủ thể như vậy không nên bị tước đoạt.74 Hơn nữa trước khi có luật nhãn hiệu thống nhất trên toàn liên bang, luật nhãn hiệu hoàn toàn dựa trên thông luật và luật thành văn của tiểu bang.75 Tình trạng cục bộ pháp luật này sau này cũng xảy ra ở EU khi các quốc gia với hệ thống bảo hộ nhãn hiệu riêng biệt liên kết lại thành lập

hệ thống bảo hộ nhãn hiệu chung như đã trình bày ở mục 1.3.1 Một thực trạng về sự cùng

tồn tại những dấu hiệu (nhãn hiệu chưa đăng ký) tương tự nhau

Nội dung của học thuyết là một người sử dụng dấu hiệu sau có thể được trao quyền năng của chủ sở hữu nhãn hiệu trong vùng địa lý của anh ta, và loại trừ quyền của người sử dụng nhãn hiệu trước, với điều kiện người sử dụng sau phải sử dụng một cách ngay tình và vùng địa lý sử dụng nhãn hiệu của hai người cách biệt nhau để đảm bảo không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.76

Sự ngay tình hay thiện chí thể hiện ở việc người sử dụng sau không biết về việc sử dụng nhãn hiệu của người sử dụng trước.77 Tuy nhiên tiêu chuẩn biết hay không cũng chỉ nhằm đánh giá về ý chí của người sử dụng sau xem người này có ý định trục lợi dựa trên uy tín của người sử dụng trước hay không, và người này có ý định gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hay không Hơn nữa việc biết hay không bắt đầu từ thời điểm nào? Từ lúc người sau bắt đầu sử dụng nhãn hiệu hay sau vài năm người đó sử dụng nhãn hiệu? Nếu có những bằng chứng khác chứng minh được là dù người này biết đã có người sử dụng nhãn hiệu

74 David S Welkowitz, “The Problem of Concurrent Use of Trademarks: An Old/New Proposal”, 359

75 David S Welkowitz, 316

76 David S Welkowitz, 321, 327

77 David S Welkowitz, 321

trước mình nhưng anh ta sử dụng nhãn hiệu không nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng để trục lợi dựa vào uy tín của người sử dụng trước, thì vẫn xác định được là anh

ta sử dụng nhãn hiệu thiện chí và ngay tình Đánh giá như vậy mới sát với mục đích của luật nhãn hiệu

Vùng địa lý sử dụng nhãn hiệu của một người là sự kết hợp của (i) khu vực sản phẩm mang nhãn hiệu của người đó đã thực sự được bán và (ii) khu vực nhãn hiệu của người đó

có danh tiếng (zone of reputation), được người tiêu dùng biết đến rộng rãi ngay cả khi sản phẩm chưa được bán Sự xác định này cần đặt trong hoàn cảnh cụ thể, xét đến tính chất hàng hóa, dịch vụ, cách sử dụng nhãn hiệu và cách tiếp thị, đặc tính về khả năng phân biệt

tự thân của nhãn hiệu.78 Một khu vực mà nhãn hiệu trước đã có danh tiếng thì nhãn hiệu sau không được phép đặt chân vào để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng Ngoài ra tòa án còn đưa ra một khái niệm vùng mở rộng tự nhiên (zone of natural expansion) Đây là khu vực mà người sử dụng trước có khả năng hoặc mong đợi một cách tự nhiên hoạt động kinh doanh của mình mở rộng đến Nếu không có bằng chứng chứng minh ngược lại, vùng mở rộng tự nhiên sẽ là vùng địa lý tiếp giáp với vùng khu vực doanh hiện tại của chủ thể Vì đây là một khái niệm ảo, nên rất khó áp dụng Chẳng hạn trong vụ United Drug Co v Theodore Rectanus Co.,79 tòa án cho rằng một thương nhân ở Massachusetts mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng cách “nhảy” qua nhiều tiểu bang khác để vươn tới Kentucky không được coi là “tự nhiên” nữa.80 Đứng ở góc độ một thương nhân với mong muốn tìm kiếm lợi nhuận thì việc bỏ qua những khu vực kém tiềm năng để mở rộng hoạt động kinh doanh là việc làm rất logic Các công ty thường nhắm đến những thành phố lớn, nơi có dân số cao, lượng khách hàng lớn và nhu cầu lớn

78 David S Welkowitz, 328

79 United Drug Co v Theodore Rectanus Co., 248 U.S 90 (U.S Supreme Court 9 Tháng Chạp 1918)

80 David S Welkowitz, “The Problem of Concurrent Use of Trademarks: An Old/New Proposal”, 329–30

1.5.2.2 Một mục tiêu không tưởng về tối ưu hóa lợi ích cho toàn xã hội?

Từ mục đích của sự giới hạn quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu để giảm đến mức tối đa chi phí tìm kiếm của người tiêu dùng, một câu hỏi được đặt ra là, liệu nhãn hiệu có thực sự cần được bảo hộ ở mức cao hơn khả năng sử dụng của chủ sở hữu nhãn hiệu hay không? Trong hoàn cảnh chủ sở hữu có phạm vi kinh doanh nhỏ về mặt địa lý thì có cần bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho chủ sở hữu trên một phạm vi địa lý rộng lớn hơn hay không? Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ đăng ký nhãn hiệu cho một loại hàng hóa đặc biệt, được bán cho một nhóm khách hàng đặc thù, thì một chủ thể khác sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho loại hàng hóa tương tự, nhưng bán cho một nhóm khách hàng khác,

có nên được bảo hộ đồng thời với chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký hay không? Ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, câu trả lời sẽ khác nhau

Trong trường hợp một nhãn hiệu mang tính độc đáo cao, và chưa có dấu hiệu nào trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trùng hoặc tương tự với nó thì pháp luật cần bảo vệ tối đa quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu Một trong những lý do của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chính là để hạn chế những rủi ro trong tương lai nếu một thương nhân muốn mở rộng hoạt động kinh doanh về mặt địa lý Ước muốn mở rộng kinh doanh sản xuất là một ước muốn hoàn toàn chính đáng và cần được khuyến khích vì mục tiêu dân giàu nước mạnh Nếu một nhãn hiệu đã có uy tín với người tiêu dùng ở một vùng, thì dù ở vùng đó sản phẩm mang nhãn hiệu đó chưa được bán, nhãn hiệu cũng cần phải được bảo vệ.81 Những khu vực như vậy còn được gọi với thuật ngữ “vùng danh tiếng” – “zone of reputation”.82 Người tiêu dùng có thể dễ dàng biết đến nhãn hiệu và uy tín của nó bằng cách này hay cách khác, ví

dụ qua phương tiện đại chúng hoặc qua truyền miệng giữa bạn bè, người thân Bất kỳ sự xuất hiện mới nào của hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự mang dấu hiệu giống với nhãn hiệu mà người tiêu dùng từng nhìn thấy cũng tạo ra khả năng nhầm lẫn cho họ Nếu

81 Robert Burrell, “Trade mark bureaucracies”, trong Trademark law and theory: a handbook of contemporary research, b.t Graeme B Dinwoodie và Mark D Janis, Research handbooks in intellectual property (Cheltenham,

UK ; Northampton, MA: E Elgar, 2008), 112

82 David S Welkowitz, “The Problem of Concurrent Use of Trademarks: An Old/New Proposal”, 328