1 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Vv Nghiên cứu tìm hiểu Hợp đồng li xăng I CƠ SỞ PHÁP LÝ 1 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 07VBHN VPQH do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 06 năm 2019 (“Luật Sở hữu trí tuệ”); 1 2 Thông tư số 162016TT BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 012007TT BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 1032006NĐ CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết.
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO V/v: Nghiên cứu tìm hiểu Hợp đồng li-xăng I CƠ SỞ PHÁP LÝ 1.1 Luật Sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 06 năm 2019 (“Luật Sở hữu trí tuệ”); 1.2 Thơng tư số 16/2016/TT-BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng năm 2011 Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 (“Thông tư 16/2006/TT-BKHCN”) II NỘI DUNG 2.1 Li-xăng 2.1.1 Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Sau gọi “SHCN”), hay gọi li-xăng, việc tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đối tượng SHCN (Bên chuyển quyền sử dụng - thường gọi Bên giao) cho phép tổ chức, cá nhân khác (Bên nhận quyền sử dụng - thường gọi Bên nhận) sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng 2.1.2 Việc li-xăng phải thực hình thức hợp đồng văn 2.1.3 Các loại hợp đồng li-xăng (i) Hợp đồng độc quyền: Trong phạm vi thời hạn li-xăng: − Bên nhận độc quyền sử dụng đối tượng SHCN; − Bên giao không ký kết hợp đồng li-xăng với bên thức ba khác được sử dụng cho phép Bên nhận; (ii) Hợp đồng không độc quyền: Trong phạm vi thời hạn li-xăng, Bên giao sử dụng đối tượng SHCN kí kết hợp đồng li-xăng với người khác; (iii) Hợp đồng thứ cấp: Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng theo hợp đồng li-xăng khác 2.1.4 Các trường hợp hạn chế việc li-xăng (i) Chủ sở hữu đối tượng SHCN li-xăng phạm vi quyền bảo hộ; (ii) Chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đối tượng li-xăng; (iii) Nhãn hiệu tập thể li-xăng cho tổ chức, cá nhân thành viên chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó; (iv) Bên nhận khơng kí kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba không Bên giao cho phép; (v) Bên nhận li-xăng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi dẫn hàng hóa, bao bì hàng hóa việc hàng hóa sản xuất theo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu; (vi) Bên nhận li-xăng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế theo quy định khoản Điều 136 Luật SHTT 2.1.5 Một số lưu ý việc li-xăng (i) Chủ sở đối tượng SHCN cần phân biệt rõ ba loại hợp đồng để đưa định xác, tránh việc nhầm lẫn gây thiệt hại cho mình; (ii) Theo ngun tắc chung, người tiếp nhận quyền (người mua) quyền SHTT có quyền khởi kiện hành vi xâm phạm quyền, cịn Bên nhận li-xăng khơng thể thực việc Tuy nhiên, nhiều trường hợp, Bên nhận lixăng độc quyền trao quyền khởi kiện 2.2 Nội dung hợp đồng li-xăng 2.2.1 Điều khoản hợp đồng li-xăng (i) Tên địa đầy đủ Bên giao Bên nhận, tên chức vụ người đại diện cho Bên (Nếu có): Điều khoản nhằm xác nhận định danh chủ thể hợp đồng Ngoài ra, bên cần tìm hiểu xác thơng tin đối tác đưa để đảm bảo hiệu lực hợp đồng; (ii) Căn chuyển giao quyền sử dụng: Phải khẳng định tư cách chuyển quyền sử dụng Bên giao, bao gồm: − Tên, số, ngày cấp thời hạn hiệu lực Văn bảo hộ thuộc quyền sở hữu Bên giao; − Tên, ngày ký, số đăng ký (Nếu có) thời hạn hiệu lực hợp đồng li-xăng cấp - quyền sử dụng cấp cho Bên giao Bên giao phép li-xăng thứ cấp (đối với hợp đồng li-xăng thứ cấp); (iii) Dạng hợp đồng: Điều khoản dạng hợp đồng phải rõ hợp đồng li-xăng hợp đồng độc quyền hay khơng độc quyền, có phải hợp đồng thứ cấp hay không; (iv) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ: Phải điều kiện giới hạn quyền sử dụng Bên nhận, bao gồm: − Phạm vi đối tượng SHCN mà Bên nhận sử dụng: Một phần hay toàn khối lượng bảo hộ xác lập theo Văn bảo hộ; − Giới hạn hành vi sử dụng mà Bên nhận phép thực hiện: Tất hay số hành vi sử dụng thuộc quyền Bên giao; − Phạm vi lãnh thổ mà Bên nhận phép sử dụng đối tượng SHCN mà phạm vi đó, đối tượng Bên giao bảo đảm cho Bên nhận không bị tranh chấp với bên thứ ba có quyền đối tượng SHCN bảo hộ Nhà nước: Một phần hay toàn lãnh thổ Việt Nam lãnh thổ theo hợp đồng li-xăng cấp trên; (v) Thời hạn hợp đồng: − Xác định khoảng thời gian mà Bên nhận phép sử dụng đối tượng SHCN; − Việc bên thoả thuận thời hạn li-xăng để bảo đảm quyền Bên giao với việc tối đa hố lợi ích thời gian đối tượng giá trị; − Theo quy định pháp luật, thời hạn phải nằm thời hạn bảo hộ đối tượng SHCN; − Ngoài ra, hợp đồng li-xăng thứ cấp thời hạn nằm thời hạn hợp đồng li-xăng cấp (vi) Giá chuyển giao quyền sử dụng: − Phải quy định khoản tiền mà Bên nhận phải toán cho Bên giao để sử dụng đối tượng SHCN theo điều kiện thỏa thuận hợp đồng; − Giá Bên thỏa thuận, bao gồm phí li-xăng chi phí khác (Ví dụ phí trả cho chuyên viên hướng dẫn vấn đề tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm), dựa sở ước tính hiệu kinh tế Bên nhận thu từ việc sử dụng đối tượng SHCN phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan; − Hợp đồng phải ghi rõ chuyển quyền sử dụng miễn phí; − Điều khoản phương thức tốn phải quy định thời hạn, phương tiện, cách thức toán; (vii) Quyền nghĩa vụ Bên giao Bên nhận: Cần thỏa thuận quyền nghĩa vụ Bên với điều kiện không trái với quy định pháp luật, bao gồm nội dung sau đây: − Nghĩa vụ Bên giao: + Đăng ký hợp đồng (Nếu có thỏa thuận); + Nộp thuế theo pháp luật thuế; + Giải tranh chấp với Bên thứ ba việc li-xăng gây tranh chấp; + Thực biện pháp cần thiết phù hợp chống lại hành vi xâm phạm quyền SHCN Bên thứ ba gây thiệt hại cho Bên nhận; − Nghĩa vụ Bên nhận: + Đăng ký hợp đồng (Nếu có thỏa thuận); + Trả phí cho Bên giao theo mức phương thức toán thỏa thuận; + Chịu kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ (Nếu có thỏa thuận); + Ghi dẫn sản phẩm, bao bì sản phẩm sản phẩm sản xuất theo hợp đồng li-xăng với Bên giao tên Bên giao Nội dung bắt buộc trường hợp li-xăng nhãn hiệu 2.2.2 Những điểm cần lưu ý nội dung hợp đồng li-xăng (i) Những điều khoản bị vô hiệu điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền Bên nhận, đặc biệt điều khoản không xuất phát từ quyền Bên giao đối tượng SHCN không nhằm để bảo vệ quyền Cụ thể: − Cấm Bên nhận cải tiến đối tượng SHCN, trừ nhãn hiệu; buộc Bên nhận phải chuyển giao miễn phí cho Bên giao cải tiến đối tượng SHCN Bên nhận tạo quyền đăng ký SHCN, quyền SHCN cải tiến đó; − Trực tiếp gián tiếp hạn chế bên chuyển quyền xuất hàng hóa, dịch vụ sản xuất cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang vùng lãnh thổ nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu cơng nghiệp tương ứng có độc quyền nhập hàng hóa đó; − Buộc bên chuyển quyền phải mua toàn tỷ lệ định nguyên liệu, linh kiện thiết bị bên chuyển quyền bên thứ ba bên chuyển quyền định mà khơng nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ bên chuyển quyền sản xuất cung cấp; − Cấm bên chuyển quyền khiếu kiện hiệu lực quyền sở hữu công nghiệp quyền chuyển giao bên chuyển quyền; (ii) Hợp đồng có thêm điều khoản không trái với quy định pháp luật hành, đặc biệt điều khoản sau: − Điều khoản điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng: Thỏa thuận điều kiện theo sửa đổi, đình chỉ, vơ hiệu hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật; − Điều khoản cách thức giải tranh chấp: Lựa chọn số cách sau để giải tranh chấp Bên: + Tự thương lượng; + Thơng qua trọng tài; + Thơng qua tịa án; + Kết hợp phương thức trên; (iii) Khi chủ sở hữu đối tượng SHCN nhiều người cần đồng ý chủ sở hữu tiến hành việc li-xăng 2.3 Đăng kí hợp đồng li-xăng 2.3.1 Thủ tục đăng kí (i) Bước 1: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; (ii) Bước 2: Trong thời hạn tháng kể từ ngày nộp, Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu cơng nghiệp thẩm định hình thức nội dung theo quy định pháp luật; (iii) Bước 3: Trường hợp Hồ sơ thiếu sót, người nộp hồ sơ thông báo văn dự định từ chối đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu cơng nghiệp, nêu rõ thiếu sót dẫn đến dự định từ chối đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ấn định thời gian tháng để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót, phản đối dự định từ chối đăng ký Hợp đồng; − Trường hợp khơng sửa chữa thiếu sót khơng có lý xác đáng để phản đối dự định từ chối, Hợp đồng bị từ chối đăng ký; − Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu thời gian quy định, hợp đồng ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia chuyển giao quyền SHCN; (iv) Bước 4: Người nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp kèm theo 01 Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu cơng nghiệp đóng dấu đăng ký Quyết định đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp công bố Công báo Sở hữu công nghiệp 2.3.2 Hồ sơ, tài liệu đăng kí (i) Tờ khai đề nghị đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mẫu số 02-HĐSD Phụ lục D ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-; (ii) 02 gốc hợp lệ Hợp đồng chuyển quyền sử dụng kể Phụ lục (nếu có); Hợp đồng làm ngơn ngữ khác tiếng Việt phải kèm theo Bản dịch Hợp đồng tiếng Việt; Hợp đồng có nhiều trang trang phải có chữ ký xác nhận bên đóng dấu giáp lai; (iii) Văn đồng ý đồng chủ sở hữu việc chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; (iv) Bản chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký Hợp đồng; (v) Giấy uỷ quyền (nếu có) 2.3.3 Các khoản phí, lệ phí phải nộp (i) Phí đăng bạ Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng; (ii) Phí thẩm định hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu cơng nghiệp: 230.000 đồng; (iii) Phí cơng bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng; (iv) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng ... quy? ??n, cịn Bên nhận li- xăng thực việc Tuy nhiên, nhiều trường hợp, Bên nhận lixăng độc quy? ??n trao quy? ??n khởi kiện 2.2 Nội dung hợp đồng li- xăng 2.2.1 Điều khoản hợp đồng li- xăng (i) Tên địa đầy... (iii) Dạng hợp đồng: Điều khoản dạng hợp đồng phải rõ hợp đồng li- xăng hợp đồng độc quy? ??n hay không độc quy? ??n, có phải hợp đồng thứ cấp hay khơng; (iv) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quy? ??n sử... trị; − Theo quy định pháp luật, thời hạn phải nằm thời hạn bảo hộ đối tượng SHCN; − Ngoài ra, hợp đồng li- xăng thứ cấp thời hạn nằm thời hạn hợp đồng li- xăng cấp (vi) Giá chuyển giao quy? ??n sử dụng: