Khoản 3 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 xác định các hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:
- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
Trong trường hợp này, việc sử dụng một dấu hiệu bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý nếu có 3 dấu hiệu: (1) Có hành vi sử dụng dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ; (2) Dấu hiệu được sử dụng cho sản phẩm “trùng” với “sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý” được bảo hộ; (3) Sản phẩm mang dấu hiệu không đáp ứng được các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý mặc dù cũng có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn.
Theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 105/2006/NĐ- CP, một dấu hiệu bị coi là trùng với chỉ dẫn địa lý nếu giống với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, ý nghĩa hoặc về hình ảnh, biểu tượng thuộc phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý; Sản phẩm trùng với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nếu giống nhau về bản chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ.
Một trong những điều kiện tiên quyết để chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có tính chất, chất lượng đặc thù. Mặc dù
tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường” [18, Điều 121], nhưng không có nghĩa bất kỳ người sản xuất nào tại địa phương có chỉ dẫn địa lý đều có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của mình. Để bảo vệ uy tín của chỉ dẫn địa lý cũng như chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, pháp luật quy định việc sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm phải được sự cho phép và chịu sự giám sát chất lượng của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Thông qua việc kiểm sát chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý sẽ loại bỏ những sản phẩm không bảo đảm được các chỉ tiêu, chất lượng đã định, mặc dù có nguồn gốc từ khu vực mang chỉ dẫn địa lý. Những sản phẩm không bảo đảm chất lượng còn có thể bị coi là hàng hóa giả mạo theo quy định của Điều 213 Luật SHTT.
Quy định này nhằm mục đích bảo đảm uy tín của các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, bảo vệ lợi ích cho những nhà sản xuất chân chính, bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng và toàn xã hội, chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, sản xuất kinh doanh, hàng giả, hàng kém chất lượng.
- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý;
Danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý thường gắn liền với một loại sản phẩm, hàng hóa nhất định. Cũng giống như nhãn hiệu chỉ được đăng ký sử dụng cho một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định, chỉ dẫn địa lý cũng chỉ được sử dụng cho loại sản phẩm đã nêu trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.
Trên thực tế, những người sản xuất nhiều khi muốn lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nên đã cố ý sử dụng dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho những sản phẩm tương tự với “sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý” nhằm làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn về xuất xứ, danh tiếng,
chất lượng của sản phẩm. Để bảo vệ danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cũng như nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, Luật SHTT xác định hành vi sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho những sản phẩm tương tự sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý là hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý.
Để đánh giá việc sử dụng một chỉ dẫn địa lý bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý trong trường hợp này, chúng ta phải căn cứ vào hai tiêu chí: (1) đánh giá bản chất của hàng hóa đang bị xem xét có tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đã được đang ký bảo hộ không; (2) Việc sử dụng đó có lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý không.
Theo Điểm b Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 105/2006/NĐ- CP, sản phẩm mang dấu hiệu bị nghi ngờ tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, nếu tương tự nhau về bản chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ. Tương tự về bản chất có nghĩa là sản phẩm bị nghi ngờ tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý về cấu tạo, thành phần; tương tự về chức năng là tương tự về công dụng hoặc mục đích sử dụng; cùng kênh tiêu thụ có thể hiểu là cùng nơi bày bán. Ví dụ: sữa tươi, sữa đặc, sữa bột, sữa đậu nành… cùng được bày bán trong một gian hàng; trong khi quần áo, giày dép được bày bán tại một gian hàng khác.
Những sản phẩm này không trùng nhau nhưng khi cùng sử dụng một chỉ dẫn địa lý thì có khả năng làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Việc sử dụng chỉ dẫn địa lý cho những sản phẩm tương tự phải được thực hiện với lỗi cố ý, nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Như vậy, nếu như người sử dụng chỉ dẫn địa lý chứng minh được sản phẩm tương tự do họ sản xuất cũng có uy tín đối với công chúng (được người tiêu dùng biết đến rộng rãi và tin dùng) và hoàn toàn không có ý đồ lợi dụng danh tiếng của chỉ dẫn địa lý thì hành vi sử dụng đó có thể không bị coi là vi phạm.
Vậy việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho những sản phẩm không tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý không? Theo quy định của Khoản 3 Điều 129 Luật SHTT, chỉ có việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm trùng hoặc tương tự mới bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, trên thế giới đã có những trường hợp sử dụng nhãn hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ cho những sản phẩm không tương tự vẫn bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý.
- Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó;
Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong trường hợp này nhằm chống lại việc sử dụng những dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ thực của sản phẩm. Hành vi bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý trong trường hợp này đồng thời phải thỏa mãn ba dấu hiếu:
(1) Sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn đó; (2) Có việc sử dụng chỉ dẫn trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn được bảo hộ; (3) Việc sử dụng chỉ dẫn này phải làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ thật của sản phẩm cũng như mối liên hệ giữa chỉ dẫn và nguồn gốc.
Để chứng minh một hành vi sử dụng chỉ dẫn địa lý là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo trường hợp này, người phản đối buộc phải chứng minh hành vi sử dụng đó thỏa mãn ba dấu hiệu kể trên. Nếu có việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho những sản phẩm không có xuất xứ từ khu vực địa lý đó nhưng việc sử dụng không làm
cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm do người sử dụng chỉ dẫn có nếu xuất xứ thật của sản phẩm thì không bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý. Ví dụ: Người sản xuất nước nắm ở Thái Lan có thế sử dụng dấu hiệu “Phú Quốc” cho sản phẩm của họ (in trên nhãn sản phẩm) mà không bị coi là vi phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý nếu trên nhãn sản phẩm có ghi xuất xử “Made in ThaiLand”. Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc chỉ có thế thắng kiện và có quyền ngăn cấm việc sử dụng này nếu chứng minh được việc sử dụng đó gây nhầm lẫn về xuất xứ của sản phẩm. Quy định này cũng không thể ngăn chặn việc sử dụng những chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ ở nơi nó xuất xứ nhưng bị coi là tên chung ở quốc gia khác, theo đó người tiêu dùng ở đây không thể nhầm lẫn dấu hiệu đó chỉ dẫn về nguồn gốc của hàng hóa.
Quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 129 nêu trên thực chất là sự sao chép tinh thần của Điều 22.2 Hiệp định TRIPs khi quy mức độ bảo hộ tối thiểu cho các sản phẩm hàng hóa nói chung. Mức độ bảo hộ này chỉ chống lại việc sử dụng các dấu hiệu trung hoặc tương tự với chỉ dẫn cho công chúng về nguồn gốc của hàng hóa. Quy định này không thể ngăn chặn một cách tuyệt đối những hành vi sử dụng các chỉ dẫn trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho những sản phẩm không có xuất xứ từ khu vực địa lý đó.
- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hoá hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tương tự như vậy.
Trong trường hợp này, một mức độ bảo hộ cao hơn được áp dụng cho các chỉ dẫn địa lý cho rượu vang và rượu mạnh. Các hành vi sử dụng chỉ dẫn
địa lý được bảo hộ cho rượu vang và rượu mạnh sẽ bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý nếu:
+ Chỉ dẫn được sử dụng cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý tương ứng được chỉ dẫn;
+ Ngay cả trong trường hợp có nêu chỉ dẫn xuất xứ thật của sản phẩm; + Thậm chí ngay cả khi chỉ dẫn địa lý chỉ được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc tương tự như vậy.
Ưu điểm nổi bật của trường hợp này so với các trường hợp nêu trên là người sử dụng hợp phạm chỉ dẫn địa lý không cần thiết phải chứng minh việc sử dụng chỉ dẫn bởi chủ thể khác là nhằm lợi dụng danh tiếng, uy tiến của chri dẫn địa lý hoặc gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ thực của sản phẩm mà chỉ cần chứng minh sản phẩm mang chỉ dẫn không có nguồn gốc, xuất xứ từ khu vực tương ứng với chỉ dẫn đó. Bất cứ hành vi sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang và rượu mạnh cho rượu vang và rượu mạnh không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn đều bị coi là vi phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý.
Quy định của Luật SHTT Việt Nam hiện nay hoàn toàn phù hợp và tương thích với quy định của Điều 22, 23 Hiệp định TRIPs về mức độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý chống lại các hành vi xâm phạm.