Công ty A ngày 01082011 nộp đơn đăng ký nhãn hiệu BINKA cho văn phòng phẩm nhóm 16. Ngày 01022013 Cục Sở hữu trí tuệ có quyết định từ chối vì cho rằng nhãn hiệu trên tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu BILKA của Công ty B cho văn phòng phẩm có hiệu lực đế

8 Điểm BTL 2016 Luật sở hữu trí tuệ Đại học Luật HN Tình huống số 3: Công ty A ngày 01082011 nộp đơn đăng ký nhãn hiệu BINKA cho văn phòng phẩm nhóm 16. Ngày 01022013 Cục Sở hữu trí tuệ có quyết định từ chối vì cho rằng nhãn hiệu trên tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu BILKA của Công ty B cho văn phòng phẩm có hiệu lực đến ngày 31122013. Qua tìm hiểu, Công ty A biết rằng Công ty B đã bị giải thể ngày 01042006. Anhchị hãy tư vấn đưa ra những phương án Công ty A cần làm gì để đăng ký được nhãn hiệu BINKA?

Danh mục từ viết tắt: SHTT: Sở hữu trí tuệ Luật SHTT: Luật sở hữu trí tuệ Cục SHTT: Cục sở hữu trí tuệ LỜI MỞ ĐẦU Trải qua 30 năm đổi từ kinh tế kế hoạch hóa bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề giải tranh chấp liên quan đến vấn đề bảo hộ nhãn hiệu quyền sở hữu công nghiệp nước ta xảy ngày phổ biến Vì vậy, để có nhìn sâu sắc vấn đề bảo hộ nhãn hiệu quyền sở hữu công nghiệp, em xin lựa chọn tình số 3: Cơng ty A ngày 01/08/2011 nộp đơn đăng ký nhãn hiệu BINKA cho văn phòng phẩm nhóm 16 Ngày 01/02/2013 Cục Sở hữu trí tuệ có định từ chối cho nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu BILKA Cơng ty B cho văn phịng phẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2013 Qua tìm hiểu, Cơng ty A biết Công ty B bị giải thể ngày 01/04/2006 Anh/chị tư vấn đưa phương án Cơng ty A cần làm để đăng ký nhãn hiệu BINKA? GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Khả đăng ký nhãn hiệu BINKA Công ty A Thứ nhất, vào khoản Điều 87 Luật SHTT Quyền đăng ký nhãn hiệu : “Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa sản xuất dịch vụ cung cấp” Đây quyền tổ chức, cá nhân hàng hóa sản xuất dịch vu cung cấp Thứ hai, nhãn hiệu BINKA mà Công ty A muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không thuộc dấu hiệu không bảo hộ quy định Điều 73 Luật SHTT: “Các dấu hiệu sau không bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu: Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy nước; Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp Việt Nam tổ chức quốc tế, khơng quan, tổ chức cho phép; Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam, nước ngoài; Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành tổ chức quốc tế mà tổ chức có yêu cầu khơng sử dụng, trừ trường hợp tổ chức đăng ký dấu làm nhãn hiệu chứng nhận; Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn có tính chất lừa dối người tiêu dùng nguồn gốc xuất xứ, tính năng, cơng dụng, chất lượng, giá trị đặc tính khác hàng hố, dịch vụ.” Thứ ba, theo liệu tình đưa ngày 1/8/2011, Cơng ty A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tới Cục sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu BINKA văn phịng phẩm nhóm 16 Cơng ty A muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu BINKA cho văn phịng phẩm nhóm 16 thuộc danh mục phân loại hàng hóa sở hữu trí tuệ Thỏa ước Nice Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Công ty A phải đáp ứng đủ điều kiện quy định Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ: “1 Là dấu hiệu nhìn thấy dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể hình chiều kết hợp yếu tố đó, thể nhiều màu sắc 2.Có khả phân biệt hàng hóa, dịch vụ chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ chủ thể khác.” Dễ thấy, nhãn hiệu “BINKA” mà Công ty A muốn đăng ký nhãn hiệu thỏa mãn điều kiện dấu hiệu thể dạng chữ xếp cạnh nhau,có chữ cái, nhìn thấy Tuy nhiên điều kiện lý mà Cục sở hữu trí tuệ từ chối cấp văn bảo hộ nhãn hiệu BINKA cho Công ty A Cục cho nhãn hiệu có tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đăng ký trước BILKA có hiệu lực kéo dài tới 31/12/2013 - Xét hình thức, số ký tự, ,thứ tự xếp chữ cái, chữ in đứng, phát âm nhãn hiệu mà công ty A định đăng ký trùng với nhãn hiệu đăng ký công ty B, khác chữ “L” chữ “N” đứng sau chữ “BI” đứng trước chữ “KA”; - Xét lĩnh vực kinh doanh, nhãn hiệu Công ty B đăng ký nhãn hiệu Công ty A nộp đơn yêu cầu thuộc nhóm 16 bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ Thỏa ước Nice “văn phịng phẩm” Khả tự phân biệt nhãn hiệu cụ thể hóa Điều 74 Luật SHTT: “Nhãn hiệu coi có khả phân biệt tạo thành từ yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ từ nhiều yếu tố kết hợp thành tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ không thuộc trường hợp quy định khoản Điều này” Ở đây, pháp luật không quy định toàn dấu hiệu phải “dễ nhận biết” “dễ ghi nhớ” mà cần “yếu tố” định Dấu hiệu dễ nhận biết, dễ ghi nhớ dấu hiệu tạo nên ấn tượng có khả giúp tiếp xúc với chúng lưu giữ trí nhớ dễ dàng đồng thờ i nhận biết phân biệt với nhãn hiệu khác Như vậy, vào sở nhãn hiệu “BINKA” Công ty A không đáp ứng điều kiện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tuy nhiên, theo tình huống, nhãn hiệu BILKA Cơng ty B đăng ký bảo hộ cho văn phòng phẩm quan đăng kí quyền sở hữu trí tuệ thời hạn bảo hộ nhãn hiệu đến ngày 31/12/2013 Tuy nhiên, Cơng ty A sau tìm hiểu biết Cơng ty B (chủ sở hữu nhãn hiệu BILKA) giải thể từ ngày 01/04/2006 Tức cách thời điểm Công ty A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu BINKA cho văn phịng phẩm nhóm 16 năm tháng Theo điểm h, khoản Điều 74 Luật SHTT nhãn hiệu bị coi khơng có khả phân biệt “Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng tương tự mà đăng ký nhãn hiệu chấm dứt hiệu lực chưa năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt lý nhãn hiệu không sử dụng theo quy định điểm d khoản Điều 95 Luật này” Trong trường hợp này, nhãn hiệu BILKA Cơng ty B có hiệu lực tới ngày 31/12/2013 Công ty B - chủ sở hữu nhãn hiệu BILKA giải thể từ 1/4/2006 hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu BILKA Công ty B đương nhiên chấm dứt kể từ thời điểm Công ty B giải thể “Văn bảo hộ chấm dứt hiệu lực trường hợp sau đây: c Chủ văn bảo hộ khơng cịn tồn chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không cịn hoạt động kinh doanh mà khơng có người thừa kế hợp pháp”1 Như trường hợp này, hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu BILKA Công ty B chấm dứt kể từ ngày Cơng ty B giải thể ngày 1/4/2006 Do đó, nhãn hiệu BINKA mà Công ty B nộp hồ sơ đăng ký không bị coi nhãn hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác Điểm c khoản Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ sử dụng cơng ty A hồn tồn có khả đăng ký nhãn hiệu BINKA cho Cơng ty Một số phương án để Cơng ty A đăng ký nhãn hiệu BINKA Cơng ty A lựa chọn số phương án sau để đăng ký nhãn hiệu BINKA: a Phương án 1: Công ty A chứng minh công ty B giải thể nộp đơn yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ với nhãn hiệu BILKA công ty B Để đăng ký nhãn hiệu BINKA cho văn phịng phẩm sản xuất hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu BILKA cơng ty B phải chấm dứt Tình đưa công ty B giải thể chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/4/2006, cơng ty B khơng cịn tồn phù hợp với điểm c khoản Điều 95 Luật SHTT: “Chủ văn bảo hộ khơng cịn tồn chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khơng cịn hoạt động kinh doanh mà khơng có người thừa kế hợp pháp” văn bảo hộ chấm dứt hiệu lực Để đưa chứng minh công ty B - chủ sở hữu nhãn hiệu BILKA khơng cịn hoạt động công ty A phải đưa tài liệu, chứng cứ, dẫn chứng cho Cục Sở hữu trí tuệ việc công ty B tuyên bố giải thể, chấm dứt hoạt động từ 1/4/2006 yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu BILKA công ty B Đánh giá phương án: Việc chứng minh công ty tuyên bố giải thể, chấm dứt hoạt động khơng khó, chi phí khơng nhiều tính khả thi cao, thuyết phục b Phương án 2: Trường hợp nhãn hiệu công ty A chứng minh nhãn hiệu BINKA công ty sử dụng thừa nhận rộng rãi cho văn phịng phẩm trước ngày cơng ty B nộp đơn yêu cầu cấp văn bảo hộ Công ty A chứng minh nhãn hiệu BINKA sử dụng thừa nhận rộng rãi cho văn phịng phẩm trước ngày cơng ty B nộp đơn u cầu cấp văn bảo hộ nhãn hiệu BILKA công ty B không đáp ứng điều kiện bảo hộ (khơng có khả phân biệt) theo quy định điểm g, khoản Điều 74 Luật SHTT: “Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác sử dụng thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng tương tự từ trước ngày nộp đơn ngày ưu tiên trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên”= Công ty A phải đưa tài liệu, chứng như: thời gian sử dụng, doanh số bán hàng, thị hiếu người tiêu dùng uy tín, danh tiếng nhãn hiệu hàng hóa trước ngày cơng ty B nộp đơn để chứng minh nhãn hiệu sử dụng thừa nhận rộng rãi,… Căn vào Điều 39.5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành số điều Luật sở hữu trí tuệ sở hữu cơng nghiệp: “39.5 Các ngoại lệ sau áp dụng đánh giá khả phân biệt dấu hiệu chữ dấu hiệu hình: a) Dấu hiệu thuộc trường hợp nêu điểm 39.3.a, b, c, g, h điểm 39.4.a, b, c, d, e Thông tư sử dụng với chức nhãn hiệu người tiêu dùng biết đến cách rộng rãi nhờ nhãn hiệu đạt khả phân biệt hàng hoá, dịch vụ liên quan b) Để áp dụng ngoại lệ này, người nộp đơn phải cung cấp chứng việc sử dụng cách rộng rãi nhãn hiệu (thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng , nhãn hiệu coi "được sử dụng" việc sử dụng tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp) chứng khả phân biệt nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ liên quan chủ nhãn hiệu Trong trường hợp này, nhãn hiệu thừa nhận có khả phân biệt thể dạng dạng mà sử dụng liên tục phổ biến thực tế.” Sau chứng minh nhãn hiệu BINKA công ty A sử dụng thừa nhận rộng rãi cho văn phịng phẩm trước ngày cơng ty B nộp đơn yêu cầu cấp văn bảo hộ nhãn hiệu BILKA cơng ty B trở thành “Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác sử dụng thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng tương tự từ trước ngày nộp đơn ngày ưu tiên trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên” ( Điểm g, Khoản 2, Điều 74 Luật SHTT) Mặt khác, vào Điểm b, Khoản 1, Điều 96 Luật SHTT “Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng điều kiện bảo hộ thời điểm cấp văn bảo hộ” trường hợp văn bảo hộ bị hủy bỏ tồn hiệu lực Theo đó, cơng ty A yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực văn bảo hộ công ty B Đánh giá phương án: Việc đưa thời gian sử dụng, doanh số bán hàng công ty A đơn giản, không tốn Tuy nhiên, để đánh giá thị hiếu người tiêu dùng uy tín, danh tiếng nhãn hiệu hàng hóa để chứng minh nhãn hiệu sử dụng thừa nhận rộng rãi tương đối khó Công ty A phải thu thập số liệu, khảo sát đối tượng sử dụng, xác minh việc khảo sát thật, khơng có mua chuộc, làm số liệu giả,… Thực điều nhiều thời gian, chi phí đồng thời hiệu chưa đạt mong muốn c Phương án 3: Trường hợp nhãn hiệu BINKA công ty A nhãn hiệu tiếng Cơng ty A phải chứng minh nhãn hiệu BINKA cơng ty nhãn hiệu tiếng Để chứng minh nhãn hiệu BINKA công ty A nhãn hiệu tiếng tức nhãn hiệu điều kiện để trở thành nhãn hiệu thông thường quy định Điều 72, 73 74 Luật SHTT nhãn hiệu phải thỏa mãn một, số tất tiêu chí quy định Điều 75 Luật SHTT quy định Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu tiếng: “1 Số lượng người tiêu dùng liên quan biết đến nhãn hiệu thơng qua việc mua bán, sử dụng hàng hố, dịch vụ mang nhãn hiệu thông qua quảng cáo; Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu lưu hành; Doanh số từ việc bán hàng hoá cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu số lượng hàng hoá bán ra, lượng dịch vụ cung cấp; Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; Uy tín rộng rãi hàng hố, dịch vụ mang nhãn hiệu; Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu tiếng; Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư nhãn hiệu.” Sau chứng minh nhãn hiệu BINKA cơng ty A nhãn hiệu tiếng nhãn hiệu BILKA công ty B lúc trở thành “Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu coi tiếng người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu tiếng đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, việc sử dụng dấu hiệu làm ảnh hưởng đến khả phân biệt nhãn hiệu tiếng việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín nhãn hiệu tiếng” Điểm i , Khoản 2, Điều 74 Luật SHTT trường hợp nhãn hiệu bị coi khơng có khả phân biệt nên nhãn hiệu BILKA công ty B không đáp ứng điều kiện bảo hộ thời điểm cấp văn bảo hộ Mặt khác, vào Điểm b, Khoản 1, Điều 96 Luật SHTT: “Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng điều kiện bảo hộ thời điểm cấp văn bảo hộ” trường hợp văn bảo hộ bị hủy bỏ tồn hiệu lực Theo đó, Điểm i, Khoản 2, Điều 74 Luật SHTT công ty A yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực văn bảo hộ công ty B Đánh giá phương án: Theo pháp luật hành Luật SHTT, Công ty A yêu cầu công nhận nhãn hiệu tiếng thân Cục SHTT lúng túng Luật văn liên quan khơng có quy trình cụ thể để xem xét nhãn hiệu tiếng mà quy định thủ tục đăng ký nhãn hiệu định Mục Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Một khó khăn khác xảy cho doanh nghiệp quan chức Điều 75 Luật SHTT, tất tiêu chí Luật khơng cho biết tiêu chí bắt buộc, tiêu chí khơng bắt buộc hay có bắt buộc tất cả; Pháp luật quy định khái niệm nhãn hiệu tiếng, tiêu chí nhãn hiệu tiếng chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể nên quan quản lý doanh nghiệp lúng túng để công nhận Một thực tế Việt Nam chưa có nhãn hiệu công nhận nhãn hiệu tiếng Như vậy, phương án thực tương đối tốn thời gian, tiền bạc tính khả thi thấp d Phương án 4: Trong trường hợp công ty A tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp, đưa thị trường sản phẩm công ty B sản xuất với điều kiện công ty B không sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm khơng phản đối việc đăng ký đó, Cơng ty A phải chứng minh cơng ty B khơng có quyền đăng ký nhãn hiệu Căn khoản Điều 87 Luật SHTT thì: ‘Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà đưa thị trường người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất khơng sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm khơng phản đối việc đăng ký đó’ Như vậy, trường hợp công ty A phải đưa tài liệu, giấy tờ chứng minh công ty B đại lý nhà phân phối sản phẩm cho công ty A hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa, hợp đồng phân phối, Khi đó, công ty B đưa sản phẩm công ty A thị trường khơng có quyền đăng ký nhãn hiệu công ty A sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm phải đối việc đăng ký cơng ty B Theo đó, cơng ty A yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ hiệu lực văn bảo hộ công ty B vào khoản điểm a khoản Điều 96 LSHTT: “Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu quan quản lý nhà nước quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bảo hộ trường hợp người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quyền đăng ký với điều kiện cơng ty A phải nộp phí lệ phí.” Đánh giá phương án: phương án tương đối khả thi việc chứng minh công ty B đại lý công ty A tương đối đơn giản, tiết kiệm thời gian chi phí Khi cơng ty B đại lý A cơng ty A dễ dàng đưa hợp đồng ký kết hai bên mà đến quan khác, đối tượng khác để xác nhận giấy tờ liên quan Như vậy, Cơng ty A lựa chọn phương án nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tới Cục SHTT Văn phòng đại diện Cục SHTT Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm giấy tờ quy định Thông tư 01/2007/TTBKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật sở hữu trí tuệ sở hữu cơng nghiệp KẾT LUẬN Trên làm em, làm cịn nhiều thiếu sót, em mong nhận đánh giá, góp ý từ thầy giáo Em xin chân thành cảm ơn! Danh mục tài liệu tham khảo: Luật sở hữu trí tuệ 2009 Thỏa ước Nice Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật sở hữu trí tuệ sở hữu cơng nghiệp Thơng tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định 103/2006/NĐCP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật sở hữu trí tuệ sở hữu cơng nghiệp Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ - Trường Đại học Luật Hà Nội http://luatsu-vn.com/bao-ho-thuong-hieu-doi-voi-van-phong-pham/ http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/bang-phan-loai-hang-hoadich-vu-nice-10/188.html ... tình đ? ?a ngày 1/8/2011, Công ty A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tới Cục sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu BINKA văn phịng phẩm nhóm 16 Cơng ty A muốn đăng ký b? ??o hộ nhãn hiệu BINKA cho văn phịng phẩm nhóm. .. minh công ty B giải thể nộp đơn yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực văn b? ??o hộ với nhãn hiệu BILKA công ty B Để đăng ký nhãn hiệu BINKA cho văn phòng phẩm sản xuất hiệu lực văn b? ??o hộ nhãn. .. phịng phẩm nhóm 16 Ngày 01/02/2013 Cục Sở hữu trí tuệ có định từ chối cho nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu BILKA Công ty B cho văn phịng phẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2013 Qua tìm hiểu,