chủ đề bình luận bản án phúc thẩm số 24 2020 kdtm pt ngày 22 6 2020 của tòa án nhân dân cấp cao thành phố hồ chí minh về tranh chấp tên miền

Chương 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÊN MIỀN, TÊN MIỀN LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU1.1 Những vấn đề lý luận về tên miền 1.1.1 Khái quát chung về tên miền 1.1.1.1 Khái niệm tên miền Theo qu

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆCHỦ ĐỀ: BÌNH LUẬN BẢN ÁN PHÚC THẨM SỐ 24/2020/KDTM-PT NGÀY 22/6/2020

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TRANH

CHẤP TÊN MIỀN

LỚP: LUẬT KINH TẾ K45CNHÓM: 3

GVHD: ThS Nguyễn Lương Sỹ

Chương 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÊN MIỀN, TÊN MIỀN LIÊN

QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU1.1 Những vấn đề lý luận về tên miền

1.1.1 Khái quát chung về tên miền

1.1.1.1 Khái niệm tên miền

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, cụ thể là tại Khoản 4, Điều 2Thông tư số 24/2015/TT-BTTT ngày 18/08/2015 Quy định về quản lý và sửdụng tài nguyên Internet đã định nghĩa tên miền là tên được sử dụng để địnhdanh địa chỉ Internet (sau đây gọi là Thông tư 24/2015/TT-BTTT) của máy chủgồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu “”, Tên miền bao gồm:

Thứ nhất, tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII, gọi làtên miền mã ASCII;

Thứ hai, tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyềnthống của từng quốc gia, gọi là tên miền đa ngữ (IDN)

Trong đó, tên miền quốc gia Việt Nam là tập hợp tên miền các cấp dướitên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (gọi chung là tên miền “.vn”) vàtên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của ViệtNam (Khoản 7 Điều 2 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT)

Ví dụ như Samsung.com; thegioididong.com; fptshop.com.vn; nhulan.vnhay ở trong bản án bình luận, Tòa án cũng ghi nhận BMW có các tên miền nhưlà bmw.com; bmwmotorrad.com; bmwmotorrad.com; bmw-motorcycles.vn vàtại Việt Nam sở hữu chính thức là bmw.vn

1.1.1.2 Cấu trúc tên miền Việt Nam

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT (sửa đổi bởi Thông tư21/2021/TT-BTTTT) quy định tên miền “.vn” bao gồm tên miền không dấu vàtên miền tiếng Việt:

- Tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nêntên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miềnkhông dấu các cấp dưới tên miền “.vn”;

- Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ, trong đó các ký tự tạo nên tênmiền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việtmở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-”, bao gồm tên miền tiếngViệt các cấp dưới tên miền “.vn”

2.1.1.3 Đặc điểm tên miền

Thứ nhất, tên miền phải được đăng kýThứ hai, tên miền mang tính duy nhất trên hệ thống internet toàn cầuThứ ba, khả năng tìm thấy trên internet của tên miền

Thứ tư, tên miền không bị giới hạn bởi phạm vi lãnh thổ quốc gia và lĩnh

Thứ nhất, bình đẳng, không phân biệt đối xử.Thứ hai, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, trừ các tên miền được

dành cho đấu giá theo quy định của pháp Luật

Thứ ba, tuân thủ các quy định về bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam

“.vn” theo Điều 68 Luật công nghệ thông tin

Thứ tư, tuân thủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên

miền theo quy định của Luật viễn thông.Tại Nghị định 72/2013/ND-CP cũng quy định về việc mọi tổ chức cánhân (bao gồm cả các tổ chức, cá nhân trong nước và to chức cá nhân nướcngoài) đều có quyền đăng ký tên miền (bao gồm cả tên miền quốc gia và tênmiền quốc tế)

Như vậy, các quy định pháp luật hiện tại hầu như không có bất cứ giớihạn nào về chủ thể đăng ký tên miền Các tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miềnchỉ phải nộp phí và tuân thủ các quy định pháp luật Viêt Nam trong quá trình sửdụng tên miền Nếu việc sử dụng không phù hợp với các quy định pháp luật cóthể sẽ bị thu hồi tên miền

1.1.2.2 Thủ tục đăng ký tên miền

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT (sửa đổibởi Thông tư 21/2021/TT-BTTTT) thủ thục đăng ký tên miền Việt Nam “.vn”gồm các bước sau:

Thứ nhất, về hồ sơ đăng ký

Khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tênmiền “.vn”, chủ thể phải nộp Bản khai đăng ký tên miền, Đơn đề nghị thay đổithông tin đăng ký tên miền hoặc Đơn đề nghị hoàn trả tên miền Mẫu Bản khaiđăng ký tên miền, Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền, Đơn đềnghị hoàn trả tên miền do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thôngtin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫuquy định tại Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này

Thứ hai, về địa chỉ đăng ký

Hồ sơ đăng ký tên miền nộp tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” có têntrong danh sách được công bố tại địa chỉ: www.nhadangky.vn

Thứ ba, phương thức nộp hồ sơ đăng kýMột là, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tuyến thông qua

công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký tên miền“.vn”

Hai là, nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” hoặc

gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợpkhông có khả năng sử dụng phương thức trực tuyến

Ba là, trong trường hợp chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thực hiện thủ

tục đăng ký tên miền khi nộp hồ sơ trực tiếp cần xuất trình một trong các giấytờ: Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu Nếu nộp hồ sơqua đường bưu chính cần gửi kèm theo bản sao có chứng thực một trong cácgiấy tờ nêu trên của chủ thể đứng tên đăng ký tên miền

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” thực hiện sao lưu, chuyển hồ sơ điện tửvề Trung tâm Internet Việt Nam và triển khai các biện pháp bảo vệ, dự phòngdữ liệu, hồ sơ phục vụ quản lý tập trung và đảm bảo hồ sơ, dữ liệu tên miền

1.1.3 Các dạng tranh chấp tên miền và giải quyết tranh chấp tên miền

1.1.3.1 Các dạng tranh chấp tên miềnThứ nhất, các dạng tranh chấp tên miền xét theo mục đích đăng kýThứ hai, các dạng tranh chấp tên miền xét theo đối tượng bị tranh chấp

Nếu căn cứ theo đối tượng bị tranh chấp thì tranh chấp tên miền sẽ baogồm những dạng sau:

Một là, tranh chấp liên quan tới tên tổ chức, doanh nghiệp.Hai là, tranh chấp liên quan tới tên cá nhân nổi tiếng.Ba là, tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu

1.1.3.2 Giải quyết tranh chấp tên miền.Thứ nhất, theo quy định tại Điều 76 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH

Luật công nghệ và thông tin; khoản 1 Điều 16 Nghị định 72/2013/ND-CP.Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giảiquyết theo 3 hình thức sau:

- Thông qua thương lượng, hòa giải.- Thông qua trọng tài

- Khởi kiện tại tòa án

Thứ hai, căn cứ để giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của

nguyên đơn được quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 72/2013/ND-CP quyđịnh như sau:

- Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên củanguyên đơn; trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại haynhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp;

- Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miềnđó;

- Bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho nguyên đơn là người chủcủa tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ trùng hoặc giống đến mức gâynhầm lẫn với tên miền đó; cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh củanguyên đơn vì lợi ích riêng hoặc để kiếm lời bất chính;

- Bị đơn chiếm dụng, ngăn cản không cho nguyên đơn là người chủ củatên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đăng ký tên miền tương ứng vớitên, nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ đó nhằm mục đích cạnh tranhkhông lành mạnh;

- Bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh tiếng của nguyên đơn, cảntrở hoạt động kinh doanh của nguyên đơn hoặc gây sự nhầm lẫn, gây mất lòngtin cho công chúng đối với tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ củanguyên đơn nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

- Trường hợp khác chứng minh được việc bị đơn sử dụng tên miền viphạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn

Thứ ba, xử lý tên miền có tranh chấp

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

Sau khi có kết quả giải quyết tranh chấp, nhà đăng ký tên miền “.vn” căncứ vào biên bản hòa giải thành của các bên; quyết định đã có hiệu lực của trọngtài; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án để xử lý tên miền cótranh chấp theo một trong các cách như sau:

- Buộc thay đổi thông tin tên miền.- Buộc trả lại tên miền

- Buộc thu hồi tên miền.Trường hợp biên bản hòa giải thành; quyết định đã có hiệu lực của trọngtài; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nêu rõ tên miền tranhchấp bị thu hồi cho phép nguyên đơn đăng ký sử dụng thì nguyên đơn được ưutiên đăng ký trong vòng mười ngày kể từ khi biên bản, quyết

1.2 Khái quát về nhãn hiệu và mối liên hệ giữa tên miền với nhãnhiệu

1.2.1 Khái quát chung về nhãn hiệu

1.2.1.1 Khái niệm nhãn hiệu

Căn cứ khoản 16 Điều 4 Luật SHTT hiện hành quy định “Nhãn hiệu làdấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khácnhau.” Nhờ có nhãn hiệu mà các tổ chức, cá nhân có thể phân biệt được hànghóa, dịch vụ của mình Tránh tình trạng trùng hoặc gây nhầm lẫn cho kháchhàng khi sử dụng

Nhãn hiệu gồm có 3 loại chính: Nhãn hiệu tập thể (khoản 17 Điều 4LSHTT hiện hành); Nhãn hiệu chứng nhận (khoản 18 Điều 4 LSHTT hiệnhành); Nhãn hiệu nổi tiếng (khoản 20 Điều 4 LSHTT hiện hành)

1.2.1.2 Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ Điều 72 Luật SHTT Hiện hành quy định nhãn hiệu được bảo hộnếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ,

hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằngmột hoặc nhiều mầu sắc;

Thứ hai, có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn

hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác

1.2.1.3 Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Luật SHTT Hiện hành quy định “Quyền sở hữucông nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằngbảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại

Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trêncơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.”

1.2.1.4 Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Theo quy định tại Điều 75 Luật SHTT hiện hành việc xem xét, đánh giámột nhãn hiệu là nổi tiếng được lựa chọn từ một số hoặc tất cả các tiêu chí sauđây:

- Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông quaviệc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảngcáo;

- Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưuhành;

- Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệuhoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

- Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;- Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;- Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

- Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;- Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầutư của nhãn hiệu

1.2.2 Mối liên hệ giữa tên miền với nhãn hiệu1

Tên miền không phải là đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ ViệtNam Do đó, việc đăng ký, cấp phát tên miền không được quy định trong LuậtSở hữu trí tuệ Tuy nhiên, giữa hai đối tượng này có mối quan hệ mật thiết, qualại với nhau Có thể khái quát về mối liên hệ giữa tên miền và nhãn hiệu nhưsau:

Thứ nhất, nhãn hiệu có thể là một bộ phận cấu thành của tên miền

Ví dụ tên miền coca- cola.com lấy nhãn hiệu coca-cola làm một bộ phậncấu thành, tên miền ibm.com lấy nhãn hiệu ibm làm một bộ phận cấu thành

Việc lấy nhãn hiệu làm một thành phần của tên miền có tác dụng làm chotên miền trở nên dễ nhớ, dễ nhận biết do bản chất của nhãn hiệu là các dấu hiệu

1 Nguyễn Thị Hồng Linh (2014), Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu,Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Quốc gia Hà Nội.,

dễ nhớ, dễ nhận biết Thói quen của người dùng internet là thường truy cập vàowebsite thông qua tên miền tương ứng với nhãn hiệu của doanh nghiệp để tìmkiếm sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đó Do đó, việc lấy nhãn hiệu làmmột thành cấu tạo của tên miền sẽ làm cho khả năng tìm kiếm tên miền được dễdàng hơn.

Thứ hai, tên miền là công cụ để quảng bá nhãn hiệu và phát triển kinhdoanh

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì nhãn hiệu là dấu hiệudùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau Chứcnăng chính của nhãn hiệu là nhằm định danh và định vị hàng hóa/dịch vụ củamột doanh nghiệp này với hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp khác Giữa muônvàn các sản phẩm/dịch vụ cùng loại, nhãn hiệu giúp người tiêu dùng nhận ra sảnphẩm/dịch vụ mà mình thấy có uy tín Và do đó, quảng bá về sản phẩm/dịch vụcủa một doanh nghiệp thực chất chính là là quảng bá cho nhãn hiệu của sảnphẩm/dịch vụ đó

Chương 2

BÌNH LUẬN BẢN ÁN PHÚC THẨM SỐ 24/2020/KDTM-PT NGÀY22/6/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.2.1 Bình luận bản án số 24/2020/KDTM-PT ngày 22/6/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh

2.1.1 Tóm tắt nội dung vụ án

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thànhphố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 72/2018/TLPT-KDTM ngày 07 tháng 11 năm 2018 về việc “Tranh chấp về tên miền”

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1133/2018/KDTM-STngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H bị kháng cáo

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 811/2020/QĐ-PTngày 22 tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty BMW;

Trụ sở: Petuelring 130, 80809 Munchen, the Federal Republic of Germane

Người đại diện hợp pháp của công ty BMW: Ông Nguyễn T1, sinh năm

1972; Địa chỉ thường trú: 15/25C Nguyễn Du, Phường 7, quận G, Thành phố H;Địa chỉ liên lạc: Phòng số 5, Tầng 15, Tòa nhà Harec, 4 A Láng Hạ, phườngThành Công, quận B, Thành phố H1 (Văn bản ủy quyền ngày 08/12/2017) – Cómặt

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Mai Duy

Linh luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn T&G thuộc Đoàn luật sưThành phố H1 – Có mặt

Bị đơn: Ông Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1990 – Có mặt;

Địa chỉ: Số 10, đường 66, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố H

Người kháng cáo: Công ty BMW và ông Nguyễn Mạnh T.

Trong đơn khởi kiện ngày 08/12/2017 và lời khai tiếp theo, nguyên đơnvà người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Công ty BMW thành lập

từ năm 1916 tại Cộng hòa liên bang Đức, đang sở hữu nhiều tên miền chứanhãn hiệu BMW và đang duy trì các Websites để kinh doanh trên toàn thế giớibao gồm: bmw.com; bmwmotorrad.com; bmw-motorrad.com; bmw-motorcycles.vn và tại Việt Nam sở hữu websites chính thức là bmw.vn Từ ngàythành lập đến nay, công ty BMW đã trở thành một trong những công ty hàngđầu trên thế giới trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩmngành ô tô, mô tô Nhãn hiệu BMW đã được công ty BMW đăng ký bảo hộ tạiViệt Nam theo các đăng ký quốc tế ngày 31/01/1950, 16/7/1980, 22/12/1995,29/6/1984 và 26/3/1997 Nhãn hiệu BMW được bình chọn là một thương hiệunổi tiếng và uy tín nhất thế giới (Năm 2015, Interbrand xếp BMW vị trí 11;Global RepTrak 100 của Reputation Institute xếp BMW đứng đầu) Tại ViệtNam, nhãn hiệu BMW được biết đến rộng rãi và phổ biến cho các sản phẩm xeô tô, xe máy và phụ kiện, phụ tùng ô tô, xe máy hội đủ điều kiện khẳng địnhBMW là nhãn hiệu nổi tiếng quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại các điều 123, 124, 125 Luật Sở hữu trí tuệ, với tư cáchlà chủ sở hữu nhãn hiệu, BMW có độc quyền sử dụng và cho phép người khácsử dụng BMW đang được bảo hộ của mình Hiện nguyên đơn đang sở hữunhiều tên miền chứa nhãn hiệu BMW và duy trì các websites tại các tên miềnnày để thực hiện việc kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm không giới hạn ởcác websites chính thức ghi địa chỉ tên miền: bmw.com; bmwmotorrad.com;bmw-motorrad.com; bmw-motorcycles.vn và tại Việt Nam sở hữu websiteschính thức để hoạt động kinh doanh là bmw.vn

Qua tra cứu, được biết bị đơn Nguyễn Mạnh T đã đăng ký và đồng thờisử dụng các tên miền sau đây: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn;bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn Các tên miền này đều đăng ký ngày31/3/2014

So sánh dễ dàng nhận thấy các tên miền bị đơn đăng ký tương tự và gâynhầm lẫn với nhãn hiệu BMW của nguyên đơn Bên cạnh đó, ông T còn sử dụngcác tên miền để xây dựng các website thực hiện kinh doanh, cung cấp dịch vụtương tự ngành nghề của công ty BMW Cụ thể bị đơn đã và đang xây dựng,kinh doanh, quản trị hoạt động các websites mà các tên miền tranh chấp dẫn tớiđể quảng cáo, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ sửa chữa ô tô, bao gồm cácdịch vụ dành cho ô tô mang nhãn hiệu BMW Bị đơn chưa được nguyên đơncho phép sử dụng nhãn hiệu BMW dưới bất kỳ hình thức nào nên bị đơn khôngcó bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào liên quan đến nhãn hiệu BMW cũng

như các tên miền tranh chấp Ngay cả khi bị đơn đã hoặc đang kinh doanh cácsản phẩm mang nhãn hiệu BMW thì bị đơn cũng không được phép sử dụngnhãn hiệu BMW trong các tên miền nêu trên.

Tại Công văn số 133/Ttra-P1 ngày 13/4/2016 Thanh tra Bộ Khoa họcCông nghệ đã xác định hành vi của ông Nguyễn Mạnh T đăng ký và sử dụngcác tên miền: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn;bmw-motorrad.vn có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tênmiền quy định tại Khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn:

Thứ nhất, thu hồi các tên miền quốc gia bmwmotorrad.com.vn;

bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn để ưu tiên cho nguyênđơn đăng ký, sử dụng

Thứ hai, bồi thường thiệt hại 500.000.000 đồng.Thứ ba, thanh toán chi phí hợp lý của nguyên đơn thuê luật sư do hành vi

cạnh tranh không lành mạnh của bị đơn với số tiền 200.000.000 đồng (căn cứcác điều 202, 205.3 Luật Sở hữu trí tuệ)

Thứ tư, xin lỗi công khai trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điệntử

www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo tuổi trẻ về hành vi cạnhtranh không lành mạnh (căn cứ Điều 202.2 Luật Sở hữu trí tuệ)

Bị đơn ông Nguyễn Mạnh T trình bày: Ông có đăng ký sử dụng các tênmiền gồm: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn;bmw-motorrad.vn tại Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyềnthông năm 2014 Các tên miền này do ông tự nghĩ ra, không liên quan đếnnguyên đơn, ông đã sử dụng trước và đã được Bộ Thông tin và Truyền thôngcấp phép cho ông sử dụng nên ông không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện củanguyên đơn

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1133/2018/KDTM-STngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 30, Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 20 Điều 4, Điều 75, Điều 202 và Điều205 Luật Sở hữu trí tuệ; Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet vàthông tin trên mạng; Khoản 1 Điều 12, khoản 3 Điều 16 Thông tư số24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quảnlý và sử dụng tài nguyên Internet; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm,thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Tuyên xử:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty BMW

Thứ nhất, thu hồi các tên miền quốc gia bmwmotorrad.com.vn;

bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn của ông Nguyễn MạnhT; Ưu tiên cho công ty BMW đăng ký sử dụng trong thời hạn 15 ngày làm việckể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật

Thứ hai, buộc ông Nguyễn Mạnh T phải xin lỗi công khai trên báo Tuổi

Trẻ ba kỳ liên tiếp với nội dung: Tôi, Nguyễn Mạnh T là bị đơn trong vụ án thụlý số 31/TLST- KDTM ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H TạiBản án số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhândân Thành phố H đã tuyên tôi có hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi đăngký, sử dụng 4 tên miền: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn;bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn Nay tôi gửi lời xin lỗi đến công ty BMW

Thứ ba, buộc ông Nguyễn Mạnh T phải thanh toán chi phí hợp lý mà

nguyên đơn phải bỏ ra để thuê luật sư là 200.000.000 đồng.Ngày 04/9/2018, nguyên đơn công ty BMW có đơn kháng cáo yêu cầuTòa án cấp phúc thẩm buộc ông Nguyễn Mạnh T phải bồi thường 500.000.000đồng

Ngày 23/8/2018, bị đơn ông Nguyễn Mạnh T có đơn kháng cáo toàn bộbản án sơ thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:Ông Nguyễn T1 thay đổi kháng cáo, ông không yêu cầu ông NguyễnMạnh T bồi thường 500.000.000 đồng, mà ông chỉ yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Tphải bồi thường 3 khoản chi phí đã nêu trong đơn đề ngày 26/02/2020 với tổngsố tiền 70.281.000 đồng Các khoản chi phí này đều phát sinh trước khi công tyBMW khởi kiện ở cấp sơ thẩm

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị chấpnhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, vì đây là các khoản chi phí hợp lý Bịđơn đã đăng ký và sử dụng tên miền gây nhầm lẫn, có kết quả giám định, nên bịđơn phải có trách nhiệm bồi thường

Ông Nguyễn Mạnh T đề nghị xem xét các tên miền là do ông tự nghĩ ra,đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ông đăng ký và sử

dụng nên ông không vi phạm Vì vậy ông kháng cáo yêu cầu Tòa án bác toàn bộyêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, công ty BMW không kháng cáo về việc yêu cầuông Nguyễn Mạnh T phải bồi thường thiệt hại với số tiền 500.000.000 đồng màchỉ kháng cáo yêu cầu ông Nguyễn Mạnh T phải bồi thường chí phí thuê đạidiện pháp lý xử lý tại Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ số tiền 43.571.000đồng theo chứng từ số 246-17/DBN-LS ngày 17/10/2017; Chi phí lập vi bằngtại Văn phòng thừa phát lại Hà Đông theo hóa đơn số 0000555 ngày 22/9/2017số tiền 3.960.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc hợp pháp hóa lãnh sựhồ sơ khởi kiện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức với số tiền 22.750.000 đồng.Tổng cộng 70.281.000 đồng

Các số tiền trên đều phát sinh trước ngày công ty BMW khởi kiện nhưngtrong quá trình giải quyết ở cấp sơ thẩm, công ty BMW không yêu cầu giảiquyết Nay công ty BMW thay đổi nội dung kháng cáo và đặt ra yêu cầu đối vớicác số tiền này nên không có căn cứ để chấp nhận

Do không được chấp nhận kháng cáo nên người kháng cáo phải chịu ánphí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

Vì những lẽ trên,

Quyết định:

1 Áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 29 Nghị quyếtsố 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiquy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phíTòa án;

2 Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, không chấp nhận khángcáo của bị đơn; Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số1133/2018/KDTM- ST ngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty BMW.- Thu hồi các tên miền quốc gia “bmwmotorrad.com.vn”; “bmw-motorrad.com.vn”; “bmwmotorrad.vn”; “bmw-motorrad.vn” của ông NguyễnMạnh T; Ưu tiên cho công ty BMW đăng ký sử dụng trong thời hạn 15 ngàylàm việc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật

- Buộc ông Nguyễn Mạnh T phải xin lỗi công khai trên báo Tuổi Trẻ bakỳ liên tiếp với nội dung: “Tôi, Nguyễn Mạnh T là bị đơn trong vụ án thụ lý số31/TLST-

- Buộc ông Nguyễn Mạnh T phải thanh toán chi phí hợp lý mà nguyênđơn đã bỏ ra để thuê luật sư là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

3 Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm:- Công ty BMW phải nộp án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) và được khấu trừ tạm ứng án phí đã nộp2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) theo biên lai thu số 0049735 ngày 19/9/2018của Cục Thi hành án dân sự Thành phố H

- Ông Nguyễn Mạnh T phải nộp án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) và được khấu trừ tạm ứng án phí đã nộp2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) theo biên lai thu số 0049668 ngày 12/9/2018của Cục Thi hành án dân sự Thành phố H

2.1.2 Vấn đề pháp lý đặt ra

Thứ nhất, phải giải quyết những yêu cầu của công ty BMW như thếnào? Tại sao?

Thứ hai, vì sao ông Nguyễn Mạnh T đăng ký tên miền trước công tyBMW, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, nhưng tòa án lạira quyết định thu hồi tất cả các tên miền này?

Thứ ba, liệu quyết định cấp phép cho ông T sử dụng tên miền của BộThông tin và Truyền thông là vi phạm?

Thứ tư, liệu có những bất cập nào còn tồn tại trong thực tế dẫn đếnnhững vụ kiện như thế này? Giải pháp ra sao?

Để giải quyết được vấn đề trên nhóm em sẽ đi sâu vào bình luận về bảnán phúc thẩm số 24/2020/KDTM-PT Ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Tòa ánnhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh

2.1.3 Xác định đối tượng tranh chấp

Căn cứ khoản 7 Điều 2 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quảnlý và sử dụng tài nguyên intrernet của Bộ thông tin và truyền thông (sau đây gọitắt là Thông tư 24/2015/TT-BTTTT)

Đối tượng tranh chấp là tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” liên quan đếnnhãn hiệu BMW Cụ thể:

Công ty BMW hiện đang sở hữu nhiều tên miền chứa nhãn hiệu BMW vàduy trì các websites tại các tên miền này để thực hiện việc kinh doanh trên toànthế giới, bao gồm không giới hạn ở các websites chính thức ghi địa chỉ tênmiền: bmw.com; bmwmotorrad.com; bmw-motorrad.com; bmw-motorcycles.vnvà tại Việt Nam sở hữu websites chính thức để hoạt động kinh doanh là bmw.vn.Bị đơn Nguyễn Mạnh T đã đăng ký và đồng thời sử dụng các tên miền sau đây:bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn Các tên miền này đều đăng ký ngày 31/3/2014