trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Trong quá trình thực hiện quyền đối với nhãn hiệu, chủ thể quyền đứng trước nguy cơ phải đối mặt với các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ với sự tham gia c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH

- -

CÔNG TRÌNH DỰ THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG

Lần thứ 27 Năm học 2022-2023

TÊN CÔNG TRÌNH : TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG

GIAN ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU

THUỘC NHÓM NGÀNH : LUẬT DÂN SỰ

Họ tên tác giả, nhóm tác giả : Mã số SV: Năm thứ:

2 Vương Trần Linh Linh 2053801015052 Năm thứ 3

Trưởng nhóm: Phạm Minh Thu

Lớp : CLC45A Khoá : 45 Khoa: Các chương trình đào tạo đặc biệt

Mã số công trình :………

(Phần này do Phòng QL NCKH & HTQT đánh số vào)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH

- -

CÔNG TRÌNH DỰ THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG

Lần thứ 27 Năm học 2022-2023

TÊN CÔNG TRÌNH : TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN

ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU

THUỘC NHÓM NGÀNH : LUẬT DÂN SỰ

Họ tên tác giả, nhóm tác giả : Nam/Nữ : Mã số SV: Năm thứ:

Trưởng nhóm: Phạm Minh Thu

Lớp : CLC45A Khoá : 45 Khoa: Các chương trình đào tạo đặc biệt

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG 1 7 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU 7 1.1 Khái niệm nhãn hiệu, quyền đối với nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 7

1.1.1 Khái niệm nhãn hiệu, quyền đối với nhãn hiệu 7 1.1.2 Khái niệm hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên mạng Internet 10

1.2 Cơ sở lý luận về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu 23

1.2.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm nhà cung cấp dịch vụ trung gian 23 1.2.2 Khái niệm về một số nhà cung cấp dịch vụ trung gian cụ thể 26 1.2.3 Cơ sở lý luận về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu 29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 32 CHƯƠNG 2 34 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 34 2.1 Khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam 34 2.1.1 Nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong pháp luật sở hữu trí tuệ 34 2.1.2 Nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong các văn bản pháp luật khác 36 2.2 Trách nhiệm pháp lý của một số nhà cung cấp dịch vụ trung gian cụ thể đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu 41 2.2.1 Trách nhiệm pháp lý của sàn giao dịch điện tử đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu 41 2.2.2 Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp công cụ tìm kiếm đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu 50

2.2.3 Trách nhiệm pháp lý của nhà đăng ký tên miền đối với hành vi cạnh tranh

không lành mạnh liên quan đến tên miền 53

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 65

CHƯƠNG 3 66

KINH NGHIỆM CỦA PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 66

3.1 Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong pháp luật của một số quốc gia 66

3.1.1 Kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài về trách nhiệm pháp lý của sàn giao dịch thương mại điện tử đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu 66

3.1.2 Kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp công cụ tìm kiếm đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu 70

3.1.3 Kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài về trách nhiệm pháp lý của nhà đăng ký tên miền đối với hành vi cạnh tranh không lành miền liên quan đến tên miền 79

3.2 Các đề xuất, kiến nghị về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu ở Việt Nam 85

3.2.1 Nhóm đề xuất, kiến nghị chung đối với khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam 85

3.2.2 Nhóm đề xuất, kiến nghị riêng về trách nhiệm pháp lý của một số nhà cung cấp dịch vụ trung gian cụ thể đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam 86

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 92

KẾT LUẬN 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Luật ANM Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018

Luật CNTT Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm

2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017

Luật VT Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009, sửa

đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm

2018

Luật SHTT Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa

đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022

TTLT 07 Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19

tháng 6 năm 2012 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông

TT

24/2015/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2019 và Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08 tháng 12 năm 2021

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH

Nhãn hiệu, với chức năng cơ bản là phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong thương mại điện tử và được pháp luật sở hữu trí tuệ công nhận bảo hộ Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet đã đa dạng hóa hơn bao giờ hết các hình thức tác động đến nhãn hiệu Trong quá trình thực hiện quyền đối với nhãn hiệu, chủ thể quyền đứng trước nguy cơ phải đối mặt với các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ với sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh trách nhiệm pháp lý của nhóm chủ thể nhà cung cấp dịch vụ trung gian là một xu thế tất yếu để đảm bảo tốt hơn quyền đối với nhãn hiệu, mặt khác tạo ra môi trường hoạt động và kinh doanh thuận lợi cho cả chủ thể kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ trung gian

Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu hiện nay đã được pháp luật Việt Nam đề cập đến nhưng vẫn còn nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau, chưa có sự đồng bộ và chưa bao quát được một số dạng hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên Internet

Theo kinh nghiệm lập pháp và thực tiễn xét xử ở Hoa Kỳ và các quốc gia Liên minh Châu Âu, hành vi của nhà cung cấp dịch vụ trung gian ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến chức năng phân biệt, chỉ dẫn nguồn gốc của nhãn hiệu có thể cấu thành hành

vi xâm phạm nhãn hiệu hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh Khi đó, các chủ thể này

có thể phải chịu các loại trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật Trên cơ sở kinh nghiệm lập pháp của Hoa Kỳ và các quốc gia Liên minh Châu Âu, công trình đưa ra kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Đặt vấn đề

“Nếu quy định trách nhiệm pháp lý của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian quá

nghiêm ngặt, chúng sẽ có nguy cơ bóp nghẹt các dịch vụ mới và hữu ích, đồng thời hạn chế

sự tham gia thị trường của những nền tảng lớn nhất [ ] Ngược lại, các quy định miễn trách tuyệt đối cho các nhà cung cấp dịch vụ trung gian có thể khiến chủ thể quyền không thể hoặc không hiện thực hóa được việc thực thi các quyền của mình, khuyến khích việc truyền bá thông tin sai lệch và các thông tin độc hại khác”1

Bảo vệ các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ vẫn luôn là mối quan tâm của xã hội

Sự phổ biến của mạng internet cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử càng đặt ra yêu cầu bức thiết hơn về việc bảo vệ các đối tượng này, đặc biệt đối với nhãn hiệu Thực trạng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên môi trường số ngày một tăng, xu hướng chung của pháp luật sở hữu trí tuệ trên thế giới là dời sự chú ý từ chủ thể trực tiếp xâm phạm nhãn hiệu sang nhà cung cấp dịch vụ trung gian Thoạt nhìn, đây có vẻ là cách tiếp cận hiệu quả hơn bởi so với việc phát hiện và xử lý từng hành vi xâm phạm riêng lẻ thì buộc nhà cung cấp dịch vụ trung gian phải san sẻ trách nhiệm này dường như dễ dàng và ít tốn kém hơn Tuy nhiên, mọi quy định về nội dung quyền sở hữu trí tuệ luôn được xây dựng

và cân nhắc trên cơ sở cân bằng lợi ích của chủ sở hữu quyền với lợi ích của xã hội Trong trường hợp này, điểm cân bằng ấy nằm ở đâu vẫn là vấn đề gây tranh cãi Kinh nghiệm lập pháp từ các quốc gia khác cho thấy câu trả lời cho trách nhiệm pháp lý của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian không đơn thuần dừng lại ở “có” hay “không”, mà là một thước đo mức độ mà giá trị được xác định dựa trên chính hành vi của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian đó Nghiên cứu về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu là điều cần thiết để xây dựng khung pháp lý cho đối tượng này, góp phần hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trên môi

trường số Do vậy, nhóm sinh viên lựa chọn “Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch

vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu” để nghiên cứu và hoàn thiện

2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Ở Việt Nam, trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành

vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không còn là một khái niệm xa lạ Tuy nhiên, hầu hết các công trình nghiên cứu này chỉ giới hạn trong phạm vi đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan Tiêu biểu có thể kể đến là:

1Jaani Riordan (2016), The Liability of Internet Intermediaries, Oxford University Press, tr 3.

- Sách chuyên khảo Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước

quốc tế và pháp luật Việt Nam của tác giả Vũ Thị Phương Lan (xuất bản năm 2018,

Nxb Chính trị quốc gia);

- Luận án tiến sĩ Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet của tác

giả Võ Trung Hậu (công bố năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM);

- Bài viết Tạp chí Luật học “Trách nhiệm pháp lí của nhà cung cấp dịch vụ trung gian với vi phạm quyền tác giả trên internet” của tác giả Ngô Trọng Quân, Trần Phương Anh (công bố năm 2019);

- Bài viết Tạp chí Nghiên cứu lập pháp “Hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian phù hợp với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” của tác giả Nguyễn Bích Thảo (công bố năm 2021);

- Bài viết Tạp chí Tòa án nhân dân “Bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động phát trực tuyến (streaming) - trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian” của tác giả Nguyễn Phương Thảo (công bố năm 2022);

- Một số ít công trình đặt trọng tâm nghiên cứu vào vấn đề trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu bao gồm:

- Nguyễn Quỳnh Trang và các tác giả khác (2019), Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong

thương mại điện tử – Kinh nghiệm quốc tế và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam, Đề

tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Mai Đại Dương (2021), Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền, Khóa luận tốt

nghiệp, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đỗ Văn Đại, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng (2013), “Điều kiện từ chối đăng ký, sử

dụng tên miền”, Tạp chí Khoa học pháp lý, 03(76);

- Chử Bá Quyết (2022), “Hoàn thiện quy định về trách nhiệm liên đới của sàn giao

dịch thương mại điện tử tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng,

(247), tr 62;

- Phạm Thị Hồng My (2020), “Bình luận án: đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc

tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu”, Tạp chí Nghề Luật, (8)

Tuy nhiên, tất cả các công trình nghiên cứu này đều không xuất phát từ việc nghiên cứu khái niệm, đặc điểm và vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian, đồng thời cũng chưa có sự liên hệ đối với với quy định hiện hành trong lĩnh vực thương mại điện tử

Ở phạm vi ngoài nước, số lượng công trình trực tiếp nghiên cứu về vấn đề là tương đối đồ sộ Các công trình này cũng có phạm vi nghiên cứu về không gian khá đa dạng, từ dưới góc độ pháp luật EU, đến pháp luật Hoa Kỳ và Anh:

- Althaf Marsoof (2019), Internet Intermediaries and Trade Mark Rights, Routledge;

- Irene Calboli, Jane Ginsburg (2020), The Cambridge Handbook of International and

Comparative Trademark Law, Cambridge University Press;

- Stacey Dogan (2010), “Trademark Remedies and Online Intermediaries”, Lewis &

Clark Law Review, 14(2)

3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài

- Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu quy định pháp luật và thực tiễn xét xử của pháp luật Việt Nam và nước ngoài về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quyền đối với nhãn hiệu và trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian ở Việt Nam

- Mục tiêu cụ thể

Làm rõ các vấn đề chung về quyền đối với nhãn hiệu: khái niệm, chức năng của nhãn hiệu, nội dung quyền đối với nhãn hiệu, hành vi xâm phạm nhãn hiệu và hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên Internet

Làm rõ cơ sở lý luận về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định pháp luật và thực tiễn xét xử tại Việt Nam về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn xét xử ở Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu và so sánh với quy định pháp luật và thực tiễn xét xử tại Việt Nam

Trên cơ sở những nghiên cứu trước đó và sau khi đã hoàn thành phân tích, đánh giá quy định và thực trạng hiện nay, đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu ở Việt Nam

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về nhãn hiệu, hành vi xâm phạm nhãn hiệu, trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu Trong đó, nhóm tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu không bao gồm (i) trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự; và (ii) trách nhiệm trực tiếp (direct liability) của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Về không gian, đề tài nghiên cứu pháp luật về nhãn hiệu và trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian của Việt Nam, Hoa Kỳ và các quốc gia Liên minh Châu

Âu

Về thời gian, đề tài đặt trọng tâm nghiên cứu pháp luật về nhãn hiệu và trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong giai đoạn hiện đại (từ cuối thế kỷ XX – nay)

5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở kết hợp chủ yếu giữa các phương pháp chuyên ngành khoa học pháp lý để giải quyết các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu, cụ thể như sau:

Phương pháp logic pháp lý, phương pháp phân tích: Được áp dụng trong tất cả các chương của công trình để phân tích khái niệm, chức năng, nội dung của quyền đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu; phân tích các quan điểm và quy định về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian; phân tích một số hành vi xâm phạm nhãn hiệu cụ thể và trách nhiệm tương ứng của nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong trường hợp đó; phân tích các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam, Hoa

Kỳ, Tòa án Công lý Châu Âu và các Tòa án của các quốc gia trong liên minh Châu Âu

Phương pháp so sánh: Được áp dụng chủ yếu ở chương 1 và chương 3 của công trình nhằm so sánh các quy định, mà cụ thể là khái niệm, đặc điểm, phạm vi bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu; trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian và thực tiễn xét xử theo pháp luật Việt Nam, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu

Phương pháp tổng hợp: Được áp dụng chủ yếu trong chương 3 của công trình nhằm tổng hợp các kết quả phân tích, đánh giá pháp luật và thực tiễn xét xử tại các quốc gia về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu, để từ đó đưa ra kiến nghị, kết luận cho công trình

Phương pháp chứng minh: Được áp dụng chủ yếu trong chương 3 của công trình nhằm chứng minh tính cấp thiết của việc đưa ra các hướng dẫn chính thức, áp dụng các kiến nghị được đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Tất cả các phương pháp trên được vận dụng dựa trên nền tảng quan điểm Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối và chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

6 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương:

Chương 1 Những vấn đề chung về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Chương 2 Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành

vi xâm phạm nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam

Chương 3 Kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu và các đề xuất, kiến nghị cho Việt Nam

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU 1.1 Khái niệm nhãn hiệu, quyền đối với nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

1.1.1 Khái niệm nhãn hiệu, quyền đối với nhãn hiệu

Khái niệm nhãn hiệu

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): “Nhãn hiệu là bất kỳ dấu hiệu nào

dùng để cá biệt hóa (individualizes) hàng hóa của doanh nghiệp nhất định và phân biệt chúng với hàng hóa của đối thủ cạnh tranh”2 Tương tự như vậy, khoản 1 Điều 15 của Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS)

quy định: “Bất kỳ một dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng

hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hóa” Dễ dàng thấy, khái niệm nhãn hiệu được xây

dựng trên chính chức năng của nhãn hiệu

Dựa vào khái niệm nhãn hiệu của WIPO, ta có thể xác định được hai chức năng

“riêng biệt nhưng phụ thuộc lẫn nhau”3 của nhãn hiệu: chức năng cá biệt hóa (chức năng thông tin) và chức năng phân biệt:

- Chức năng thông tin

Trước hết, nhãn hiệu có chức năng thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ; cho người tiêu dùng biết rằng nhãn hiệu đó được sản xuất và kinh doanh bởi một nhà sản xuất cụ thể thông qua các dấu hiệu có tính đặc trưng cho nhà sản xuất đó Điều này không có nghĩa là nhãn hiệu phải chỉ ra ai đã thực sự sản xuất ra sản phẩm hoặc ai là người kinh doanh sản phẩm đó Chức năng thông tin được thỏa mãn khi người tiêu dùng có thể tin tưởng vào một doanh nghiệp nhất định, mà họ không nhất thiết phải biết, là chủ thể chịu trách nhiệm cho sản phẩm được gắn nhãn hiệu4

Đồng thời, nhãn hiệu cũng chứa đựng thông điệp về chất lượng, tính năng của sản phẩm, uy tín của nhà sản xuất kinh doanh Ví dụ, với nhãn hiệu “Coca-Cola”, người tiêu dùng sẽ không những được thông báo về xuất xứ của một sản phẩm nước ngọt có màu nâu nổi tiếng của nhà sản xuất Hoa Kỳ mà còn được thông tin và đảm bảo về hương vị và sự an toàn của sản phẩm đó Vì vậy, nhãn hiệu chính là một dấu hiệu mang tính xác thực, phương thức thực tế để người tiêu dùng đánh giá chất lượng hàng hóa thông qua việc quan sát nhãn

2 WIPO (2008), WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication, tr 68

3 WIPO (2008), sđd, tr 68

4 WIPO (2008), sđd, tr 68

hiệu thay vì kiểm tra từng sản phẩm5 Trong trường hợp người tiêu dùng muốn tiếp cận sản phẩm mới, nhãn hiệu giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mong muốn và khả năng kinh tế của họ Trong trường hợp người tiêu dùng đã từng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ, nhãn hiệu giúp họ tiếp tục sử dụng hàng hóa, dịch vụ gắn nhãn hiệu

mà họ đã trải nghiệm và hài lòng Ở phương diện này, nhãn hiệu kích thích tiêu dùng6 thông qua bảo đảm cho người tiêu dùng sự hài lòng và cơ hội để tiếp tục hài lòng7

- Chức năng phân biệt

Chức năng thông tin ở trên giả định rằng nhãn hiệu có thể phân biệt hàng hóa của một doanh nghiệp nhất định với hàng hóa của các doanh nghiệp khác Do đó, chức năng phân biệt và chức năng thông tin không thể tách rời nhau8, và chức năng phân biệt đã phần nào bao hàm chức năng thông tin Trên thực tế, quy định của pháp luật về khái niệm nhãn hiệu có thể chỉ xác định dựa trên chức năng phân biệt, ví dụ như quy định của Hiệp định TRIPS viện dẫn ở trên hay quy định của pháp luật Việt Nam9

Một mặt, do quy mô sản xuất, mô hình kinh doanh hiện nay, các nhà sản xuất không còn trực tiếp hiện diện trong quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với khách hàng; mặt khác, do sự phát triển của nền sản xuất đã đem đến cho người tiêu dùng đa dạng các lựa chọn giữa các sản phẩm, dịch vụ khác nhau hoặc tương tự về hình dạng, dấu hiệu, màu sắc, chất lượng, đặc tính, giá cả; người tiêu dùng lúc này cần đến nhãn hiệu để giúp họ nhận biết, phân biệt được các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau dựa trên các dấu hiệu có tính độc đáo, đặc sắc được gắn trên sản phẩm hay bao bì sản phẩm

Do đó, pháp luật về nhãn hiệu luôn nhấn mạnh đến chức năng cơ bản và quan trọng nhất, đồng thời cũng là mục tiêu của nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân,

tổ chức khác nhau nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh10

- Các chức năng khác

Ngoài hai chức năng kể trên, nhãn hiệu còn có các chức năng kinh tế, xã hội khác Để làm cho nhãn hiệu và sản phẩm trở nên phổ biến với người tiêu dùng, chủ sở hữu nhãn hiệu phải liên tục đầu tư vào công nghệ và con người để cải thiện năng suất và chất lượng Đồng thời, họ cũng phải giảm giá thành để cạnh tranh với các đối thủ khác, từ đó tạo điều

5 Frederick Mostert (2003), “Authenticity: The Timeless Quest”, Trade mark World, (156), tr 24

6 Frank Schechter (1927), “The Rational Basis of Trademark Protection”, Harvard Law Review, 40(6), tr 813–833

7 Jeremy Phillips (2003), Trademark Law: A Practical Anatomy, Oxford University Press, tr 26, đoạn 2.35

kiện thuận lợi cho người tiêu dùng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội11 Về phía nhà sản xuất, nhãn hiệu có chức năng kiểm tra và tổ chức thị trường Khi nhãn hiệu trở nên nổi tiếng và chiếm lĩnh thị trường, nhà sản xuất sẽ có nhiều cơ hội để kiểm soát và tổ chức thị trường theo lợi ích của họ12 Điều này mang lại lợi ích kinh tế lớn cho nhà sản xuất, góp phần vào việc phát triển sản phẩm, tăng cường cạnh tranh và nâng cao giá trị doanh nghiệp13

Nội dung quyền đối với nhãn hiệu

Xuất phát từ chức năng và tầm quan trọng của mình, nhãn hiệu đã trở thành đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, được bảo hộ bởi pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia Việc nghiên cứu nội dung quyền đối với nhãn hiệu là quan trọng bởi nó là tiền đề xác định hành

vi xâm phạm nhãn hiệu

Khác với quyền sở hữu thông thường, quyền đối với nhãn hiệu (hay quyền sở hữu trí tuệ nói chung) chỉ cho phép chủ sở hữu quyền năng sử dụng và quyền năng định đoạt14 Quyền sử dụng của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ là quyền được tự mình khai thác công dụng, chuyển nhượng, cho phép hay ngăn cấm các chủ thể khác sử dụng các quyền của mình trong thời hạn bảo hộ15 Đồng thời, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền định đoạt đối với nhãn hiệu bằng việc dịch chuyển quyền từ một hoặc nhiều chủ thể sang một hoặc nhiều chủ thể khác, hoặc làm mất đi quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ của chủ sở hữu nhãn hiệu16

Quyền năng định đoạt phụ thuộc khá nhiều vào quyền năng sử dụng: có thể sử dụng nên có thể định đoạt, sử dụng như thế nào thì việc định đoạt thường sẽ tương ứng Điều này cho thấy, quyền sử dụng tài sản trí tuệ là một trong những quyền năng quan trọng nhất của chủ sở hữu nhãn hiệu, và việc phân tích quyền năng sử dụng sẽ cho phép hiểu đầy đủ và toàn diện nhất về bản chất của quyền này17 Chủ sở hữu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu,

11 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2022), Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, NXB Hồng Đức, tr 279

12 Nguyễn Văn Luật (2005), Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam, Luận án tiến

sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 19–20

13 “Xác lập quyền sở hữu và quản trị nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Tài chính Online, [https://tapchitaichinh.vn/xac-lap-quyen-so-huu-va-quan-tri-nhan-hieu-cua-cac-doanh-nghiep-viet-nam.html] (truy cập 24/12/2023); Nguyễn Thị Hoài Thanh (2018), “Xác lập quyền sở hữu và quản trị nhãn hiệu của các doanh nghiệp

Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (689), tr 72–75

14 Do tính chất vô hình của tài sản trí tuệ, chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu không có khả năng chiếm hữu nhãn hiệu

về mặt vật lý như các tài sản hữu hình khác, mà chỉ có khả năng chiếm hữu về mặt vật lý đối với vật thể chứa đựng

nhãn hiệu đó (Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2022), sđd, tr 14–15)

15 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2022), sđd, tr 25

16 Theo các hình thức như chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho, từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu, góp vốn kinh doanh, thành lập doanh nghiệp bằng quyền đối với nhãn hiệu, dịch chuyển quyền đối với nhãn hiệu theo sự sáp nhập, hợp nhất, chia, tách pháp nhân

17 Trần Lê Hồng (2012), “Một số vấn đề về tài sản trí tuệ nhìn từ góc độ khoa học pháp lý và vấn đề hoàn thiện pháp

luật Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, 02(69), tr 20–24

thể hiện qua hai mặt: họ có quyền tự mình hoặc cho phép người khác sử dụng và có quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu18, trừ một số trường hợp ngoại lệ19

Một vấn đề cần phải lưu ý là về phạm vi bảo hộ của quyền đối với nhãn hiệu Về mặt thời gian, chủ sở hữu quyền chỉ được thực hiện quyền của mình trong thời hạn bảo hộ

Về mặt không gian, quyền đối với nhãn hiệu có tính lãnh thổ Về nguyên tắc, khi đáp ứng điều kiện bảo hộ, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ bởi pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ đó

và sự bảo hộ này không đương nhiên được mở rộng đến các quốc gia khác Điều này xuất phát từ việc ban đầu quyền đối với nhãn hiệu chỉ giới hạn trong phạm vi địa lý mà khách hàng có thể nhận diện được nhãn hiệu và nhà sản xuất thông qua nhãn hiệu Mức độ nhận thức này chỉ đạt được ở những địa điểm có mặt hàng hóa hoặc dịch vụ có gắn nhãn hiệu và

do đó có phạm vi địa lý rất hạn chế20 Nguyên tắc này được chấp nhận rộng rãi từ rất sớm21, trước khi Internet trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội và thương mại quốc tế Do đó, khi Internet xuất hiện và xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia thì mâu thuẫn giữa việc sử dụng Internet với bảo hộ nhãn hiệu cũng đồng thời xuất hiện, tạo ra những thách thức mới về việc bảo hộ nhãn hiệu trong môi trường kỹ thuật số

1.1.2 Khái niệm hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên mạng Internet

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và các yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là hành vi xâm phạm bất kỳ một quyền được bảo hộ nào của chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu22, trừ một số trường hợp ngoại lệ được pháp luật quy định Điều 16 của Hiệp định TRIPS trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền

ngăn cấm người khác “sử dụng trong hoạt động thương mại” các dấu hiệu trùng hoặc tương

tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với những hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng như vậy có nguy cơ gây nhầm lẫn Về cơ bản, pháp luật của các quốc gia cũng xem xét hành vi xâm phạm nhãn hiệu dựa trên tổng thể các yếu tố xâm phạm được nêu tại Điều 16 của của Hiệp định TRIPS, tuy nhiên quy định cụ thể và việc đánh giá từng yếu tố xâm phạm của các quốc gia lại có sự khác biệt tương đối

18 Điều 16(1) Hiệp định TRIPS Theo pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm nhãn hiệu, có quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (điểm c khoản 1 Điều 123 Luật SHTT)

19 Xem: Điều 17 Hiệp định TRIPS, khoản 2 Điều 125 Luật SHTT

20 Johnson Shontavia (2014), “Trademark Territoriality in Cyberspace: An Internet Framework for Common-Law

Trademarks”, Berkeley Technology Law Journal, 29(2), tr 1257–1258

21 Alexander Peukert (2012), “Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law”, in Gunther Handl, Joachim Zekoll, và Peer Zumbansen, Beyond Territoriality Transnational Legal Authority in an Age of Globalization,

Brill Academic Publishing, tr 189–190

22 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2022), Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, NXB Hồng Đức, tr 486

Mục 32(1) Đạo luật Lanham quy định, bất kỳ người nào cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu nếu họ, khi không có sự cho phép của

người đăng ký nhãn hiệu: “i) Sử dụng trong thương mại bất kỳ sự sao chép, giả mạo, bắt

chước hoặc sao chép màu của nhãn hiệu đã đăng ký liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối, hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào hoặc liên quan đến việc sử dụng đó có thể gây nhầm lẫn, hiểu lầm, hoặc lừa dối; ii) Sao chép, giả mạo, bắt chước hoặc sao chép màu của nhãn hiệu đã đăng ký và áp dụng việc sao chép, giả mạo, bắt chước hoặc sao chép màu đó cho nhãn, dấu hiệu, bản in, gói, bao bì, hộp đựng hoặc quảng cáo nhằm mục đích sử dụng trong hoạt động thương mại có liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn, hiểu lầm hoặc lừa dối”

Điều 10 Trademark Directive23 và Điều 9 Community Trade Mark Regulation (CTMR)24, còn được gọi là “các điều khoản nhận dạng kép” (“double identity clause”), là hai điều khoản pháp lý xác định hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo pháp luật Liên minh Châu Âu

Theo Điều 10(1) và 10(2) Directive 2015/2436: “Nhãn hiệu được đăng ký sẽ trao độc quyền

cho chủ sở hữu nhãn hiệu đó Chủ sở hữu có quyền ngăn cản tất cả các bên thứ ba không được sự đồng ý của mình sử dụng trong quá trình kinh doanh: (a) dấu hiệu trùng với nhãn hiệu và được sử dụng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu được đăng ký; (b) dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu và được sử dụng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đã đăng ký, nếu có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng ( ); (c) dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu thương mại bất kể nó có được sử dụng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trùng, tương tự hoặc không tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký hay không, trong trường hợp nhãn hiệu được đăng ký có danh tiếng ở Quốc gia Thành viên và khi việc sử dụng dấu hiệu đó mà không có lý do chính đáng lợi dụng hoặc gây bất lợi cho đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu” Điều 9 Community Trade Mark Regulation cũng có quy định tương tự xác định

quyền độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu và hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Khoản 1 Điều 129 Luật SHTT Việt Nam25 quy định về hành vi xâm phạm nhãn hiệu

như sau: “Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn

23 Điều 5(1)(a) Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008

to approximate the laws of the Member States relating to trade marks Điều này hiện nay được thay thế bởi Article 10(1), 10(2) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

24 Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark

25 Điều 129 Luật SHTT được hướng dẫn bởi NĐ 105/2006/NĐ-CP

hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng

ký kèm theo nhãn hiệu đó; b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ; c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ; d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng”

Nhìn chung, theo quy định pháp luật quốc tế và quốc gia, các yếu tố cần được chứng minh đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu bao gồm: thứ nhất, nhãn hiệu được cho là bị xâm phạm phải là nhãn hiệu được bảo hộ; thứ hai, phải có hành vi sử dụng dấu hiệu trong hoạt động thương mại; thứ ba, việc sử dụng không có sự cho phép của chủ sở hữu; thứ ba, dấu hiệu được sử dụng phải trùng hoặc tương tư nhãn hiệu được bảo hộ, và việc sử dụng phải ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến chức năng thiết yếu của nhãn hiệu (chức năng đảm bảo cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ) do khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng; thứ tư, việc sử dụng phải liên quan đến hàng hóa hoặc dịch

vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đã được đăng ký

(i) Nhãn hiệu được cho là bị xâm phạm phải là nhãn hiệu được bảo hộ

Đây là điều kiện đầu tiên để xem xét có hay không hành vi xâm phạm Quyền đối với nhãn hiệu được xác lập và bảo hộ trên cơ sở sử dụng hoặc đăng ký26 Thông thường, các hệ thống bảo hộ nhãn hiệu sẽ kết hợp cả hai cách tiếp cận này Trong pháp luật Việt Nam, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục được quy định tại Luật SHTT hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; riêng nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký (điểm a khoản 3 Điều 6 Luật SHTT)

(ii) Sử dụng trong hoạt động thương mại (use in commerce)

26 WIPO (2008), sđd, tr 77

Khái niệm “sử dụng trong hoạt động thương mại” hay “sử dụng trong kinh doanh” tuy là yếu tố quan trọng khi xác định hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu trong Hiệp định TRIPS và pháp luật các quốc gia, nhưng lại chưa được Hiệp định TRIPS giải thích27, dẫn đến cách diễn giải khác nhau trong pháp luật các quốc gia thành viên WTO và các quan điểm khác nhau trong khoa học pháp lý28

Đối với Hoa Kỳ và các nước trong Liên minh Châu Âu, hành vi xâm phạm nhãn hiệu bắt buộc phải có yếu tố sử dụng nhãn hiệu (use requirement) Không phải bất kỳ hành

vi “sử dụng” nào cũng thỏa mãn yếu tố trên, mà để có hành vi xâm phạm nhãn hiệu, một dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của chủ sở hữu phải được bên thứ ba “sử dụng làm nhãn hiệu”, tức là dấu hiệu phải được sử dụng để chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa, dịch

vụ Theo pháp luật Liên minh Châu Âu, yêu cầu này được giải thích là vì quyền độc quyền đối với nhãn hiệu theo Điều 10 EU Trademark Directive hướng đến đảm bảo cho nhãn hiệu

có thể thực hiện được chức năng của nó Vì vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ có thể sử dụng quyền độc quyền này, mà cụ thể là quyền ngăn cấm bên thứ ba, khi việc sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến chức năng của nhãn hiệu Theo quan điểm của Tòa án Công lý Châu Âu, các chức năng của nhãn hiệu còn bao gồm chỉ dẫn nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, quảng cáo, truyền thông và đầu tư29; trong đó, quan trọng nhất là chức năng chỉ dẫn nguồn gốc xuất xứ mà nhãn hiệu mang lại cho người tiêu dùng Yêu cầu về sử dụng đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu sẽ được đáp ứng khi bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu theo cách có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan30

Theo pháp luật Hoa Kỳ, quan điểm về yếu tố sử dụng nhãn hiệu hiện vẫn gây tranh cãi giữa các học giả và Tòa án của Hoa Kỳ, giữa một bên là các học giả Graeme Dinwoodie

và Mark Janis không ủng hộ học thuyết sử dụng nhãn hiệu, và bên kia là các học giả Stacey Dogan và Mark Lemley cho rằng yếu tố nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong pháp luật

27 Ngay cả bình luận chi tiết nhất về yêu cầu “sử dụng” cũng không xác định rõ ràng hành vi sử dụng mà TRIPS cấm,

và thay vào đó chỉ gợi ý rằng các thành viên WTO được tự do đưa ra các diễn giải của riêng họ (Althaf Marsoof (2019),

Internet Intermediaries and Trade Mark Rights, Routledge, tr 25–26

28 Margreth Barrett (2006), “Internet trademark suits and the demise of trademark use”, U.C Davis Law Review, 39(2),

tr 373; Apostolos Chronopoulos (2011), “Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – The Demise of the Trademark-Use Requirement and the

Functional Analysis of Trademark Law”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, (42), tr 541–542; Graeme Dinwoodie, Mark Janis (2007), “Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law”, Iowa Law Review, 92(5), 1609–1614

29 Arsenal Football Club plc v Matthew Reed [2002] C-206/1; L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd [2009] C-487/07; Google France v Louis Vuitton et al [2010] C-236/08–C-238/08, đoạn 75–77; Interflora v Marks and Spencer [2011]

C-323/09, đoạn 60–62; Irene Calboli, Jane Ginsburg (2020), The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law, Cambridge University Press, tr 169

30 Google France v Louis Vuitton et al [2010] C-236/08–C-238/08

nhãn hiệu Dinwoodie và Janis cho rằng học thuyết về sử dụng nhãn hiệu không có cơ sở lịch sử; việc áp dụng học thuyết này sẽ ngăn pháp luật nhãn hiệu điều chỉnh các thị trường, nền tảng thông tin mới, dẫn đến sự kém hiệu quả vì phải kiểm soát được sự nhầm lẫn (ngắn hạn) của người tiêu dùng; trong khi đó Dogan và Lemley lập luận rằng học thuyết sử dụng nhãn hiệu là một phần của quá trình phát triển lịch sử của pháp luật nhãn hiệu Luận điểm của họ cho rằng học thuyết sử dụng nhãn hiệu là cần thiết để một số hành vi nhất định liên quan đến “sử dụng” nhãn hiệu không bị kiểm soát, ví dụ như cho các mục đích hợp pháp trong thương mại như quảng cáo so sánh, bán lại hàng hóa và mục đích tự do ngôn luận31

Do vậy, yếu tố sử dụng nhãn hiệu là một khái niệm quan trọng vì nó có khả năng hạn chế nội dung quyền đối với nhãn hiệu Tuy các quan điểm này hiện này vẫn chưa thống nhất, nhưng phần lớn các Tòa án đều có sự đề cập, phân tích yếu tố này trong các vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên mạng Internet, và cũng xem xét việc “sử dụng” nhãn hiệu như một chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ và khả năng gây nhầm lẫn

về nguồn gốc từ hành vi sử dụng của bên thứ ba

Việc xem xét yếu tố sử dụng nhãn hiệu là nhằm mục đích đảm bảo linh hoạt trong xét xử Ở các chương sau của đề tài, có thể nhận thấy yếu tố sử dụng nhãn hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong lập luận của các Tòa án Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu trong các

vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên mạng Internet Khi đó, Tòa án cần dựa vào yếu tố này để có sự phân tích liệu hành vi của nhà cung cấp dịch vụ trung gian có phải là hành vi sử dụng dấu hiệu như nhãn hiệu hay không, từ đó xác lập hành vi xâm phạm

và trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể này Nếu không xem xét yếu tố sử dụng nhãn hiệu, bất kỳ việc “sử dụng” nào cũng sẽ tự động dẫn đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu32,

và như vậy sẽ mở rộng quá mức quyền độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, đi ngược lại với một trong những mục tiêu của pháp luật nhãn hiệu là bảo đảm cạnh tranh công bằng

Theo pháp luật Việt Nam, sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được hiểu là “gắn” dấu hiệu trên “hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác”33 Khoản 5

Điều 124 Luật SHTT định nghĩa sử dụng nhãn hiệu bao gồm “a) Gắn nhãn hiệu được bảo

hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; b) Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ; c) Nhập khẩu

31 Stacey Dogan, Mark Lemley (2004), “Trademarks and consumer search costs on the Internet”, Houston Law Review,

41(3), 777–838; Graeme Dinwoodie, Mark Janis (2007), tlđd, tr 1597–1668

32 Tobias Bednarz, Charlotte Waelde (2009), Search Engines, Keyword Advertising and Trade Marks: Fair Innovation

or Free Riding?, in Lilian Edwards, Charlotte Waelde (2009), Law and the Internet, Hart Publishing, tr 298

33 Khoản 1 Điều 11 NĐ 105/2006/NĐ-CP

hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ” Tuy nhiên, khoản 5 Điều 124 là quy định

về “sử dụng nhãn hiệu”, được áp dụng để giải thích Điều 123 về quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu được sử dụng, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu; do đó không rõ quy định này

có áp dụng để giải thích việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu theo Điều

129 (về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu) hay không Và kể cả khi “sử dụng” theo Điều 129 có thể được giải thích dựa vào quy định tại khoản 5 Điều 124, hành vi “gắn”

và các hành vi khác quy định tại Điều 129 dường như quá giới hạn để có thể xem xét trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian Chẳng hạn, hành vi cung cấp dịch vụ quảng cáo từ khóa (keyword advertising) của nhà cung cấp công cụ tìm kiếm như Google, trong

đó Google cho phép nhà quảng cáo mua từ khóa quảng cáo trùng hoặc tương tự nhãn hiệu của một bên thứ ba, khó có thể được xem là thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 129 Luật SHTT Như vậy, pháp luật Việt Nam hiện không có yêu cầu về “use requirement” như pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, và không thể sử dụng cơ chế về “sử dụng” nhãn hiệu theo Điều 124 và Điều 129 để xem xét hành vi xâm phạm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian

(iii) Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự (identical or similar sign) và nguy cơ gây nhầm lẫn (likelihood of confusion)

Dấu hiệu sẽ bị xem là trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nếu dấu hiệu đó được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự và giống với nhãn hiệu đến mức người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa Khi

đó, vai trò chỉ dẫn nguồn gốc và phân biệt hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu sẽ không được đảm bảo34

Theo pháp luật Việt Nam, để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ Một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc) Một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương

tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu35

(iv) Hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự (identical or similar goods or services)

34 WIPO (2008), sđd, tr 85–86

35 Điểm a khoản 3 Điều 11 NĐ 105/2006/NĐ-CP

Theo nguyên tắc chung, hàng hóa, dịch vụ là trùng hoặc tương tự nhau nếu khi được chào bán dưới một dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau, khiến công chúng tiêu dùng sẽ có khả năng tin rằng chúng đến từ cùng một nguồn Tất cả các yếu tố cụ thể của vụ việc phải được xem xét, bao gồm bản chất của hàng hóa, dịch vụ, mục đích sử dụng và kênh tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, nhưng đặc biệt là nguồn gốc thông thường của hàng hóa

và kênh tiêu thụ của hàng hóa, dịch vụ36

Theo pháp luật Việt Nam, hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự là hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ37

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên mạng Internet

Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và mạng Internet một mặt tạo ra những thuận lợi nhất định trong việc bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu, mặt khác lại tạo điều kiện cho các hành vi xâm phạm quyền diễn ra dễ dàng hơn Hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên mạng Internet có những điểm đặc thù nhất định so với hành vi xâm phạm nhãn hiệu thông thường

và làm phát sinh một số vấn đề liên quan:

Thứ nhất, quyền đối với nhãn hiệu được xác lập và bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia hoặc khu vực, trong khi đó môi trường Internet lại có tính chất phi biên giới, không

có giới hạn giữa các quốc gia Điều này làm phát sinh mâu thuẫn với việc bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu Sự khác nhau về môi trường mạng Internet và môi trường kinh doanh truyền thống khiến cho việc xác định hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên Internet khó khăn hơn rất nhiều so với môi trường kinh doanh truyền thống, đặc biệt là trong bối cảnh hành vi xâm phạm nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ còn chưa bao hàm được các hình thức xâm phạm trên mạng Internet Việc xác định đối tượng xâm phạm, hành vi xâm phạm cụ thể, thẩm quyền xử lý, pháp luật áp dụng và biện pháp xử lý hành vi xâm phạm là những vấn đề đáng lưu tâm khi có hành vi bị nghi ngờ là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Hiện nay, hành vi xâm phạm xảy ra trên mạng Internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam là hành vi xảy ra tại Việt Nam38, và nếu đáp ứng các yếu tố xâm phạm thì bị xem là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam39

Thứ hai, nguyên tắc giới hạn lãnh thổ của nhãn hiệu cũng đặt ra vấn đề về nội dung của quyền đối với nhãn hiệu Mạng Internet với tính chất phi biên giới giúp cho nhãn hiệu của nhà sản xuất có thể có mặt ở khắp mọi nơi; đây là hiện trang rất phổ biến trong thực

tiễn thương mại điện tử quốc tế với sự tồn tại của các trang web thương mại điện tử như lazada, shoppee, v.v Trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện quyền đối với nhãn hiệu đồng thời tại các quốc gia mà các website thương mại điện tử hoạt động, trong khi nhãn hiệu đó có thể chưa được bảo hộ tại các quốc gia đó40 Hoặc một dạng hành vi khác là hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ Tên miền có tính chất phi biên giới, chỉ có một tên miền được đăng ký trên toàn thế giới; điều này mâu thuẫn với tính chất lãnh thổ của nhãn hiệu Trong trường hợp có hành vi có thể xâm phạm đến quyền đối với nhãn hiệu thì khi này quyền đối với nhãn hiệu của nhà sản xuất, người đăng ký tên miền, chủ sở hữu nhãn hiệu có được đảm bảo hay không, và phương thức xử lý đối với hành vi xâm phạm như thế nào, đây là những câu hỏi có thể được đặt ra đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong không gian Internet

Thứ ba, trong không gian mạng Internet thì vai trò và chức năng của nhãn hiệu được thể hiện rõ hơn so với trong môi trường kinh doanh thông thường, vì chủ sở hữu nhãn hiệu

là nhà sản xuất và khách hàng được kết nối thông qua nhãn hiệu trên không gian Internet; nhãn hiệu khi đó là bảo chứng quan trọng về sản phẩm của nhà sản xuất, cũng là sự hiện diện duy nhất của nhà sản xuất trong môi trường không gian mạng Với tầm quan trọng như vậy, nhãn hiệu rất dễ bị các bên thứ ba lợi dụng để trục lợi cá nhân hoặc nhằm các mục đích khác; mà với tính chất truyền tin, lây lan nhanh chóng của mạng Internet thì khả năng cao

là hành vi xâm phạm sẽ ngày càng nhiều và trầm trọng, phức tạp

Thứ tư, hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên mạng Internet mang tính phức tạp và khó quản lý hơn do có thể liên quan đến các chủ thể trung gian Khi đó, vai trò và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể này phải được xem xét để có cái nhìn toàn diện về tác động đối với nhãn hiệu và đối với môi trường kinh doanh

Một số hành vi xâm phạm nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trên mạng Internet

Hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong thương mại điện tử

Trong thương mại điện tử, hành vi xâm phạm nhãn hiệu phổ biến nhất là việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái Theo WIPO41, hàng giả hay hàng nhái (counterfeiting) trước hết là sự bắt chước, giả mạo (imitation) một sản phẩm Hàng giả không chỉ giống hệt hàng chính hãng mà còn tạo ấn tượng rằng nó thật sự là hàng chính hãng, có xuất xứ từ chính chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu Dù không phải lúc nào hàng giả cũng gắn nhãn hiệu, nhưng trong phần lớn trường hợp, hàng giả sẽ gắn trên nó nhãn

40 Trần Thị Thanh Huyền (2021), Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử, Luận án tiến

sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 38–39

41 WIPO (2008), sđd, tr 90–91

hiệu được bảo hộ, đặc biệt là nhãn hiệu nổi tiếng nhằm lợi dụng danh tiếng và sự ưa chuộng của những nhãn hiệu này để thu hút người tiêu dùng Khi điều này xảy ra, hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả sẽ trở thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Hàng giả là một vấn nạn nghiêm trọng và để phát hiện hành vi này đòi hỏi công cuộc điều tra lâu dài và kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng Hàng giả cũng là một hiện tượng tồn tại trong thương mại quốc tế, vậy nên việc kiểm tra hàng hóa ở khâu hải quan là việc không kém phần quan trọng Dễ dàng thấy, việc ngăn ngừa và phòng chống hàng giả ở ngoài đời thật vốn đã rất khó khăn và tốn kém Đối với hàng giả trên môi trường trực tuyến, công cuộc này lại càng phức tạp hơn Trong môi trường số, nhãn hiệu dễ dàng bị sao chép

và sử dụng trái phép, thêm vào đó là việc người mua không thể trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm, làm tăng nguy cơ bị kẻ xấu trục lợi và là thử thách lớn để phát hiện, xử lý hành

vi vi phạm

Trong pháp luật Việt Nam, cần phân biệt giữa thuật ngữ “hàng giả” và “hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ” Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022), “hàng giả” gồm: a) Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký;

b) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng

đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;

c) Thuốc giả theo quy định tại khoản 33 Điều 2 của Luật Dược năm 2016 và dược liệu giả theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật Dược năm 2016;

d) Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; không có đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; có ít nhất một trong các hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng;

đ) Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa;

e) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả

Trong khi đó, “hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ” được quy định tại khoản 1 Điều 213 của Luật SHTT gồm”

1 Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn nhãn hiệu hoặc

dấu hiệu hoặc tem, nhãn có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ

sở hữu nhãn hiệu

2 Hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý là hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn dấu hiệu hoặc

tem, nhãn có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó và việc gắn dấu hiệu này được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân không có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại khoản 4 Điều

121 của Luật này hoặc theo pháp luật của nước xuất xứ của chỉ dẫn địa lý đó

3 Hàng hóa sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ sở hữu

quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, ta sẽ chỉ xem xét hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ,

cụ thể là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Hành vi xâm phạm nhãn hiệu liên quan đến công cụ tìm kiếm (quảng cáo từ khóa – keyword advertising)

Với Internet mang theo vô số các tài nguyên và dịch vụ thông tin đa dạng, các công

cụ tìm kiếm (search engines) là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ người tiêu dùng trong các hoạt động trực tuyến, giúp người dùng tìm kiếm thông tin hiệu quả hơn, và đóng vai trò trung gian giữa họ và thông tin trực tuyến42 Hiện nay, công cụ tìm kiếm cung cấp dịch vụ của họ miễn phí cho người dùng Internet Thu nhập của các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo chủ yếu dựa vào doanh thu từ quảng cáo, được tạo nên phần lớn bằng hoạt động quảng cáo từ khóa (keyword advertising)43 thông qua các dịch vụ như Google Adwords, Yahoo Search Marketing

Cơ chế hoạt động của quảng cáo từ khóa như sau: Mỗi khi công cụ tìm kiếm được sử dụng để tìm một thông tin cụ thể trên Internet, công cụ tìm kiếm không chỉ trả về kết quả chuẩn/kết quả tự nhiên (natural search results) phù hợp với cụm từ tìm kiếm do người dùng nhập, mà còn hiển thị các quảng cáo nhỏ, còn được gọi là liên kết được tài trợ

42 Jin Zhang, Wei Fei (2010), “Search engines’ responses to several search feature selections”, The International Information & Library Review, 42(3), tr 212–225; Sharon Horsky (2006), “The changing architecture of advertising agencies”, Marketing Science, 25(4), tr 367–383; StarCounter Global Stats, “Search Engine Market Share

Worldwide”, [https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share] (truy cập 15/04/2023)

43 Alphabet, “Earnings”, [https://abc.xyz/investor/earnings/] (truy cập 15/4/2023) Có thể nhận thấy, AdWords và mô hình thanh toán trả cho mỗi lần nhấp (“PPC”) cấu thành phần lớn thu nhập của Google qua các năm Năm 2022, tổng

224 tỷ đô la doanh thu từ quảng cáo của Google có 162 tỷ đô la đến từ Google search thông qua AdWords

(sponsored links), nằm phổ biến nhất ở trên hoặc bên cạnh kết quả tìm kiếm chuẩn Việc hiển thị các quảng cáo này không mang tính ngẫu nhiên, mà mỗi quảng cáo được liên kết với một số từ khóa nhất định và được kích hoạt mỗi khi (các) cụm từ tìm kiếm khớp với một trong các từ khóa đó Chính các nhà quảng cáo (người sử dụng dịch vụ quảng cáo của các công cụ tìm kiếm) sẽ chỉ định các từ khóa Các nhà quảng cáo cũng có thể chỉ ra vị trí đặt những quảng cáo đó trên trang tìm kiếm (ở trên cùng hay dọc theo phía bên tay phải của trang hiển thị kết quả Các nhà quảng cáo sẽ trả cho công cụ tìm kiếm một số tiền cụ thể mỗi khi người dùng Internet nhấp vào quảng cáo được tài trợ (click–through) Thứ hạng của các quảng cáo trên trang phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều yếu tố Đối với Google Adwords, nó bao gồm giá được trả bởi các nhà quảng cáo khác; điểm chất lượng của quảng cáo trong bất kỳ tìm kiếm cụ thể nào được tính bằng tỷ lệ nhấp chuột; mức độ liên quan của văn bản và từ khóa của nhà quảng cáo; và lịch sử tài khoản44

Vấn đề về quyền đối với nhãn hiệu phát sinh khi từ khóa quảng cáo được mua trùng hoặc tương tự nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu; khi đó kết quả tìm kiếm được liên kết với các trang web của bên thứ ba (các nhà quảng cáo) không liên quan đến chủ sở hữu nhãn hiệu Ví dụ, khi người dùng nhập từ khóa “Coca Cola” vào công cụ tìm kiếm, quảng cáo cho “Pepsi Cola” có thể xuất hiện nếu Pepsi Cola – đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Coca Cola đã đặt mua từ khóa “Coca Cola” trùng với nhãn hiệu được bảo hộ “Coca Cola” Lo ngại về việc một số nhà quảng cáo sử dụng từ khóa liên quan đến nhãn hiệu đã được đăng ký của đối thủ cạnh tranh với mục đích tận dụng danh tiếng, thương hiệu của đối thủ để thu hút khách hàng45, gây ra sự nhầm lẫn nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm cũng như ảnh hưởng đến thương hiệu của đối thủ cạnh tranh đã dẫn đến nhiều vụ tranh chấp trên thực tế ở Hoa

Kỳ và và các quốc gia trong Liên minh Châu Âu liên quan đến trách nhiệm pháp lý của nhà quảng cáo và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm, đặc biệt đặt trong bối cảnh Chính sách bảo hộ nhãn hiệu trong quảng cáo Google Adwords hiện nay không hạn chế việc sử dụng nhãn hiệu dưới dạng từ khóa46

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền (cybersquatting)

44 Tobias Bednarz, Charlotte Waelde (2009), sđd, tr 284–5

45 Graeme Dinwoodie, Mark Janis (2008), Trademark Law and Theory – A Handbook of Contemporary Research,

Edward Elgar Publishing, tr 412; Benjamin Aitken (2005), “Keyword-linked advertising, trademark infringement, and

Google's contributory liability”, Duke L & Tech Rev., (4), tr 231; Anindya Ghose, Sha Yang, “An empirical analysis

of search engine advertising: Sponsored search in electronic markets”, Management science, 55(10), tr 1605–1622

[https://support.google.com/adspolicy/answer/13594188?hl=en] (truy cập 20/4/2023); Google, Nhãn hiệu [https://support.google.com/adspolicy/answer/6118?hl=vi&ref_topic=1626336&sjid=8887350341428502803-AP] (truy cập 20/04/2023)

Tên miền (Domain names) là một khái niệm rất phổ biến trong thời kỳ bùng nổ của Internet hiện nay Tổ Chức Sở Hữu trí tuệ thế giới (WIPO) định nghĩa tên miền là “tên quen thuộc của các địa chỉ Internet và thường được sử dụng để tìm kiếm các trang web”47 Tương

tự, Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) đã định nghĩa tên miền như sau: “Một tên miền bao gồm hai hoặc nhiều phân đoạn văn bản được phân tách bằng dấu chấm, chẳng hạn như icann.org Tên miền xác định một địa chỉ cụ thể trên Internet thuộc về một thực thể như công ty, tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân”48 Hiệp hội Pháp về hợp tác đặt tên miền trên Internet (AFNIC) định nghĩa tên miền là một tập hợp các chữ cái nhằm định vị và truy cập vào một địa chỉ Internet, tránh cho việc sử dụng địa chỉ IP là địa chỉ được hình thành từ một loạt số49

Dựa trên các định nghĩa trên, có thể hiểu tên miền là sự thể hiện bằng chữ của một chuỗi số Nguyên gốc của tên miền là các dãy số rất khó nhớ (Internet Protocol numbers, gọi tắt là IP) Ví dụ, địa chỉ IP của bkns.com là 123.30.174.652 Thay vì phải nhớ những con số dài dòng và nhập số đó vào thanh công cụ tìm kiếm trên mạng Internet, người dùng Internet chỉ cần nhớ tên miền bkns.com là có thể đi đến trang web của bkns một cách dễ dàng50 Một tên miền tối thiểu phải có hai cấp, cách nhau bởi dấu “.” Ví dụ, tên miền samsung.com của thương hiệu Samsung có thành phần cấp cao nhất (Top–level domain) là

“.com”; thành phần cấp hai là “samsung”, là thành phần có dấu hiệu trùng với nhãn hiệu Samsung sở hữu bởi thương hiệu Samsung

Tên miền có chức năng là địa chỉ Internet, xác định các doanh nghiệp hay các hàng hóa hoặc dịch vụ trên Internet51 Đặc điểm này đem lại giá trị kinh tế rất lớn cho tên miền Để đảm bảo việc định vị sản phẩm thống nhất trong thế giới thực và thế giới ảo, thống nhất sản phẩm, nhãn hiệu, tên thương mại, trang web kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ, các chủ sở hữu nhãn hiệu luôn có mong

47 Nguyên văn tiếng Anh: “Domain names are the human-friendly forms of Internet addresses, and are commonly used to find websites” WIPO, “Frequently Asked Questions: Internet Domain Names”, [https://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html#:~:text=The%20domain%20name%20system%20is,physical

%20point%20on%20the%20Internet] (truy cập 15/05/2023)

48 Nguyên văn tiếng Anh: “A domain name consists of two or more textual segments separated by dots, such as icann.org A domain name identifies a specific address on the Internet that belongs to an entity such as a company, organization, institution, or individual” ICANN, “The Domain Name System” [https://www.icann.org/resources/pages/dns-2022-09-13-

en#:~:text=A%20domain%20name%20consists%20of,organization%2C%20institution%2C%20or%20individual] (truy cập 15/05/2023)

49 Bernard Delafaye (2002), “Tên miền và vấn đề quyền sở hữu trí tuệ”, Hội thảo Tìm hiểu tương lai cho sở hữu trí tuệ tại Châu Á, do Nhà Pháp luật Việt Pháp tổ chức ngày 13–15/5/2023 tại Hà Nội, tr 2

50 ICANN, “Understanding the Internet’s Domain Name System”, infographic-13sep22-en.pdf] (truy cập 15/05/2023)

[https://www.icann.org/en/system/files/files/dns-51 Trần Thị Thanh Huyền (2019), “Một số vấn đề lý luận về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong

thương mại điện tử”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, 10(331), tr 27–32

muốn là sử dụng các nhãn hiệu đã đăng ký của mình làm tên miền Có thể lấy ví dụ như Công ty Samsung có nhãn hiệu Samsung lấy tên miền là samsung.com Từ nhãn hiệu, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy trang web kinh doanh của doanh nghiệp thông qua tên miền Việc tiếp cận khách hàng thông qua mạng Internet ngày càng trở nên phổ biến và được coi trọng trong chiến dịch quảng cáo của các doanh nghiệp52

Tuy nhiên, việc mở rộng quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu với tên miền dường như sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc “đăng ký trước, xét cấp trước” của pháp luật về tên miền Hiện nay theo pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia trên thế giới, tên miền là một dấu hiệu phân biệt độc lập, không được bảo hộ bằng quyền về nhãn hiệu nói riêng và quyền SHCN nói chung, mà được pháp luật bảo hộ thông qua việc đăng ký với nguyên tắc “đăng ký trước, xét cấp trước” (first come, first serve) và nguyên tắc duy nhất, theo đó “trong không gian mạng chỉ một chủ thể duy nhất có quyền đăng ký cho một tên miền cụ thể”53

Lợi dụng chính sách đăng ký tên miền dễ dàng và nguyên tắc đăng ký tên miền là

“duy nhất”, “nộp đơn trước, đăng ký trước”, nhiều chủ thể đã đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự với các chỉ dẫn thương mại, mà cụ thể là nhãn hiệu, của chủ thể khác Do vậy, thực trạng hiện nay là có người sử dụng, vận hành trang web có tên miền nhưng không phải

là người sở hữu nhãn hiệu liên quan đến tên miền Người đăng ký tên miền chiếm giữ tên miền nhằm trục lợi từ các chủ thể liên quan bằng cách bán lại tên miền mà mình đăng ký lại cho chủ sở hữu tên miền với giá cao, hoặc sử dụng tên miền để không cho đối thủ cạnh tranh có thể đăng ký hoặc sử dụng tên miền đó, xây dựng những nội dung bất lợi cho đối thủ cạnh tranh trên trang web có địa chỉ tên miền đã đăng ký54 Tình trạng này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng tới quyền sở hữu trí tuệ mà còn cản trở sự phát triển của hoạt động thương mại trên Internet Do đó, nhu cầu cấp thiết đặt ra là phải có một cơ chế đồng bộ và hoàn thiện để ngăn chặn tình trạng chiếm dụng tên miền

Một mặt hàng mang nhãn hiệu đáng tin cậy cho phép người mua xác định dễ dàng

và nhanh chóng chất lượng, lịch sử và độ tin cậy của mặt hàng đó Pháp luật nhãn hiệu từ

đó đảm bảo rằng nhà sản xuất, chứ không phải đối thủ cạnh tranh của họ, sẽ nhận được phần thưởng tương xứng về tài chính và danh tiếng của sản phẩm Hành vi chiếm dụng, đầu

cơ tên miền đe dọa các mục tiêu cơ bản nhất của pháp luật về nhãn hiệu, đó là giảm chi phí mua sắm và giúp khách hàng đưa ra lựa chọn mua hàng, và làm suy yếu nguyên tắc cơ bản

về bảo vệ người tiêu dùng của pháp luật nhãn hiệu thông qua việc cho phép các đối thủ

52 Mai Đại Dương (2021), Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật

Thành phố Hồ Chí Minh, tr 31–32

53 Đỗ Văn Đại, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng (2013), “Điều kiện từ chối đăng ký, sử dụng tên miền”, Tạp chí Khoa học pháp lý, 03(76), tr.73–80

54 Trần Thị Thanh Huyền (2019), tlđd, tr 27–32

cạnh tranh hưởng lợi từ sự thiện chí và danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu55 Dễ dàng nhận thấy rằng các doanh nghiệp ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào Internet và các nền tảng thương mại điện tử thông qua việc bán sản phẩm của họ trên Internet hoặc sử dụng Internet như một nền tảng quảng cáo và thông tin, do vậy mà việc ngăn chặn hành vi xâm phạm nhãn hiệu liên quan đến tên miền ngày càng trở nên quan trọng đối với pháp luật về nhãn

hiệu và tên miền

1.2 Cơ sở lý luận về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

1.2.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm nhà cung cấp dịch vụ trung gian

Nhà cung cấp dịch vụ trung gian rất hiếm khi được định nghĩa một cách rõ ràng và bao quát Van Eecke định nghĩa nhà cung cấp dịch vụ trung gian trực tuyến là “nhà cung cấp dịch vụ trung gian giữa những người sử dụng Internet”, có vai trò “trung gian giữa người trực tiếp sáng tạo nội dung và người tiếp nhận thông tin”56 Stacey L Dogan xác định

họ là các chủ thể “không gắn nhãn hiệu lên sản phẩm của mình nhưng có hành vi sử dụng

nhãn hiệu bằng một cách nào đó để hỗ trợ bên thứ ba tiếp cận khách hàng tiềm năng”57 Cũng có nhiều học giả như Mark Lemley chỉ đơn thuần định nghĩa theo hướng liệt kê các nhà cung cấp dịch vụ trung gian điển hình: “Nhà cung cấp dịch vụ trung gian – nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website, nhà cung cấp dịch vụ Internet, sàn thương mại điện tử, và công cụ tìm kiếm”58

Sự khó khăn trong việc định nghĩa nhà cung cấp dịch vụ trung gian xuất phát từ sự

đa dạng của các lĩnh vực hoạt động và mô hình kinh doanh của chính các chủ thể này59 Họ

có thể bao gồm các nhà bán lẻ trực tuyến và các bên phân phối lại bên thứ ba của hàng hóa

và dịch vụ (Amazon, Apples iTunes, Expedia, eBay), các cổng thông tin trực tuyến (Yahoo, AOL), các công cụ tìm kiếm (Google, Bing), các trang tổng hợp nội dung (Alltop.com), mạng xã hội (Facebook) và các dịch vụ âm thanh hình ảnh do người dùng tạo ra (YouTube) Với sự phát triển của công nghệ thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ trung gian mới xuất hiện ở mọi lĩnh vực thương mại, và dường như có rất ít điểm chung với nhau ngoại trừ yếu

tố hoạt động trực tuyến

55 Dara Gilwit (2003), “The Latest Cybersquatting Trend: Typosquatters, Their Changing Tactics, and How to Prevent

Public Deception and Trademark Infringement”, Washington University Journal of Law & Policy, (11), tr 274–275

56 Patrick van Eecke (2011), “Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach”, Common Market Law Review, 48(5), tr 1455

57 Stacey Dogan (2010), “Trademark Remedies and Online Intermediaries”, Lewis & Clark Law Review, 14(2), tr 471

58 Mark Lemley (2007), “Rationalizing Internet Safe Harbors”, Journal on Telecommunications & High Technology Law, (6), tr 101

59 Hosuk Lee-Makiyama, Rositsa Georgieva (2017), “The Economic Impact of Online Intermediaries”, in Mariarosaria Taddeo, Luciano Floridi, The Responsibilities of Online Service Providers, Springer International Publishing, tr 327–

328

Định nghĩa tổng quát nhất được đề xuất bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), theo đó, nhà cung cấp dịch vụ trung gian (“Internet intermediaries”) là chủ thể tập hợp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa các bên thứ ba trên Internet Họ cấp quyền truy cập (give access to), lưu trữ (host), truyền (transmit) và lập chỉ mục (index) nội dung, sản phẩm và dịch vụ do bên thứ ba tạo ra trên Internet hoặc cung cấp dịch vụ trên Internet cho bên thứ ba60 OECD phân loại một cách tương đối61 các chủ thể này như sau:

1 Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISPs);

2 Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu, bao gồm cả nhà đăng ký tên miền (domain name registrars);

3 Các công cụ tìm kiếm (search engines) và cổng thông tin (portals);

4 Các nền tảng thương mại điện tử (e-commerce intermediaries), trong trường hợp các nền tảng này không có quyền sở hữu đối với hàng hóa được bán;

5 Các hệ thống thanh toán trực tuyến (Internet payment systems);

6 Các nền tảng kết nối (participative networking platforms), bao gồm các nền tảng xuất bản và phát sóng trực tuyến mà không tự tạo hoặc sở hữu nội dung được xuất bản hoặc phát sóng

Trong một cách tiếp cận có hệ thống hơn, Jaani Riordan đề xuất sự phân loại nhà cung cấp dịch vụ trung gian dựa trên kiến trúc mạng và các tầng mạng62 Riordan đã phân nhóm các tầng mạng thành ba tầng (tầng vật lý, tầng mạng và tầng ứng dụng) và sắp xếp các nhà cung cấp dịch vụ trung gian tương ứng với từng tầng theo chức năng kỹ thuật mà chúng thực hiện và tầng mạng mà chúng hoạt động:

- Các nhà cung cấp dịch vụ trung gian ở tầng vật lý cung cấp kết nối cơ bản cần thiết cho truyền thông (trung tâm điều hành mạng, nhà cung cấp phần cứng)

- Các nhà cung cấp dịch vụ trung gian ở tầng mạng cung cấp dịch vụ định tuyến các gói dữ liệu giữa các địa chỉ IP trên Internet như nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISPs), nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website (hosts), hay nhà quản lý tên miền (domain name controllers)

- Các nhà cung cấp dịch vụ trung gian ở tầng ứng dụng tiếp nhận và trình bày dữ liệu

đã được xử lý ở các tầng thấp hơn đến người dùng cuối Đây là tầng hoạt động của các nhà điều hành website, mạng xã hội, sàn giao dịch điện tử, công cụ tìm kiếm,

60 Organisation for Economic Co-operation and Development (2010), The economic and social role of internet intermediaries, tr 9

61 Không mang tính tuyệt đối bởi lẽ trên thực tế các nhà cung cấp dịch vụ trung gian có thể có nhiều hơn một vai trò

62 Jaani Riordan (2016), The Liability of Internet Intermediaries, Oxford University Press, 47–63

Riordan cho rằng các chủ thể trong tầng ứng dụng là “gần nhất với người dùng cuối

và thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp nhất đối với nội dung tầng ứng dụng”63 Đây là yếu

tố đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ trách nhiệm pháp lý của các chủ thể này đối với hành vi vi phạm của bên thứ ba

Như vậy, dù có những khác biệt nhất định trong cách tiếp cận nhưng các học giả đều đồng ý về những đặc điểm cốt lõi của một nhà cung cấp dịch vụ trung gian mà từ đó ta có thể rút ra một số kết luận sau:

Thứ nhất, nhà cung cấp dịch vụ trung gian là cầu nối giữa các bên thứ ba để thực hiện giao dịch trên Internet Dựa vào loại dịch vụ cung cấp, họ có thể là chủ thể cung cấp kết nối cơ bản (như nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet), chủ thể cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu (như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website, nhà đăng ký tên miền), hoặc chủ thể cung cấp dịch vụ trên Internet (như nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, công cụ tìm kiếm thông tin số) – các loại dịch vụ này là cơ sở và điều kiện cần thiết cho các bên thứ ba tiến hành giao dịch điện tử, tuy nhiên, bản thân nhà cung cấp dịch vụ trung gian không tham gia vào giao dịch đó nhưng lại hưởng lợi từ giao dịch này (ví dụ, sàn giao dịch thương mại điện tử lấy phí dựa trên mỗi giao dịch thành công) Trên thực tế, có tồn tại những nhà cung cấp dịch vụ trung gian đồng thời là chủ thể cung ứng dịch vụ, hàng hóa của chính họ đến với người mua64, các chủ thể này nằm ngoài phạm

vi nghiên cứu của đề tài65

Thứ hai, phạm vi hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian là tương đối rộng và đa dạng, tạo tiền đề để các chủ thể này thực hiện chức năng trung gian Hiện nay,

có vô vàn các nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong môi trường số với số lượng ngày một tăng Đó có thể là những nhà cung cấp dịch vụ trung gian trực tuyến thực hiện chức năng tương tự những hoạt động thương mại truyền thống, ví dụ như hoạt động đấu giá trực tuyến, hoặc cũng có thể là sự xuất hiện của những nhà cung cấp dịch vụ trung gian hoàn toàn mới

mà ở thế giới thực không có hoạt động thương mại nào tương tự, ví dụ như hoạt động đăng ký tên miền Tương ứng với sự đa dạng về loại hình và phương thức hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ trung gian là chức năng và vai trò ngày một quan trọng của các chủ thể này trong môi trường trực tuyến Họ có thể cấp quyền truy cập, lưu trữ, xử lý và đăng tải thông tin phục vụ cho giao dịch giữa các bên thứ ba, và do đó, các nhà cung cấp dịch vụ

63 Jaani Riordan (2016), The Liability of Internet Intermediaries, Oxford University Press, tr 40

64 Ví dụ như sàn giao dịch thương mại điện tử rao bán hàng hóa của chính mình, website lưu trữ và đăng tải thông tin của chính họ

65 Khi nhà cung cấp dịch vụ trung gian đồng thời cung ứng dịch vụ, hàng hóa của chính họ có hành vi xâm phạm nhãn hiệu, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể này là trách nhiệm trực tiếp và đã được điều chỉnh rõ ràng trong pháp luật

sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan

trung gian cũng là chủ thể đầu tiên tiếp cận, truyền tải những nội dung liên quan trên môi trường số Tùy thuộc vào tầng mạng và chức năng hoạt động, các nhà cung cấp dịch vụ trung gian có khả năng kiểm soát nội dung hoặc góp phần vào việc triển khai, quản lý nội dung một cách dễ dàng, nhanh chóng Vì vậy, sự hợp tác của các chủ thể này là vô cùng quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nói riêng

Thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ trung gian có mối quan hệ nhân quả với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xảy ra trên môi trường số Hành vi của nhà cung cấp dịch

vụ trung gian tuy không phải hành vi trực tiếp xâm phạm đến quyền đối với nhãn hiệu, nhưng là hành vi cần thiết để kẻ xâm phạm có điều kiện thực hiện hành vi xâm phạm Nói cách khác, hành vi riêng lẻ của nhà cung cấp dịch vụ trung gian là yếu tố cần nhưng không phải yếu tố đủ để phát sinh thiệt hại; tuy nhiên, sự kết hợp hành vi của nhà cung cấp dịch

vụ trung gian và chủ thể thứ ba gây hại thỏa mãn điều kiện cần và đủ để thiệt hại phát sinh66 Đây là điểm quan trọng cần xem xét khi xác định trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

1.2.2 Khái niệm về một số nhà cung cấp dịch vụ trung gian cụ thể

Với đặc tính xuyên biên giới và khả năng truyền tải thông tin dễ dàng, nhanh chóng, mạng Internet là môi trường dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, hành vi xâm phạm sẽ được tập trung xem xét khi xảy ra thông qua: sàn giao dịch thương mại điện tử, công cụ tìm kiếm thông tin số

và nhà đăng ký tên miền

Sàn giao dịch thương mại điện tử

Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thuật ngữ “thương mại điện tử” (“electronic commerce” hay “e-commerce”) được hiểu là việc sản xuất, phân phối, tiếp thị, mua bán hoặc giao nhận hàng hóa và dịch vụ bằng phương tiện điện tử67 Khái niệm này có nội hàm tương đối rộng, bao gồm mọi giao dịch điện tử qua mạng viễn thông nói chung và mạng Internet nói riêng68 Hoạt động thương mại điện tử trong pháp luật Việt Nam cũng được định nghĩa tương tự69 Cách cơ bản nhất để phân loại giao dịch thương mại điện tử là dựa vào bản chất thị trường của mối quan hệ – ai bán cho ai Theo đó, giao dịch thương

66 Jaani Riordan (2016), sđd, tr 37

67 Geneva Ministerial Declaration on global electronic commerce, 25 May 1998, WT/MIN(98)/DEC/2

[https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey4_e.htm] (truy cập 26/12/2022)

69 Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm

2021 quy định hoạt động thương mại điện tử là “việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”

mại điện tử có thể diễn ra dưới ba mô hình: người bán và người mua đều là doanh nghiệp (B2B), người bán là doanh nghiệp và người mua là người tiêu dùng (B2C), hoặc người bán

và người mua đều là người tiêu dùng (C2C)70 Những xu hướng của thương mại điện tử bao gồm thương mại di động71 (“mobile commerce” hay “m-commerce”) và thương mại xã hội72 (“social commerce” hay “s-commerce”)

Trong bối cảnh thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử (“online marketplace” hay “e-commerce platform”) là một nền tảng số tạo điều kiện cho việc mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa người bán và người mua tiềm năng Vai trò trung gian của các nền tảng này thể hiện qua việc cung cấp không gian ảo nơi người bán có thể đăng tải thông tin, hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ mình cung ứng, còn người mua có thể tìm kiếm, so sánh

và mua hàng trực tuyến thông qua nền tảng, thông qua đó kết nối người bán và người mua

có nhu cầu trao đổi sản phẩm, dịch vụ Chủ thể cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử đơn thuần là người môi giới giữa các bên thứ ba, họ không sở hữu hàng hóa, dịch

vụ bày bán Họ kiếm lợi nhuận bằng cách lấy phí dựa trên phần trăm doanh số bán hàng hoặc lấy phí người bán hoặc người mua hoặc kết hợp cả hai, ví dụ phổ biến ở Việt Nam về sàn giao dịch thương mại điện tử là Tiki.vn73

So với những sàn giao dịch thương mại hoạt động ngoài đời thật, sàn giao dịch thương mại điện tử không phải đối mặt với những vấn đề như khoảng cách địa lý, quản lý kho bãi, chi phí bảo quản, lưu trữ hàng hóa Thay vào đó, họ phải đối mặt với các yêu cầu đặc thù của việc duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử để hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử Các yêu cầu này bao gồm chi phí bảo trì hệ thống, duy trì tính hiệu quả và tích cực của nền tảng, cũng như đảm bảo an toàn và bảo mật cho thông tin giao dịch Sàn giao dịch thương mại điện tử có thể tồn tại dưới hình thức trang thông tin điện tử (website), bao gồm các trang mạng xã hội, hoặc các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động (mobile application)

70 Kenneth Laudon, Carol Traver (2021), E-commerce 2021–2022: Business Technology Society, Seventeenth

Edition, Global Edition, Pearson, tr 58

71 Thương mại di động là hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ bằng thiết bị di động Thương mại di động được xem

là sự mở rộng của thương mại điện tử (Xem: Maria Ciupac-Ulici và các tác giả khác (2023), “Which Factors Contribute

to the Global Expansion of M-Commerce?”, Electronics 2023, 12(1), tr 197–208)

72 Hiện vẫn có nhiều ý kiến về định nghĩa chính xác của thương mại điện tử Hiểu đơn giản, đây là một nền tảng tích hợp các yếu tố truyền thông xã hội với các công nghệ và tính năng của thương mại điện tử (Xem: Razaz Waheeb Attar

và các tác giả khác (2022), “New Trends in E-Commerce Research: Linking Social Commerce and Sharing Commerce:

A Systematic Literature Review”, [https://www.mdpi.com/2071-1050/14/23/16024] (truy cập 27/12/2022)

73 Tiki, “Quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử Tiki.vn”, [https://tiki.vn/quy-che-hoat-dong-sgdtmdt] (truy cập 15/01/2023)

Nhà cung cấp công cụ tìm kiếm

Công cụ tìm kiếm có thể được định nghĩa là một dịch vụ thông tin số cho phép người dùng nhập câu hỏi để thực hiện tìm kiếm tất cả các trang web trên cơ sở câu hỏi về bất kỳ chủ đề nào dưới dạng từ khóa, yêu cầu bằng giọng nói, cụm từ hoặc đầu vào khác và trả về kết quả ở bất kỳ định dạng nào có thể tìm thấy thông tin liên quan đến nội dung được yêu cầu74.Các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm chỉ liên kết người dùng Internet với nội dung được lưu trữ tại địa chỉ ngoài trang web của công cụ tìm kiếm; họ không có khả năng kiểm soát nội dung của trang web đó75 Ở đây, cần phân biệt với các sản giao dịch điện tử như eBay, Amazon là các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website (có tích hợp công cụ tìm kiếm), bởi kết quả tìm kiếm trên các sàn giao dịch điện tử kết nối người dùng với danh mục sản phẩm

và quảng cáo ở trên chính sản giao dịch điện tử đó76 Trong hoạt động quảng cáo từ khóa, khi người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm một thông tin cụ thể trên Internet, ngoài kết quả tự nhiên phù hợp với cụm từ tìm kiếm do người dùng nhập, các công cụ tìm kiếm còn cho hiển thị các liên kết được tài trợ (sponsored links), kích hoạt bởi từ khóa được chọn

và mua bởi các nhà quảng cáo Như vậy, quảng cáo của nhà quảng cáo sẽ tiếp cận được người dùng công cụ tìm kiếm thông qua công cụ tìm kiếm như Google, Cốc Cốc, Yahoo, Bing Khi đó, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ trung gian giữa người dùng công cụ tìm kiếm và nhà quảng cáo

Nhà đăng ký tên miền

Việc định vị nhà đăng ký tên miền trong hệ thống về tên miền đòi hỏi phải xem xét

vị trí và vai trò của hai chủ thể là Domain Registry (tạm dịch là trung tâm/tổ chức quản lý tên miền) và Domain Registrar (nhà đăng ký tên miền) Theo Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN), trung tâm quản lý tên miền có thể được định nghĩa là cơ sở dữ liệu chính,

có thẩm quyền của tất cả các tên miền được đăng ký trong mỗi miền cấp cao nhất77 Một định nghĩa tương tự có thể được tìm thấy tại Điều 2 của Quy định (EU) 2019/517 về việc triển khai và hoạt động của eu TLD (Regulation 2019/517), theo đó trung tâm quản lý tên miền là “thực thể được ủy quyền với việc tổ chức, quản trị và quản lý eu TLD, bao gồm việc duy trì cơ sở dữ liệu tương ứng và các dịch vụ truy vấn công cộng liên quan, đăng ký

74 Nguyên văn tiếng Anh: “‘online search engine’ means a digital service that allows users to input queries in order

to perform searches of, in principle, all websites, or all websites in a particular language, on the basis of a query on any subject in the form of a keyword, voice request, phrase or other input, and returns results in any format in which information related to the requested content can be found” (Điều 2(5) Regulation (EU) 2019/1150 of the European

Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services)

75 Althaf Marsoof (2019), Internet Intermediaries and Trade Mark Rights, Routledge, tr 4

76 Althaf Marsoof (2019), sđd, tr 3–4

77 ICANN, “ICANN Acronyms and Terms”, [https://www.icann.org/en/icann-acronyms-and-terms#r] (truy cập 16/05/2023)

tên miền ( )”78 Như vậy, trung tâm quản lý tên miền là cơ quan trung tâm về đăng ký và quản lý tên miền cấp cao nhất (TLD) trong hệ thống tên miền (DNS), thực hiện các dịch vụ thiết yếu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, với các hoạt động chính bao gồm hoạt động của máy chủ định danh và cơ sở dữ liệu WHOIS (chứa thông tin về tên miền, người đăng ký và máy chủ) cũng như thiết lập các nguyên tắc phân bổ, đăng ký, xóa và chuyển tên miền79 Thông thường, cơ quan này không có liên hệ trực tiếp với người đăng ký tên miền cuối cùng, mà phải thông qua nhà đăng ký tên miền80

Nhà đăng ký tên miền là các tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho công chúng trên cơ sở thỏa thuận với trung tâm quản lý tên miền có liên quan (accreditation agreement)81 Các nhà đăng ký tên miền chấp nhận đăng ký tên miền từ bên thứ ba, lưu trữ tên miền đó tại trung tâm quản lý tên miền có liên quan để nhận một khoản phí từ người đăng ký tên miền Các nhà đăng ký tên miền, thay mặt cho người sử dụng dịch vụ của mình,

có thể yêu cầu đăng ký, sửa đổi hoặc xóa thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng ký của trung tâm quản lý tên miền Như vậy, các nhà đăng ký tên miền hoạt động như một trung gian thương mại giữa trung tâm quản lý tên miền và người đăng ký tên miền, cung cấp dịch vụ cho phép cho các bên thứ ba (người đăng ký tên miền) tiến hành giao dịch về đăng ký tên miền với trung tâm quản lý tên miền

1.2.3 Cơ sở lý luận về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Sự cần thiết phải xác định trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Xuất phát từ đặc điểm và vai trò của nhà cung cấp dịch vụ trung gian, việc xác định trách nhiệm pháp lý của các chủ thể này có rất nhiều ưu điểm Theo Althaf Marsoof, việc

78 Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the implementation and functioning of the eu top-level domain name and amending and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and repealing Commission Regulation (EC) No 874/2004 Xem: Điều 4 nr 16 Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union, OJ L 194, 19 June 2016, 1–30

79 Sebastian Schwemer (2018), “On domain registries and unlawful website content: Shifts in intermediaries' role in

light of unlawful content or just another brick in the wall?”, International Journal of Law and Information Technology,

26(4), tr 277–278

80 Trong một số trường hợp, trung tâm quản lý tên miền có thể đồng thời là nhà đăng ký tên miền, mặc dù các vai trò này thường được phân chia để cho phép cạnh tranh giữa nhiều nhà đăng ký tên miền cung cấp các mức giá và hỗ trợ khác nhau cho người đăng ký tên miền (European Union Intellectual Property Office (2021), “Domain names – Challenges and good practices from registrars and registries to prevent the misuse of domain names for IP infringement activities”, Discussion paper, tr 13

81 Điều 2 Regulation 2019/517; ICANN, “About Registrars”, 03-en] (truy cập 16/05/2023)

[https://www.icann.org/resources/pages/what-2013-05-dời sự chú ý từ chủ thể trực tiếp xâm phạm nhãn hiệu sang nhà cung cấp dịch vụ trung gian

có thể được xem xét từ các yếu tố kinh tế và yếu tố thiết thực82

Về tính kinh tế, các học thuyết và pháp luật kinh tế đề xuất rằng trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào phải thuộc về người có khả năng tốt nhất để chấm dứt hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm đó với chi phí thấp nhất So với nhà cung cấp dịch vụ trung gian, chủ sở hữu nhãn hiệu khó có thể phát hiện và theo dõi được các hành vi xâm phạm riêng lẻ cũng như những kẻ thực hiện hành vi vi phạm đó (vốn được bảo vệ bởi tính chất ẩn danh của mạng Internet) Nhà cung cấp dịch vụ trung gian có khả năng kiểm soát nhất định đối với nội dung được truyền, lưu trữ hoặc lập chỉ mục trên nền tảng của họ,

và có thể phát hiện và ngăn chặn vi phạm với chi phí thấp hơn Về tính hiệu quả, việc kiểm soát hành vi của nhà cung cấp dịch vụ trung gian sẽ tốn ít công sức và thời gian hơn việc kiểm soát hành vi của một số lượng lớn những kẻ xâm phạm nhãn hiệu; đồng thời, trao cho chủ sở hữu quyền chấm dứt hành vi xâm phạm, hoặc ít nhất là giảm thiểu tác động của hành vi vi phạm

Về tính thiết thực, những kẻ trực tiếp xâm phạm nhãn hiệu có thể là người nước ngoài cư trú tại các khu vực nơi pháp luật không điều chỉnh hành vi trên internet hoặc chỉ quy định một cách rất tối thiểu Hơn nữa, việc thi hành các bản án đối với những người nước ngoài vẫn là một thách thức, do tính lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ

Cuối cùng, người xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu có thể không có đủ tài sản để bồi thường cho chủ sở hữu nhãn hiệu tương xứng với thiệt hại do hành vi xâm phạm của mình gây ra Những lý do tương tự cũng được đưa ra bởi Riordan Jaani83

Tất cả các lý do trên đều hợp lý, tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu không chỉ đơn giản

là câu hỏi có hay không, mà còn là câu hỏi về mức độ, phạm vi trách nhiệm pháp lý Về tổng quan, nhà cung cấp dịch vụ trung gian là chủ thể kinh doanh thực hiện hoạt động trung gian, họ không chỉ tạo điều kiện cho hành vi xâm phạm tồn tại mà còn được hưởng lợi từ các hành vi đó Điều này không có nghĩa rằng họ phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi xâm phạm Khi đề cập đến việc xác định trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian, ta không chỉ nhìn từ góc độ của chủ sở hữu nhãn hiệu, mà còn đứng ở phía ngược lại Chế định này không chỉ bảo vệ lợi ích của chủ thể quyền mà còn hướng đển việc bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ trung gian thông qua các quy định miễn trách khi họ đã thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ và nghiêm túc Do đó, những câu hỏi tiếp theo cần được đặt ra là liệu nhà cung cấp dịch vụ trung gian có nhận biết được sự tồn tại của hành

82 Althaf Marsoof (2019), Internet Intermediaries and Trade Mark Rights, Routledge, tr 4–7

83 Jaani Riordan (2016), The Liability of Internet Intermediaries, Oxford University Press, tr 15–17

vi xâm phạm hay không, và nếu có thì họ đã có tích cực ngăn chặn, loại bỏ hành vi xâm phạm đó hay chưa Trả lời những câu hỏi này sẽ là cơ sở để xây dựng khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên cơ sở học thuyết trách nhiệm gián tiếp

Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu có thể được xem xét từ góc độ học thuyết trách nhiệm gián tiếp Trọng tâm của học thuyết trách nhiệm gián tiếp tập trung vào trách nhiệm của các bên liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hơn là xem xét hành vi của chủ thể nào đóng vai trò trực tiếp hay gián tiếp84 Chủ sở hữu quyền có thể khởi kiện người đã trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng cũng có thể khởi kiện chủ thể chịu trách nhiệm gián tiếp Nói cách khác, người trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và người chịu trách nhiệm gián tiếp có trách nhiệm liên đới đối với hành vi xâm phạm

Trách nhiệm liên đới là một loại trách nhiệm pháp lý nên nó có những đặc điểm: (i) là một loại trách nhiệm do luật pháp quy định; (ii) luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật; (iii) chủ thể phải chịu những thiệt hại về vật chất, tinh thần do vi phạm pháp luật; (iv) phát sinh khi có chủ thể vi phạm pháp luật hoặc có thiệt hại xảy ra Do đó, để xác định trách nhiệm liên đới của một cá nhân, tổ chức, cần xem xét hành vi đó có được quy định trong luật hoặc có sự cam kết bằng văn bản cùng chịu trách nhiệm không, chủ thể đó có vi phạm quy định pháp luật hoặc có lỗi, và có thiệt hại xảy ra hay không85

84 Nguyễn Phương Thảo (2022), “Bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động phát trực tuyến (streaming) - trách nhiệm của

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian”, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử,

nghiep-cung-cap-dich-vu-trung-gian6554.html] (truy cập 20/01/2023)

[https://tapchitoaan.vn/bao-ve-quyen-tac-gia-trong-hoat-dong-phat-truc-tuyen-streaming-trach-nhiem-cua-doanh-85 Nguyễn Ngọc Điện, (1999), Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong phạm vi chương 1, đề tài đã rút ra những kết luận sau:

1 Nhãn hiệu là bất kỳ dấu hiệu nào dùng để cá biệt hóa hàng hóa, dịch vụ của tổ chức,

cá nhân nhất định và phân biệt chúng với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác Chức năng cơ bản của nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau và chức năng thông tin

2 Trong phạm vi thời gian và lãnh thổ nhất định, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền sử dụng nhãn hiệu, quyền định đoạt nhãn hiệu, và quyền ngăn cấm người khác sử dụng trong hoạt động thương mại các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với những hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng như vậy có nguy cơ gây nhầm lẫn

3 Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là hành vi xâm phạm bất kỳ một quyền được bảo hộ nào của chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu Theo quy định pháp luật quốc

tế và quốc gia, các yếu tố xâm phạm nhãn hiệu cần được chứng minh bao gồm: (i)

có hành vi sử dụng dấu hiệu trong hoạt động thương mại; (ii) hành vi sử dụng không

có sự cho phép của chủ sở hữu; (iii) dấu hiệu được sử dụng phải trùng hoặc tương

tư nhãn hiệu được bảo hộ, và việc sử dụng phải ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến chức năng thiết yếu của nhãn hiệu (chức năng phân biệt, hay là chức năng chỉ dẫn nguồn gốc) do khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng; (iv) việc sử dụng phải liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đã được đăng ký

4 Trong các vụ việc về xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên Internet và liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ trung gian, yếu tố “sử dụng” dấu hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định hành vi của nhà cung cấp dịch vụ trung gian có phải là hành vi sử dụng dấu hiệu như nhãn hiệu hay không Tuy nhiên, yêu cầu về sử dụng dấu hiệu vẫn tồn tại những cách diễn giải khác nhau trong pháp luật quốc gia và khoa học pháp lý Nhìn chung, để xác lập hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, một dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của chủ sở hữu phải được bên thứ ba “sử dụng làm nhãn hiệu”, tức là dấu hiệu phải được sử dụng để phân biệt hoặc chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ Điều kiện này được thỏa mãn khi bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu theo cách có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan Trong khi đó, theo pháp luật Việt Nam, hành vi sử dụng được diễn giải là hành vi “gắn” lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy

tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày

để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang dấu hiệu; nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu

5 Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên Internet có những điểm đặc thù và làm phát sinh một số vấn đề liên quan đến: (i) nguyên tắc lãnh thổ của quyền đối với nhãn hiệu; (ii) vai trò và chức năng của nhãn hiệu; (iii) tính phức tạp và khó quản lý do phần lớn có sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian Hiện nay, có ba nhóm hành vi xâm phạm nhãn hiệu trên Internet phổ biến là hành vi xâm phạm nhãn hiệu liên quan đến công cụ tìm kiếm; hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền; và hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong thương mại điện tử

6 Nhà cung cấp dịch vụ trung gian có những đặc điểm như sau: (i) Nhà cung cấp dịch

vụ trung gian là cầu nối giữa các bên thứ ba để thực hiện giao dịch trên Internet.; (ii) Phạm vi hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian là tương đối rộng và đa dạng, tạo tiền đề để các chủ thể này thực hiện chức năng trung gian; (iii) Nhà cung cấp dịch vụ trung gian có mối quan hệ nhân quả với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xảy ra trên môi trường số Dựa trên yếu tố kinh tế và yếu tố thiết thực, pháp luật cần thiết phải xác định trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu Trách nhiệm này có thể được thiết lập dựa trên cơ sở học thuyết trách nhiệm gián tiếp

CHƯƠNG 2 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1 Khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam

2.1.1 Nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong pháp luật sở hữu trí tuệ

Nhà cung cấp dịch vụ trung gian lần đầu tiên xuất hiện trong pháp luật SHTT Việt

Nam dưới tên gọi “doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian” trong Thông tư liên tịch số

07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL 19 tháng 6 năm 2012 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông (TTLT 07) Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư này, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian gồm: (1) doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; (2) doanh nghiệp viễn thông; (3) doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số bao gồm cả dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ trang thông tin điện tử; (4) doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; (5) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin số

Thuật ngữ “doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian” được chính thức ghi nhận

trong lần sửa đổi gần nhất của Luật Sở hữu trí tuệ (năm 2022) phản ánh nỗ lực hực thiện các cam kết trong EVFTA86 Theo đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian là “doanh

nghiệp cung cấp phương tiện kỹ thuật để tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đưa nội dung thông tin số lên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet; cung cấp kết nối trực tuyến cho công chúng tiếp cận, sử dụng nội dung thông tin số trên môi trường mạng viễn thông

và mạng Internet” (Điều 198b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian được định nghĩa

rõ ràng hơn tại Điều 110 Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan Khoản 2 Điều 110 của nghị định này về cơ bản có nội dung tương tự khoản 2 Điều 3 TTLT 07 viện dẫn ở trên khi quy định liệt kê các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian

và có sự mở rộng đến “doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng” kèm theo một điều khoản mở: “Doanh nghiệp khác cung cấp một, một số hoặc toàn bộ các dịch

vụ có chức năng tương tự quy định tại khoản 1 Điều 198b của Luật Sở hữu trí tuệ và khoản

1 Điều này” Như vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào thỏa mãn khoản 1 Điều 198b Luật SHTT

hay cung cấp một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ có chức năng tương tự dịch vụ “chỉ truyền dẫn”, “lưu trữ đệm”, “lưu trữ nội dung thông tin số theo yêu cầu” đều được xem là

86 Điều 12.55 EVFTA yêu cầu các bên ký kết phải ghi nhận một số trường hợp miễn trách cho nhà cung cấp dịch vụ trung gian (European Union–Vietnam Free Trade Agreement, signed 30 June 2019 (entered into force 1 August 2020))