Bài viết là một trường hợp điển hình của hành vi đã được Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm giải quyết. Các vấn đề pháp lý sau đây đã được bài viết giải quyết là (i) Nhận diện hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu; (ii) Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền của Tòa án; (iii) Cơ chế giải quyết tranh chấp.
HỌC VIỆN TƯ PHÁP BÌNH LUẬN ÁN: ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÊN MIỀN TRÙNG HOẶC TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẪN VỚI NHÃN HIỆU Phạm Thị Hồng Mỵ1 Tóm tắt: Trong hoạt động kinh doanh, việc doanh nghiệp đăng ký tên miền để giới thiệu, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao thương hiệu, thị phần doanh nghiệp điều tất yếu Tuy nhiên thực tiễn có nhiều hành vi đăng ký, sử dụng tên miền vi phạm quyền lợi doanh nghiệp khác, điển hình hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Vì vậy, vụ án bình luận viết trường hợp điển hình hành vi Tòa án cấp sơ thẩm phúc thẩm giải Các vấn đề pháp lý sau viết giải (i) Nhận diện hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu; (ii) Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp thẩm quyền Tòa án; (iii) Cơ chế giải tranh chấp Từ khóa: Tên miền, tên miền liên quan đến nhãn hiệu, bình luận án Nhận bài: 20/07/2020; Hồn thành biên tập: 24/07/2020; Duyệt đăng: 17/8/2020 Abstract: In business activities, it is indispensable for enterprises to register domain names to introduce and trade in goods and services to enhance their brand and market share However, in practice, there have been many acts of registering and using domain names that violate the interests of other businesses, typically the act of registering and using domain names that are identical or confusingly confused with trademarks Therefore, the case commented in the article is a typical case of conduct that has been resolved by the Court of First Instance and Appellate Court The following legal issues have been addressed by the article: (i) Identify acts of registering, using identical or similar domain names that are confusing with trademarks; (ii) Determine dispute law relations and jurisdiction of the Court; (iii) Dispute resolution mechanism Keywords: Domain, Domain names related to trademarks, Commentary on the judgments Date of receipt: 20/07/2020; Date of revision: 24/07/2020; Date of Approval: 17/8/2020 Nội dung án 1.1 Bản án số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21 tháng năm 2018 việc tranh chấp tên miền (trích) NHẬN ĐỊNH CỦA TỊA ÁN: Sau nghiên cứu tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa kết tranh luận phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: [1] Về tố tụng: - Về thẩm quyền giải vụ án: Đây tranh chấp kinh doanh, thương mại tên miền, bị đơn cư trú Thành phố Thạc sỹ, Giảng viên Trường Đại học Sài Gịn Hồ Chí Minh Vì vậy, vào Khoản 2, Điều 30; điểm a Khoản Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Tịa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục tố tụng dân - Về tư cách tham gia tố tụng đại diện đương vụ án: đảm bảo pháp luật [2] Về nội dung vụ án: Xét yêu cầu nguyên đơn yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tên miền quốc gia: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn Số chuyên đề: “Bình luận án” bmw-motorrad.vn để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký sử dụng, Hội đồng xét xử xét thấy: Bayerische Motoren Werke Akatiengesellschaft thành lập từ năm 1916 Cộng hòa liên bang Đức sở hữu nhiều tên miền chứa nhãn hiệu BMW trì websites để kinh doanh toàn giới bao gồm: bmw.com; bmwmotorrad.com; bmwmotorrad.com; bmw-motorcycles.vn Việt Nam sở hữu thức bmw.vn Qua trình phát triển từ ngày thành lập đến công ty BMW trở thành công ty hàng đầu giới lĩnh vực phát triển sản xuất phân phối sản phẩm ngành ô tô, mô tô Nhãn hiệu BMW Công ty BMW đăng ký bảo hộ Việt Nam theo đăng ký quốc tế vào ngày 31/1/1950, 16/7/1980,22/12/1995, 29/6/1984 26/3/1997 Nhãn hiệu BMW bình chọn thương hiệu tiếng uy tín giới (Năm 2015 Interbrand xếp BMW vị trí 11; Global RepTrak 100 Reputation Institute xếp BMW đứng đầu) Tại Việt Nam nhãn hiệu BMW biết đến rộng rãi phổ biến cho sản phẩm ô tô, xe máy phụ kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, hội đủ điều kiện khẳng định BMW nhãn hiệu tiếng quy định Khoản 20 Điều Luật sở hữu trí tuệ Việc bị đơn – ông Nguyễn Mạnh T đăng ký sử dụng tên miền quốc gia bmwmotorrad.com.vn; bmw-otorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn, bmw-motorrad.vn đăng ký vào ngày 31/3/2014 khơng có quyền lợi ích hợp pháp liên quan đến nhãn hiệu BMW, chưa nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu BMW Khi truy cập vào tên miền dẫn đến website bị đơn quảng cáo cho dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ô tô gara ô tô có tên Viện Auto bị đơn Việc bị đơn sử dụng tên miền có chứa nhãn hiệu tiếng BMW để lợi dụng danh tiếng, uy tín BMW hoạt động khơng quy định pháp luật không đáp ứng quy định Khoản Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ Tại Cơng văn số 133/Ttra-P1 ngày 13/4/2016 Thanh tra Bộ khoa học công nghệ xác định hành vi ông Nguyễn Mạnh T đăng ký sử dụng tên miền bmwmotorrad.com.vn; bmwmotorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn, bmwmotorrad.vn có dấu hiệu cạnh tranh khơng lành mạnh liên quan đến tên miền theo quy định Khoản Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ Vì việc cơng ty BMW yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tên miền ưu tiên cho Công ty BMW đăng ký sử dụng có cứ, phù hợp quy định Khoản Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ; Khoản Điều 130, Khoản Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ Khoản Điều 16 Thơng tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet Xét Công ty BMW yêu cầu bị đơn xin lỗi công khai nguyên đơn báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn ba kỳ liên tiếp báo tuổi trẻ hành vi cạnh tranh không lành mạnh Hội đồng xét xử xét thấy: Việc ông Nguyễn Mạnh T đăng ký sử dụng tên miền quốc gia bmwmotorrad.com.vn; bmwmotorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn, bmwmotorrad.vn khơng có quyền lợi ích hợp pháp liên quan đến nhãn hiệu BMW, chưa nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu BMW nên xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nên nguyên đơn yêu cầu xin lỗi công khai phù hợp Khoản Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy cần đăng xin lỗi công khai báo tuổi trẻ ba kỳ liên tiếp đủ Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại 500.000.000 đồng, Hội đồng xét xử xét thấy: Trong trình giải vụ án phiên tịa, ngun đơn chưa đưa chứng HỌC VIỆN TƯ PHÁP chứng minh việc thiệt hại thực tế 500.000.000 đồng nên khơng có sở để chấp nhận Về việc yêu cầu toán chi phí hợp lý thuê luật sư 200.000.000 đồng: Căn hợp đồng dịch vụ pháp lý ký Bayerische Motoren Werke Akatiengesellschaft Công ty Luật TNHH T&G hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo thể chi phí mà nguyên đơn phải bỏ để thuê luật sư thực công việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn vụ án có thật Đối chiếu quy định Điều 202; Khoản 1, Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ xác định mức bồi thường thiệt hại, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải tốn khoản chi phí th luật sư nêu có sở để chấp nhận Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận phần yêu cầu nguyên đơn … Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Căn vào: Khoản Điều 30; Điều 37, điểm a Khoản Điều 39 Khoản Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 20 Điều 4; Điều 75; Điều 202 Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009; Khoản Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet thơng tin mạng Chính phủ; Khoản Điều 12; Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet Bộ Thông tin truyền thông … Tuyên xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện Bayerische Motoren Werke Akatiengesellschaft Thu hồi tên miền quốc gia: bmwmotorrad.com.vn; bmwmotorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn, bmwmotorrad.vn ông Nguyễn Mạnh T; Ưu tiên cho Bayerische Motoren Werke Akatiengesellschaft đăng ký sử dụng thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật theo quy định pháp luật Buộc ông Nguyễn Mạnh T phải xin lỗi công khai báo Tuổi trẻ ba kỳ liên tiếp với nội dung: Tôi, Nguyễn Mạnh T bị đơn vụ án thụ lý số 31/TLST-KDTM ngày 12/3/2018 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Tại Bản án số 1133/2018/KDTMST ngày 21 tháng năm 2018 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tịa tun tơi có hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh đăng ký, sử dụng tên miền: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn, bmw-motorrad.vn Nay gửi lời xin lỗi đến Bayerische Motoren Werke Akatiengesellschaft Buộc ông Nguyễn Mạnh T phải tốn chi phí hợp lý mà ngun đơn phải bỏ để thuê luật sư 200.000.000 đồng … Bản án sau kháng cáo nguyên đơn bị đơn 1.2 Bản án số 24/2020/KDTM-PT ngày 22 tháng năm 2020 Bản án số 24/2020/KDTM-PT ngày 22 tháng năm 2020 Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh tuyên xử: Không chấp nhận kháng cáo nguyên đơn, không chấp nhận kháng cáo bị đơn, Giữ nguyên án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21/8/2018 Tịa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bình luận 2.1 Khái niệm tên miền, nhãn hiệu, hành vi đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu Vào thời điểm Tòa án xử sơ thẩm vụ án tranh chấp tên miền diễn vào ngày 21/8/2018 thời điểm văn sau có hiệu lực: Luật cơng nghệ thơng tin năm 2006; Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet thơng tin Số chuyên đề: “Bình luận án” mạng Chính phủ; Thơng tư số 24/2015/TT-BTTTT quản lý sử dụng tài nguyên Internet Cho nên việc áp dụng pháp luật vào giải vụ án phù hợp với quy định pháp luật Phiên tòa phúc thẩm xét xử vào thời điểm ngày 22/6/2020 thời điểm văn sau có hiệu lực là: Luật cơng nghệ thơng tin năm 2006; Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet thơng tin mạng Chính phủ; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng; Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quản lý sử dụng tài nguyên Internet; Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet Tuy nhiên theo quy định Điều 293 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 phạm vi xét xử phúc thẩm Tịa án cấp phúc thẩm xem xét lại phần án sơ thẩm, định Tịa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị Và việc áp dụng pháp luật để giải vụ án trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm phù hợp với quy định pháp luật Theo quy định pháp luật, tên miền hiểu tên sử dụng để định danh địa Internet máy chủ gồm dãy ký tự cách dấu chấm “.” Tên miền bao gồm: a) Tên miền dùng kí tự dựa sở bảng mã ASCII, sau gọi tên miền mã ASCII; b) Tên miền dùng bảng chữ dựa sở ngôn ngữ truyền thống quốc gia, sau gọi tên miền đa ngữ (IDN) Và tên miền cấp cao hất (TLD) bao gồm: a) Tên miền chung cấp cao (gTLD) tên miền “.com”; “.net”; “.edu”; “.org”; “.int”; “.biz”; “.info”; “.name”; “.pro”; “.aero”; “.museum”; “.coop” tên miền chung cấp cao khác; b) Tên miền quốc gia cấp cao (ccTLD) tên miền cấp cao dành riêng cho quốc gia vùng lãnh thổ quy định theo chuẩn quốc tế mã quốc gia (ISO3166), tên miền “.vn” tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao Tổ chức AFNIC (Hiệp hội Pháp hợp tác đặt tên miền internet) định nghĩa tên miền tập hợp chữ nhằm định vị truy cập vào địa internet, tránh cho việc sử dụng địa IP địa hình thành từ loạt số3 Pháp luật quốc gia Trung Quốc đưa khái niệm tên miền Theo Điều 55 Nghị định Bộ công nghiệp công nghệ thông tin năm 2017 biện pháp quản lý tên miền tên miền dùng để nhận dạng ký tự phân cấp xác định định vị máy tính Internet tương ứng với địa IP máy tính Ví dụ Samsung.com; thegi oididong.com;fptshop.com vn; nhulan.vn hay án bình luận, Tịa án ghi nhận BMW có tên miền bmw.com; bmwmotorrad.com; bmwmotorrad.com; bmw-motorcycles.vn Việt Nam sở hữu thức bmw.vn Khoản 4,5 Điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng năm 2015 quản lý sử dụng tài nguyên Internet sửa đổi bổ sung Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19 tháng năm 2019 Bernard delafaye, Tên miền vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, Hội thảo Tìm hiểu tương lai cho sở hữu trí tuệ Châu Á, Nhà Pháp luật Việt Pháp, https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/ten-mien-va-vande-shtt.pdf, truy cập ngày 03/7/2020 Điều Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, năm 2019 HỌC VIỆN TƯ PHÁP Nhãn hiệu dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ tổ chức, cá nhân khác Nhãn hiệu tiếng nhãn hiệu người tiêu dùng biết đến rộng rãi tồn lãnh thổ Việt Nam4 Ví dụ, án, Tòa án khẳng định: nhãn hiệu BMW biết đến rộng rãi phổ biến cho sản phẩm ô tô, xe máy phụ kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, hội đủ điều kiện khẳng định BMW nhãn hiệu tiếng Hành vi đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu hành vi tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu tổ chức, cá nhân khác mà khơng có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng nhãn hiệu5 2.2 Nhận diện xác định hành vi đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu Trước án có nhiều án Tịa án xét xử việc tranh chấp tên miền mà cụ thể hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Khoản Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ (sau gọi Thơng tư liên tịch số 14/2016/TTLTBTTTT-BKHCN) đề nguyên tắc chung rằng: “Việc xác định hành vi đăng ký sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” thực theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, cơng nghệ thơng tin, viễn thơng, quan có thẩm quyền xử lý vi phạm người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực sở hữu trí tuệ kết luận định” Để xác định hành vi, án, Tòa án dựa vào quy định pháp luật Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 (Luật sở hữu trí tuệ); Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng Chính phủ (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP) Dựa vào văn khái qt hành vi đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu xác định dựa vào 03 điều kiện không thiết bắt buộc xem xét điều kiện: (1) Tên miền đăng ký, sử dụng trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu chủ thể có quyền, lợi ích hợp pháp (2) Chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền khơng có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó, nghĩa không rơi vào trường hợp sau đây: (a) Đã sử dụng có chứng rõ ràng chuẩn bị sử dụng tên miền tên tương ứng với tên miền liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cách thực trước có tranh chấp; (b) Được cơng chúng biết đến tên miền cho dù khơng có quyền nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ; (c) Đang sử dụng tên miền cách hợp pháp không liên quan tới thương mại sử dụng tên miền cách đáng, khơng mục đích thương mại làm cho cơng chúng hiểu sai nhầm lẫn, ảnh hưởng tới tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ nguyên đơn; (d) Có chứng khác chứng minh tính hợp pháp bị đơn liên quan đến tên miền (3) Chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền thực với ý đồ xấu bao gồm: (i) Bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho nguyên đơn người chủ tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ trùng giống đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đó; cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh ngun đơn lợi ích riêng để kiếm lời bất chính; (ii) Bị đơn chiếm dụng, Dựa vào Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, năm 2019 để tác giả xây dựng khái niệm Số chuyên đề: “Bình luận án” ngăn cản không cho nguyên đơn người chủ tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đăng ký tên miền tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh; (iii) Bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh tiếng nguyên đơn, cản trở hoạt động kinh doanh nguyên đơn gây nhầm lẫn, gây lịng tin cho cơng chúng tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ ngun đơn nhằm mục đích cạnh tranh khơng lành mạnh; (iv) Trường hợp khác chứng minh việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền lợi ích hợp pháp ngun đơn Ngồi quy định này, hành vi đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu thể Khoản Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn xử phạt vi phạm hành lĩnh vực sở hữu công nghiệp đưa khái niệm hành vi đăng ký, hành vi sử dụng chủ thể yêu cầu xử lý cần phải cung cấp chứng chứng minh Hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng sử dụng tên miền bị coi hành vi cạnh tranh không lành mạnh sở hữu công nghiệp, trừ tên miền phân bổ thông qua hình thức đấu giá thi tuyển theo quy định điểm a Khoản Điều 48 Luật viễn thông, thuộc trường hợp sau đây: - Sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có dãy ký tự trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý bảo hộ sử dụng rộng rãi để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự có liên quan trang thông tin điện tử mà địa tên miền dẫn tới; gây nhầm lẫn lợi dụng làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng vật chất chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý đó; - Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có dãy ký tự trùng với nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý có uy tín, danh tiếng Việt Nam có chứng minh tổ chức, cá nhân đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý bảo hộ đăng ký tên miền; - Chủ thể quyền sử dụng nhãn hiệu cách rộng rãi, ổn định, người tiêu dùng Việt Nam biết đến uy tín, danh tiếng chủ thể quyền sở hữu cơng nghiệp hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (có thể thơng tin quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá quan nhà nước, phương tiện thơng tin đại chúng, bình chọn người tiêu dùng thông tin khác thể uy tín, danh tiếng chủ thể kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đó) Chủ thể yêu cầu xử lý phải chứng minh: - Bên bị yêu cầu xử lý sử dụng tên miền mạng Internet để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng vật chất chủ sở hữu nhãn hiệu bảo hộ; bên bị yêu cầu xử lý tiếp tục sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn thơng qua tên miền chủ sở hữu nhãn hiệu thông báo yêu cầu chấm dứt sử dụng Đối với hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền bị coi hành vi cạnh tranh không lành mạnh sở hữu công nghiệp: chủ thể yêu cầu xử lý phải chứng minh bên bị yêu cầu xử lý đăng ký không sử dụng tên miền có chứa ký tự trùng với nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý sử dụng rộng rãi có uy tín, danh tiếng Việt Nam; có chứng minh bên bị yêu cầu xử lý đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý bảo hộ đăng ký tên miền HỌC VIỆN TƯ PHÁP - Bên bị u cầu xử lý khơng có quyền lợi ích hợp pháp nhãn hiệu bảo hộ chủ thể quyền Có thể nói quy định pháp luật Việt Nam hành có nhiều điểm tương đồng với Chính sách thống giải tranh chấp tên miền Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) quy định trường hợp để xác định hành vi đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu Một điểm khác pháp luật Việt Nam quy định hành vi nằm nhiều văn chưa thống văn Và pháp luật Việt Nam hành quy định trường hợp để nguyên đơn chứng minh dựa vào trường hợp (nghĩa cần hoặc trường hợp được) khơng quy định rõ Chính sách thống giải tranh chấp tên miền nguyên đơn phải chứng minh đầy đủ trường hợp (nghĩa bắt buộc phải chứng minh trường hợp, trải qua phép thử ba bước) Nếu văn trước đây, Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 quy định giải tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “vn” có quy định giống với Chính sách quy định: “Ngoài yêu cầu điều kiện khởi kiện yêu cầu nội dung đơn khởi kiện theo quy định pháp luật, nội dung đơn khởi kiện tranh chấp tên miền Người khiếu kiện phải đảm bảo đầy đủ ba điều kiện sau” Tuy nhiên nay, Thông tư hết hiệu lực thay Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Tham khảo pháp luật nước ngoài, pháp luật Hoa Kỳ quốc gia dựa Chính sách thống giải tranh chấp tên miền (UDRP) ICANN theo đó, để tiến hành khởi kiện, nguyên đơn buộc phải chứng minh nội dung sau (nghĩa đầy đủ trường hợp, phép thử bước): (1) Tên miền trùng gây nhầm lẫn tương tự đến nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn có quyền liên quan; (2) Bên bị khởi kiện khơng có quyền hay lợi ích hợp pháp tên miền; (3) Tên miền đăng ký sử dụng để thực với ý đồ xấu6 Bên cạnh số quốc gia khác khu vực Đông Nam Á ngoại trừ Malaysia xác định hai trường hợp, lại quốc gia khác như Philippines, Singapore tiếp thu nguyên tắc trường hợp, điều kiện, yếu tố “phép thử ba bước” ghi nhận Chính sách thống giải tranh chấp tên miền UDRP So sánh với pháp luật Việt Nam pháp luật Việt Nam khơng có quy định bắt buộc phải thông qua phép thử ba bước Dựa pháp luật hành, án Tòa án áp dụng pháp luật giải xác nhận diện hành vi mà ơng Nguyễn Mạnh T thực Cụ thể, Tòa xác định: “Việc bị đơn – ông Nguyễn Mạnh T đăng ký sử dụng tên miền quốc gia bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn, bmw-motorrad.vn đăng ký vào ngày 31/3/2014 khơng có quyền lợi ích hợp pháp liên quan đến nhãn hiệu BMW, chưa nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu BMW Khi truy cập vào tên miền dẫn đến website bị đơn quảng cáo cho dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ô tô gara ô tô có tên Viện Auto bị đơn Việc bị đơn sử dụng tên miền có chứa nhãn hiệu tiếng BMW để lợi dụng danh tiếng, uy tín BMW hoạt động không quy định pháp luật không đáp ứng quy định Khoản Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ Tại Cơng văn số 133/Ttra-P1 ngày 13/4/2016 Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ xác định hành vi ông Nguyễn Mạnh T đăng ký sử dụng tên miền bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; ICANN (August 26, 1999), Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 4b Số chuyên đề: “Bình luận án” bmwmotorrad.vn, bmw-motorrad.vn có dấu hiệu cạnh tranh khơng lành mạnh liên quan đến tên miền theo quy định Khoản Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ” Trong này, Tòa án dựa vào nội dung (i) bị đơn có dấu hiệu cạnh tranh khơng lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu dựa vào kết luận tra Bộ Khoa học công nghệ (ii) bị đơn khơng phải người có quyền lợi ích hợp pháp liên quan đến nhãn hiệu BMW Chúng ta tham khảo vụ việc nước ngoài, tương tự với vụ án xem xét, Hội đồng xét xử xem xét dựa vào đầy đủ điều kiện Chính sách thống giải tranh chấp tên miền để đưa đến kết luận có lợi cho nguyên đơn Cụ thể, nguyên đơn Skyscanner Limited, Vương quốc Anh, đại diện Keltie LLP, Vương quốc Anh Bị đơn Tim Co, Australia Hội đồng cho rằng: (i) Tên miền tranh chấp giống hệt nhầm lẫn với nhãn hiệu nhãn hiệu dịch vụ mà ngun đơn có quyền; (ii) Bị đơn khơng có quyền lợi ích hợp pháp tên miền tranh chấp; (iii) Tên miền tranh chấp đăng ký sử dụng với mục đích xấu Theo đó, hội đồng xem xét trường hợp nhận định: (1) Tên miền tranh chấp kết hợp thương hiệu SKYSCANNER nguyên đơn với dấu gạch nối từ SKY SCANNER Tuy nhiên, dấu gạch nối không ngăn cản việc phát giống khó hiểu nhãn hiệu nguyên đơn nhận biết rõ ràng tên miền tranh chấp Hội đồng xét xử thấy tên miền tranh chấp tương tự cách khó hiểu với nhãn hiệu SKYSCANNER nguyên đơn, theo Chính sách, đoạn (a) (i); (2) Nguyên đơn khẳng định bị đơn không nắm giữ quyền thương hiệu, giấy phép ủy quyền sử dụng nhãn hiệu SKYSCANNER, bị đơn đến tên miền tranh chấp bị đơn không sử dụng tên miền tranh chấp liên quan đến hợp pháp phi thương mại công sử dụng bên cung cấp hàng hóa dịch vụ bị đơn không trả lời tranh chấp nguyên đơn không đưa chứng liên quan để bác bỏ vụ kiện nguyên đơn Hội đồng xét khơng có hồ sơ cho thấy bị đơn đưa lời đề nghị đáng hàng hóa dịch vụ sử dụng hợp pháp phi thương mại tên miền tranh chấp Trên thực tế, bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp kết hợp nhãn hiệu sử dụng rộng rãi tồn giới, mà khơng có ủy quyền giữ cho khơng hoạt động Vì lý này, Hội đồng xét xử thấy bị đơn khơng có quyền lợi ích hợp pháp tên miền tranh chấp, theo Chính sách, đoạn (a) (ii); (3) Nguyên đơn giữ quyền thương hiệu cho SKYSCANNER kể từ năm 2002 Do sử dụng tiếp thị rộng rãi, nhãn hiệu SKYSCANNER trở nên đặc biệt có danh tiếng đáng kể lĩnh vực hoạt động Tên miền tranh chấp tạo vào năm 2016 kết hợp toàn nhãn hiệu nguyên đơn với thay đổi nhỏ Nguyên đơn cung cấp chứng vào ngày bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp, bị đơn đăng ký ba tên miền khác kết hợp thương hiệu bao gồm dịch vụ tương tự khiếu nại nguyên đơn cung cấp Từ điều trên, Hội đồng xét xử thấy tên miền tranh chấp đăng ký với mục đích xấu, biết nguyên đơn nhắm mục tiêu nhãn hiệu nguyên đơn.Vì lý nêu trên, theo đoạn (i) Chính Trường hợp số D2020-1082, ngày 16/6/2020 https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-1082 Bản án số 28/2019/KDTM-ST ngày 24/7/2019 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền HỌC VIỆN TƯ PHÁP sách 15 Quy tắc, Hội đồng lệnh tên miền tranh chấp (sky-scanner.today) chuyển cho nguyên đơn7 Theo tác giả, án Tòa án áp dụng pháp luật giải xác theo pháp luật hành, có nên thực tiễn xét xử nên xem xét điều kiện để đảm bảo cho án thuyết phục Về phía quy định pháp luật, tác giả cho rằng: Tên miền nhãn hiệu hai đối tượng nằm phạm vi điều chỉnh văn khác văn sở hữu trí tuệ văn quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng Trong Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh điểm d Khoản 1: “Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại bảo hộ người khác dẫn địa lư mà mnh quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý tương ứng” Quy định chưa thuyết phục có trường hợp tên miền đăng ký sử dụng trước có nhãn hiệu, người đăng ký xem người có quyền lợi ích hợp pháp cho dù khơng có quyền nhãn hiệu Tiếp Khoản Khoản Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP lại tiếp tục quy định giải tranh chấp tên miền điểm d Khoản Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ lại nhắc đến Vậy có nên chăng, nên xóa bỏ điểm d Khoản Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ để lại văn quy định giải tranh chấp tên miền thống Nghị định số 72/2013/NĐ-CP tiến tới xây dựng Chính sách giải tranh chấp tên miền thống số quốc gia khu vực Đơng Nam Á Việc làm xóa bỏ quy định nằm nhiều văn bản, chế giải tranh chấp dễ dàng hơn, không bị chồng lấn thẩm quyền, cách thức giải văn với Trở lại án bình luận, mục Quyết định án, Tịa án khơng có dựa vào Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ mà dừng lại dựa vào Khoản Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Cho nên việc bỏ quy định điểm d Khoản Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ cần thiết Nếu giải pháp khơng khả thi văn hướng dẫn cần có thống với 2.3 Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp thẩm quyền Tòa án Trong án này, Tòa án nhận định: “Đây tranh chấp kinh doanh, thương mại tên miền, bị đơn cư trú Thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, vào Khoản Điều 30; điểm a Khoản Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục tố tụng dân sự” Tòa án xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trường hợp tranh chấp tên miền sở pháp lý xác định thẩm quyền Tòa án, Tòa án dựa vào tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo Khoản Điều 30 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 - Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cá nhân, tổ chức với có mục đích lợi nhuận Mặt khác, tham khảo án khác Tịa án nhân dân Thành phố Hà Nội8 với tình tiết giống án Tòa xác định quan hệ pháp luật tranh chấp “tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền” điều luật xác định thẩm quyền Tòa án dựa vào Khoản Điều 30 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp hiểu tên miền đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Và hướng xác định Tòa án dựa vào tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ để xác định Tịa án có thẩm quyền Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP – Xử lý tranh chấp tên miền quy định hành vi tranh chấp tên miền quy Soá chuyên đề: “Bình luận án” định rõ việc chứng minh nguyên đơn trường hợp bị đơn xem người có quyền lợi ích hợp pháp Và xem xét, tên miền nhãn hiệu hai đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh văn pháp luật khác Tên miền không xem đối tượng quyền sở hữu trí tuệ lại có liên quan nhiều đến quyền sở hữu trí tuệ Đối với hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Luật sở hữu trí tuệ xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu trí tuệ - nhãn hiệu Như hành vi xâm phạm quyền sở hữu cơng nghiệp Vì mà Tịa án áp dụng Khoản Điều 30 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 xác định thẩm quyền Tòa án Do đó, việc xác định Tịa án án không sai theo quy định pháp luật hành Tuy nhiên, với nhiều văn quy định hành vi nên xác định rằng, trường hợp tranh chấp tên miền Tham khảo pháp luật quốc tế pháp luật số quốc gia giới không quy định tên miền đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, họ xây dựng Chính sách riêng biệt để giải tranh chấp tên miền văn riêng biệt Vì vậy, cần thiết xây dựng văn thống việc giải tranh chấp tên miền 2.4 Cơ chế giải tranh chấp hành vi đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu Khoản Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định: Tranh chấp đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” giải theo hình thức sau đây: (a) Thơng qua thương lượng, hịa giải; (b) Thơng qua trọng tài; (c) Khởi kiện Tòa án Nhưng với quy định điểm d Khoản Điều 130 hành vi cạnh tranh không lành mạnh chế giải tranh chấp nhiều quy định Khoản Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, đơn cử có biện pháp: (a) dân sự; (b) hành chính; (c) hình Bên cạnh đó, với Luật cạnh tranh năm 2018 nhấn mạnh: biện pháp hành hình Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Chưa kể biện pháp hành chính, Khoản Điều 211 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Tổ chức, cá nhân thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật cạnh tranh” Thế Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực sở hữu công nghiệp quy định xử phạt vi phạm hành hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh có hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn tới nhãn hiệu Dựa theo đó, chủ thể có thẩm quyền xử phạt quy định bao gồm tra Bộ Khoa học Công nghệ, Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Nghĩa văn có quy định khác nhau, chồng lấn với chế giải quyết, việc lựa chọn chế giải tranh chấp liên quan đến khâu thực thi yêu cầu thu hồi tên miền Chẳng hạn, hành vi bị xử lý quan quản lý cạnh tranh hay tra Bộ Khoa học Công nghệ quan quản lý tên miền khơng có sở để thu hồi tên miền Bởi lẽ thủ tục thu hồi tên miền trách nhiệm quan quản lý tên miền – Trung tâm Internet Việt Nam, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, thành lập ngày 28/04/2000, thực chức quản lý thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam; thiết lập, quản lý khai thác Hệ HỌC VIỆN TƯ PHÁP thống DNS quốc gia; Trạm trung chuyển Internet quốc gia theo Điều 12 Thông tư số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN theo Điều 12 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng năm 2015 quản lý sử dụng tài nguyên Internet số sở để Trung tâm Internet thu hồi tên miền lại khơng có quan Ở Cộng hòa Pháp, việc đăng ký sử dụng tên miền xâm phạm đến quyền nhãn hiệu đăng ký bị coi hành vi làm hàng giả thông qua việc chép sử dụng không xin phép nhãn hiệu Nếu nhãn hiệu đăng ký theo loại 38 (mọi nhãn hiệu liên quan đến thông tin internet xếp vào loại này) trước đăng ký tên miền hành vi làm hàng giả xác lập Nếu nhãn hiệu đăng ký theo loại khác trừ nhãn hiệu tiếng Tịa án xem xét có nguy nhầm lẫn không phải áp dụng Điều L713-3 Bộ luật sở hữu trí tuệ, để bị coi hành vi làm hàng giả phải có giống hàng hóa dịch vụ ghi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với hàng hóa dịch vụ chủ sở hữu tên miền bị tranh chấp cung cấp Các hành vi kéo theo trách nhiệm dân hình người vi phạm Các hành vi bị coi hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh hành vi ăn theo, kéo theo trách nhiệm dân hợp đồng người giả mạo tên miền9 Đối với nội dung vụ án này, phía bên công ty BMW lựa chọn chế giải tranh chấp Tòa án án Tịa án sau có hiệu lực pháp luật quan quản lý tên miền có để triển khai thủ tục thu hồi tên miền làm thủ tục đăng ký sử dụng tên miền Tham khảo số quốc gia khu vực Đông Nam Á Philippines, Malaysia, Singapore ban hành văn riêng biệt Chính sách giải tranh chấp tên miền xác định rõ chế giải tranh chấp Như vậy, từ nội dung Tlđd vụ án, nhận thấy rằng, rõ ràng quy định hành vi phía văn pháp luật Việt Nam tồn nhiều văn pháp luật từ luật, nghị định đến thông tư Cho nên, việc bỏ quy định điểm d Khoản Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ điều cần thiết để văn Nghị định số 72/2013/NĐ-CP để giải tranh chấp tên miền thời gian tới, cần thiết ban hành xây dựng văn Chính sách giải tranh chấp tên miền để thống chế giải tranh chấp Kết luận Qua việc bình luận án tranh chấp tên miền, nói rằng, án áp dụng pháp luật giải xác buộc bị đơn phải thực trách nhiệm hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Tuy nhiên phía văn pháp luật, thời gian tới, cần rà soát, nghiên cứu, quy định cách tập trung, thống quy định xử lý hành vi văn quy phạm pháp luật, tránh tình trạng rải rác nhiều văn quy phạm pháp luật khác với mâu thuẫn, chồng chéo, khó áp dụng thực tiễn Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nhận thức tầm quan trọng tên miền đăng ký tên miền để mở rộng thương hiệu mình./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản án số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21 tháng năm 2018 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc tranh chấp tên miền Bản án số 24/2020/KDTM-PT ngày 22 tháng năm 2020 Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh Bernard delafaye, Tên miền vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, Hội thảo Tìm hiểu tương lai cho sở hữu trí tuệ Châu Á, Nhà Pháp luật Việt Pháp, https://thongtinphapluatdansu.edu vn/wp-content/uploads/2018/10/ten-mien-vavan-de-shtt.pdf, truy cập ngày 03/7/2020 ... đến nhãn hiệu hành vi tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu tổ chức, cá nhân khác mà khơng có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng. .. (1) Tên miền đăng ký, sử dụng trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu chủ thể có quyền, lợi ích hợp pháp (2) Chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền khơng có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến tên. .. cầu xử lý tiếp tục sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn thông qua tên miền chủ sở hữu nhãn hiệu thông báo yêu cầu chấm dứt sử dụng Đối với hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền bị coi hành