Điều kiê ̣n chuyển giao

Đối tươ ̣ng nhươ ̣ng quyền thương ma ̣i là các quyền thương ma ̣i. Các quyền thương ma ̣i bao giờ cũng gắn với mô ̣t hê ̣ thống kinh doanh bao gồm tổng thể các yếu tố sản phẩm di ̣ch vu ̣, nhãn hiê ̣u hàng hóa, chiến lược kinh doanh, tên thương ma ̣i, bí mâ ̣t kinh doanh … Khi chuyển giao quyền thương ma ̣i gắn liền với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuê ̣ thì bên chuyển giao phải đảm bảo

yếu tố hơ ̣p pháp trong viê ̣c sử du ̣ng các quyền sở hữu trí tuê. Nếu không rất có thể các đối tượng của quyền sở hữu trí tuê ̣ đi kèm với hê ̣ thống kinh doanh dược chuyển giao sẽ bi ̣ bên nhâ ̣n quyền hoă ̣c bên thứ ba xâm phâ ̣m.

Các quy đi ̣nh về chuyển giao quyền sở hữu công nghiê ̣p của Viê ̣t Nam được quy đinh ta ̣i Điều 753 Bô ̣ luâ ̣t dân sự 2005, và chương X Luâ ̣t sở hữu trí tuê ̣ 2005. Theo quy đi ̣nh của pháp luâ ̣t Viê ̣t Nam thì “ Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.” [2, Điều 141]

Luâ ̣t sở hữu trí tuê ̣ không quy đi ̣nh điều kiê ̣n được phép chuyển quyền sử du ̣ng đối tươ ̣ng sở hữu công nghiê ̣p mà chỉ quy đi ̣nh các trường hợp ha ̣n chế chuyển giao quyền sử du ̣ng đối tượng sở hữu công nghiê ̣p.

Một là, quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, TTM không được chuyển giao.

Hai là, quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Ba là, bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

Bốn là, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Theo quy đi ̣nh về chuyển giao quyền sử du ̣ng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiê ̣p trong Luâ ̣t sở hữu trí tuê ̣ thì tên thương ma ̣i không được chuyển quyền sử du ̣ng.

Viê ̣c chuyển nhươ ̣ng nhãn hiê ̣u, bí mâ ̣t kinh doanh được áp du ̣ng theo các quy đi ̣nh chung về quyền sử du ̣ng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiê ̣p.

2.2.2 Hình thức thức chuyển giao: hợp đồng li –xăng

Khoản 2, Điều 141 Luâ ̣t sở hữu trí tuê ̣ quy đi ̣nh: “Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN - Hợp đồng li-xăng). Nhãn hiê ̣u và bí mâ ̣t kinh doanh là các quyền sở hữu công nghiê ̣p, chi ̣u sự điều chỉnh của Luâ ̣t sở hữu trí tuê ̣. Nên viê ̣c chuyển giao nhãn hiê ̣u và bí mâ ̣t kinh doanh trong nhươ ̣ng quyền thương ma ̣i cũng phải tuân theo quy đi ̣nh chung về hợp đồng chuyển quyền sử du ̣ng đối tượng sở hữu công nghiê ̣p.

Và nô ̣i dung hợp đồng sử du ̣ng đối tượng sở hữu công nghiê ̣p theo quy đi ̣nh của Luâ ̣t sở hữu trí tuê ̣ được quy đi ̣nh ta ̣i khoản 1 Điều 144 như sau:

“Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền; b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

c) Dạng hợp đồng;

d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ; đ) Thời hạn hợp đồng;

e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.”

Các da ̣ng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN gồm các dạng sau đây:

1. Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng SHCN, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN với bất

kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng SHCN đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

2. Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng SHCN, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không độc quyền với người khác;

3. Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN đó theo một hợp đồng khác.

Ngoài ra, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải có quy định nghĩa vụ của bên nhận ghi chỉ dẫn lên hàng hóa, bao bì hàng hoá về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng li-xăng và hợp đồng li-xăng sáng chế độc quyền phải có quy định nghĩa vụ của bên nhận sử dụng sáng chế theo các cách thức như được pháp luật qui định đối với chủ sở hữu quyền. Hơn nữa, nếu không có sự cho phép của bên giao được quy định trong hợp đồng li-xăng, bên nhận không được quyền cấp li- xăng thứ cấp cho bên thứ ba.

Hợp đồng li-xăng không được có các quy định (i) cấm bên nhận cải tiến đối tượng SHCN không phải là nhãn hiệu, và ép buộc bên nhận chuyển nhượng cho bên giao quyền đăng ký hoặc cấp li-xăng miễn phí cho bên giao quyền SHCN đối với cải tiến đó; (ii) trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên nhận nhập khẩu hàng hóa sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ theo hợp đồng li-xăng để sử dụng đối tượng SHCN tại lãnh thổ khi bên giao không nắm giữ quyền SHCN tương ứng hoặc không nắm độc quyền nhập khẩu hàng hóa li-xăng;(iii) ép buộc bên nhận mua tất cả hoặc một tỷ lệ nguyên liệu, thành phần hoặc trang thiết bị từ bên giao hoặc người được chỉ định bởi bên giao ngoại trừ mục địch đảm bảo chất lượng hàng hoá sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ đối bên nhận; và (iv) cấm bên được chuyển

quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền SHCN hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Liên quan đến việc đăng ký hợp đồng li-xăng, qui định rằng hợp đồng li-xăng có hiệu lực theo sự thỏa thuận giữa các bên nhưng chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiê ̣p. Bất cứ sự sửa đổi, bổ sung hoặc kết thúc sớm hiệu lực của hợp đồng đã đăng ký phải được ghi nhận tại cơ quan này.

Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền SHCN của bên giao bị chấm dứt.

2.3 Những vướng mắc trong luật điều chỉnh về nhượng quyền thương mại.

Thứ nhất, nếu hiểu theo Luâ ̣t thương ma ̣i, có thể NQTM đối với “TTM”, nhưng trong Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 139, khoản 3 quy định: “quyền đối với TTM chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới TTM đó”. Và theo Khoản 1 Điều 142.

“Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, TTM không được chuyển giao.”

Quy định này sẽ tiềm ẩn những rắc rối cho doanh nghiê ̣p nếu thực hiện phương thức NQTM. Chẳng hạn như, Công ty cà phê Trung Nguyên nếu theo cách hiểu của Luâ ̣t thương ma ̣i thì được NQTM tên thương ma ̣i của mình, nhưng theo Luật Sở hữu trí tuệ thì không được chuyển nhượng, không đươ ̣c cho phép người khác sử du ̣ng tên thương ma ̣i của mình. Với ý nghĩa và bản chất của hơ ̣p đồng nhươ ̣ng quyền kinh doanh là ở chỗ phát triển ảnh hưởng của các công ty sản xuất kinh doanh, di ̣ch vu ̣ thông qua hê ̣ thống các doanh nghiê ̣p khác, mở rô ̣ng tên tuổi lãnh thổ hoa ̣t đô ̣ng của công ty. Điều đó cho phép chủ thể kinh doanh tham gia vào các giao di ̣ch dưới tên của mô ̣t chủ thể khác. Thiết nghĩa pháp luâ ̣t Viê ̣t Nam cần có quy đi ̣nh về chuyển giao quyền sử du ̣ng tên thương ma ̣i.

Thứ hai, Việc chuyển giao các quyền SHTT trong hợp đồng quyền thương mại, thường được tách ra thành một phần riêng , bởi tính chất đặc thù của các quyền SHTT. Theo Điều 10 Nghị định 35 “Trường hợp Bên nhượng

quyền chuyển giao cho Bên nhận quyền quyền sử dụng các đối tượng SHCN và các nội dung của quyền thương mại thì phần chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHCN đó có thể được lập thành một phần riêng trong hợp đồng NQTM.”

Tuy nhiên theo Điều 141 khoản 2 Luật SHTT

“2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN).”

Như vâ ̣y theo như Sở hữu trí tuê ̣ thì hợp đồng chuyển giao đối tượng của quyền sở hữu công nghiê ̣p : Nhãn hiê ̣u, tên thương ma ̣i, bí mâ ̣t kinh doanh phải thông qua hơ ̣p đồng chuyển quyền sử du ̣ng đối tượng sở hữu công nghiê ̣p. Và nếu thiếu các nô ̣i dung chủ yếu phải có thì hợp đồng vô hiê ̣u. Nhưng theo pháp luâ ̣t về nhươ ̣ng quyền thương ma ̣i theo quy đi ̣nh của luâ ̣t thương ma ̣i thì phần chuyển giao quyền sở hữu trí tuê ̣ là mô ̣t phần của hợp đồng nhượng quyền thương ma ̣i. Nhâ ̣n thấy có sự mâu thuẫn trong quy đi ̣nh pháp luâ ̣t. Như vâ ̣y có sự khác nhau giữa quy đi ̣nh luâ ̣t thương ma ̣i và luâ ̣t sở hữu trí tuê ̣ về hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử du ̣ng đối tượng của sở hữu công nghiê ̣p.

Chương III Thực tra ̣ng pháp luâ ̣t nhượng quyền thương ma ̣i ở Viê ̣t Nam và kiến nghi ̣ hoàn thiê ̣n pháp luâ ̣t.

3.1. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại ở Viê ̣t Nam

Đến cuối năm 2008, đầu năm 2009 Việt Nam đã có khoảng 100 thương hiệu quốc tế hoạt động thông qua phương thức nhượng quyền, phần lớn tập trung vào lĩnh vực ẩm thực. Ngoài các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài như: KFC, BBQ, Lotte, Pizza Hut, Jollibee, Goloria Coffees, … Và chúng ta còn có các nhãn hiệu nội địa đã trở nên quen thuộc như: Phở 24, cà phê Trung Nguyên, trà Dilmah, Hightland Coffee, Kinh Đô Bakery.

Tại Việt Nam, hình thức NQTM hình thành vào những năm 90 của thế kỷ 20 và mang tính tự phát rất cao. Trung Nguyên có thể coi là nhà tiên phong tại Việt Nam áp dụng hình thức kinh doanh này bằng cách phát triển hệ thống đại lý của mình theo hình thức nhượng quyền. Thương hiệu này phát triển mạnh vào những năm 2001-2002 với hàng trăm cửa hiệu trên khắp các tỉnh thành trong cả nước và từng bước thâm nhập ra thị trường nước ngoài

Thương hiệu Phở 24 được xem như một mô hình NQTM thành công ở Việt Nam. Đến tháng 3 năm 2010, Phở 24 đã mở được 81 cửa hàng trong nước: tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Dương, và 17 cửa hàng ngoài nước như Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines), Seoul (Hàn Quốc), Phnom Penh (Campuchia), Sydney (Úc) và Maucau (Hong kong). Chính thức có mặt trên thị trường thời trang Việt Nam từ năm 1999, FOCI – Nhãn hiệu thời trang thông dụng của Công ty Dệt May Nguyên Tâm đến nay đã trở thành người bạn đồng hành cùng giới trẻ với phong cách trẻ trung, năng động và giàu sức sống, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu thời trang Foci đã

phát triển một hệ thống cửa hàng trên toàn quốc theo hình thức nhượng quyền kinh doanh, hiê ̣n nay Foci đã có hơn 40 của hàng trên toàn quốc. Công ty Kinh Đô đã mở được 30 cửa hàng bánh Bakery, theo kế hoạch sẽ có 100 cửa hàng và tiến đến mở rộng hình thức kinh doanh thành tiệm cà phê, bánh ngọt và thức ăn nhanh Kinh Đô. Trà sữa trân châu Tapio đã mở được 10 cửa hàng và đang cho ra mô hình mới là Grand Tapio – bán kèm thêm thức ăn nhanh.

Hiện KFC có 71 cửa hàng tại tám tỉnh, thành, trong đó nhiều nhất vẫn là ở TPHCM với 45 cửa hàng, còn lại là ở Hà Nội, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Biên Hoà, Buôn Ma Thuột, Huế và Hải Phòng. Và KFC đang lên kế hoạch mở thêm một số cửa hàng tại những tỉnh, thành nhiều tiềm năng như Đà Nẵng, Nha Trang.

Hiê ̣n nay, ở Viê ̣t Nam đã có mô ̣t số tổ chức, hiê ̣p hô ̣i thực hiê ̣n viê ̣c quảng cáo, xúc tiến hoa ̣t đô ̣ng nhượng quyền thương ma ̣i như Câu la ̣c bô ̣ nhượng quyền thương ma ̣i Viê ̣t Nam, phòng thương ma ̣i và công nghiê ̣p Viê ̣t Nam… Cùng với viê ̣c Viê ̣t Nam gia nhâ ̣p WTO, các nhà kinh doanh trong và ngoài nước dự đoán trong mô ̣t vài năm tới, nhượng quyền thương ma ̣i sẽ bùng nổ ở Viê ̣t Nam, với sự có mă ̣t của nhiều nhãn hiê ̣u nổi tiếng quốc tế và sự lớn ma ̣nh của các hê ̣ thống nhượng quyền thương ma ̣i trong nước.

3.2 Kiến nghi ̣ hoàn thiê ̣n pháp luật và nâng cao hoạt động nhượng quyền.