tiễn thực hiện tại Việt Nam
Bản chất của chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép những người khác sử dụng nhãn hiệu đó kèm theo các điều kiện và điều khoản được hai bên đồng ý [92]. Nội dung của việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu gắn liền với việc các bên thoả thuận và thống nhất những điều khoản trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, khi ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì các nội dung trong hợp đồng mà các bên tham gia thoả thuận trước khi ký kết hợp đồng sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các bên có thể thực hiện hợp đồng và giải quyết các tranh chấp xảy ra (nếu có). Do thuộc lĩnh vực pháp luật tư nên pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ đưa ra những quy định khung và các bên sẽ căn cứ vào đó để thoả thuận những điều khoản phù hợp nhất trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của mình.
3.2.1. Thực trạng pháp luật về nội dung chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Mỗi hợp đồng chuyển quyền sử dụng là duy nhất, phản ánh nhu cầu và kỳ vọng cụ thể của cả bên giao và bên được chuyển quyền. Sự đa dạng của các loại hợp đồng là vô hạn và chỉ bị giới hạn bởi nhu cầu của các bên, của pháp luật và các quy định có liên quan [70]. Tuy nhiên, để đảm bảo cả sự tự do ý chí của các bên tham gia và tính thượng tơn của pháp luật, pháp luật Việt Nam vẫn có các quy định về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; theo đó, một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu theo đúng quy định của Điều 144 Luật SHTT như sau:
a. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được nhận chuyển quyền b. Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng
c. Dạng hợp đồng
d. Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ đ. Thời hạn hợp đồng
g. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
Theo quy định tại Điểm 48.3.k của Thông tư 01/2007/TT-BKH&CN được sửa đổi, bổ sung bằng Thơng tư 05/2013/TT-BKHCN thì Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ bị coi là thiếu sót nếu thiếu các nội dung phải có theo quy định tương ứng tại Khoản 1 Điều 144 của Luật SHTT nói trên. Nếu trong vịng 01 tháng kể từ ngày Cục SHTT ra thơng báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với lý do thiếu sót các nội dung phải có theo quy định mà các bên trong hợp đồng không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ theo như u cầu thì Cục SHTT sẽ ra thơng báo từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
Mặc dù các quy định tại Điều 144 Luật SHTT đã liệt kê một cách tương đối đầy đủ các nội dung được xem là cơ bản và cần có của một hợp đồng chuyển quyền sử dụng. Song một số nội dung được liệt kê ở quy định này là không thực sự cần thiết, như nội dung về “tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được
nhận chuyển quyền” vì hiển nhiên sẽ có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng
nhãn hiệu [30, tr.58]. Ngoài ra, việc liệt kê các quy định này chưa thể hiện được hết bản chất của một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nói chung và hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng. Về bản chất, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một thoả thuận dân sự, do vậy cần tơn trọng ý chí của các bên trong giao dịch dân sự, đó là dựa trên ngun tắc bình đẳng và tự nguyện. Tuy nhiên, việc khơng quy định bắt buộc những nội dung cần phải có trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu để cho các bên tham gia hợp đồng tự do quyết định những nội dung cần phải có sẽ phù hợp hơn với các quốc gia có nền pháp luật về SHTT phát triển lâu đời như Hoa Kỳ [35]. Cịn đối với Việt Nam thì nên có quy định các nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Điều này sẽ giúp các bên tham gia hợp đồng có định hướng trong việc thoả thuận các nội dung trong hợp đồng và đảm bảo lợi ích cho các bên tham gia giao dịch khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tự do trong thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì khi quy định về các điều khoản có trong hợp
đồng, pháp luật nên sử dụng thuật ngữ “có thể có các nội dung” giống như quy định tại Điều 398 Khoản 2 BLDS năm 2015 về nội dung của hợp đồng dân sự thay vì sử dụng thuật ngữ mang tính chất bắt buộc như tại Điều 144, Luật SHTT: “Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có các nội dung chủ yếusau đây”. Bởi vì nếu sử
dụng thuật ngữ phải có như hiện nay sẽ dẫn tới các rủi ro cho các bên mà rủi ro nhất là khả năng hợp đồng vô hiệu khi thiếu một trong các điều khoản phải có. Chưa kể việc định sẵn các nội dung chủ yếu này sẽ bó hẹp quyền tự do giao kết hợp đồng của các bên. Vậy, để đảm bảo tính hướng dẫn và duy trì quyền tự do cam kết hợp đồng, các nội dung chủ yếu trên chỉ nên là nội dung mang tính chất gợi mở, hướng dẫn.
3.2.1.1. Chủ thể trong chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Hiện nay trong các văn bản pháp luật của Việt Nam chưa có khái niệm riêng về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và cũng như quy định về chủ thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, khái niệm về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và quy định về chủ thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được hiểu thông qua quy định của Khoản 1 Điều 141 Luật SHTT.
Khoản 1 Điều 141 Luật SHTT định nghĩa “Chuyển quyền sử dụng đối tượng
SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”.
Nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền SHCN do đó định nghĩa trên bao gồm cả việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Theo khái niệm trên có thể suy ra, chủ thể trong chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm 2 bên: (i) Chủ sở hữu nhãn hiệu; (ii) Tổ chức, cá nhân khác.
Nếu dựa vào định nghĩa này thì có thể hiểu bên chuyển quyền chỉ có thể là chủ sở hữu nhãn hiệu. Vậy những người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép/uỷ quyền để chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì có được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi quyền sử dụng của mình hay khơng thì pháp luật chưa quy định. Thực chất, họ là những người được chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng
nhãn hiệu và cho phép tiếp tục chuyển quyền sử dụng cho các chủ thể khác (thường được gọi là “chuyển quyền sử dụng thứ cấp”).
Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là “tổ chức, cá nhân khác” không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu. Tuy pháp luật không quy định rõ ràng về “tổ chức, cá nhân khác” nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu song có thể hiểu rằng tổ chức nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là những tổ chức được thành lập hợp pháp, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải là những chủ thể có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ để có thể gánh vác được những quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và có quyền kinh doanh trong lĩnh vực hàng hố/dịch vụ mang nhãn hiệu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Mặc dù đã có quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật SHTT song quy định này vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập như chưa thực sự chưa nêu được rõ ràng nội hàm của khái niệm“chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN” (trong đó có chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu) và chưa bao quát được hết các chủ thể chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (trong đó có chủ thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu). Bên chuyển quyền không chỉ là chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn là bên được chuyển quyền được chủ sở hữu cho phép tiếp tục được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho một hoặc các bên thứ ba khác. Việc cho phép bên nhận quyền được tiếp tục được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho một hay nhiều chủ thể khác phụ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng giữa chủ sở hữu nhãn hiệu và bên được chuyển quyền. Hợp đồng tiếp theo về việc sử dụng nhãn hiệu giữa bên được chuyển quyền với một/các bên thứ ba khác không được vượt quá phạm vi về thời gian và trong phạm vi về không gian lãnh thổ sử dụng nhãn hiệu của bên được chuyển quyền. Do đó, quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật SHTT cần phải được sửa đổi cho phù hợp hơn với thực tiễn.
3.2.1.2. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Các quy định của pháp luật Việt Nam chỉ ghi nhận tại điểm g Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT về “quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển
quyền” là một điều khoản bắt buộc trong Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN nói
chung và quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng song khơng quy định cụ thể là các bên cần phải có những quyền và nghĩa vụ gì? Có thể coi các quy định về nội dung cơ bản trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật là nội dung định hướng, tham khảo cần thiết để các bên lưu ý trong khi đàm phán. Việc quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cũng được quy định một cách gián tiếp thông qua các quy định về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong Luật SHTT. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:
Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng hay quyền và nghĩa của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói chung khơng được quy định một cách trực tiếp trong một điều luật riêng của Luật SHTT mà quy định gián tiếp thông qua nhiều điều luật riêng biệt. Cụ thể:
(i)
Quyền của bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:
Bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có quyền cấm bên được chuyển quyền “cải tiến” nhãn hiệu.Điều này có nghĩa là bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu nguyên bản của bên chuyển quyền mà không được phép sửa chữa, thêm bớt, cắt xén nhãn hiệu. Theo quy định của pháp luật Việt Nam mà cụ thể là điểm a Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT thì chỉ có nhãn hiệu mới được đặc quyền hưởng ngoại lệ này vì xuất phát từ chức năng chính của nhãn hiệu là phân biệt các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các tổ chức, cá nhân khác nhau trên thị trường. Do đó, việc cải tiến nhãn hiệu sẽ gây nhầm lẫn và làm mất đi chức năng phân biệt này của nhãn hiệu. Vì vậy, bên chuyển quyền có quyền cấm cải tiến nhãn hiệu nhằm bảo vệ hình ảnh, uy tín doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng [36, tr.28].
(ii)
Nghĩa vụ của bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được quy định một cách gián tiếp thông qua các quy định về việc hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN khơng được có các điều khoản hạn chế bất hợp hợp lý quyền của bên được chuyển quyền quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT, gồm:
Một là, không được trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền
xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN đối với nhãn hiệu tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hố đó.
Quy định này tại điểm b Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT nhằm mục đích để bảo vệ bên được chuyển quyền – là bên thường ở “thế yếu” trong các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chống lại sự lạm quyền của bên chuyển quyền.
Hai là, không được buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một
tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà khơng nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hàng hố, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp.
Đây là quy định gián tiếp về việc “kiểm soát chất lượng hàng hố, dịch vụ” của bên chuyển quyền. Theo đó, nếu các bên thoả thuận nội dung sau: “bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ địnhnhằm mục
đích đảm bảo chất lượng hàng hố, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất
hoặc cung cấplà hợp pháp. Với việc đưa ra các quy định này thì pháp luật đã có
mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi của bên nhận quyền và ngăn cấm bên chuyển quyền lạm dụng vị trí độc quyền của mình để ép buộc bên nhận quyền mua hàng hố của mình hoặc của người khác một cách bất hợp lý.
Ba là, bên chuyển quyền cũng không được cấm bên được chuyển quyền khiếu
kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền
Quy định này tại Điểm d Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT nhằm mục đích bảo vệ bên được chuyển quyền bởi trong quá trình sử dụng nhãn hiệu, nếu bên được chuyển quyền nhận thấy hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khơng cịn hiệu lực hoặc hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu đang bị tranh chấp thì đều có thể kiện tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu đó.
Thứ hai, quyền và nghĩa vụ của bên được chuyển quyền
(i) Quyền của bên được chuyển quyền
Quyền của bên được chuyển quyền được quy định gián tiếp thông qua các quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 144 và Điểm b Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT, theo đó:
+ Bên được chuyển quyền được quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hố đó.
+ Bên được chuyển quyền khơng bắt buộc phải mua tồn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện, thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà khơng nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp.
+ Bên được chuyển quyền có quyền được khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.
(i) Nghĩa vụ của bên được chuyển quyền:
Khoản 3 và Khoản 4 Điều 142 Luật SHTT quy định về nghĩa vụ của bên được chuyển quyền:
+ Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép
+ Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hố, bao bì hàng hố về hàng hố đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.
Ngoài những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nêu trên thì các bên chủ thể quyền bao gồm bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền cịn khơng có quyền ngăn cấm hành vi nhập khẩu song song của các chủ thể khác.Nhập khẩu song song là hành vi không bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHTT. Hành vi này được pháp luật cho phép và được ghi nhận tại Luật SHTT tại Điểm b Khoản 2 Điều 125. Nhập khẩu song song là việc nhập khẩu hàng hố chính hiệu (genius goods) đã được chính chủ sở hữu quyền SHTT hoặc chủ thể khác đưa ra thị trường nước ngoài với sự đồng ý của chủ