4.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Các quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được quy định chung cùng với các quy định về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN từ Điều 141 đến Điều 144 và Điều 149 Luật SHTT và Thông tư 05/2013/TT- BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2007/TT-BKH&CN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT về SHCN từ Điều 47 đến Điều 49. Theo đó, pháp luật Việt Nam đã có những quy định về chủ thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, phạm vi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, các hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, hình thức và nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, loại nhãn hiệu bị hạn chế chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu... Để hoàn thiện pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì cần hồn thiện những quy định về nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; các quy định về tranh chấp và giải quyết tranh chấp về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể như sau:
4.2.1.1. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về nội dung chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Về bản chất, nội dung chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chính là các thoả thuận đưa ra trong nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu về việc sử dụng nhãn hiệu. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một thoả thuận dân sự nên cần tơn trọng ý chí của các bên trong giao dịch dân sự đó dựa trên ngun tắc bình đẳng và tự nguyện. Do đó, các bên tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có quyền tự do thoả thuận những nội dung trong hợp đồng để giao kết. Tuy nhiên, việc pháp luật cho phép các bên tham gia hợp đồng tự do quyết định những nội dung cần có sẽ phù hợp với thực tế các quốc gia có nền pháp luật về SHTT phát triển từ lâu đời như Hoa Kỳ [35]. Pháp luật Hoa Kỳ cũng không
quy định bắt buộc những nội dung cần phải có trong một hợp đồng chuyển giao quyền SHCN trong đó có hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, các bên có thể đưa vào những nội dung phù hợp. Cách quy định như vậy cho phép các bên có quyền tự do quyết định những nội dung cần phải đưa vào trong hợp đồng giữa các bên [35]. Song đối với Việt Nam thì pháp luật cũng vẫn nên quy định các nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Điều này giúp các bên tham gia hợp đồng có định hướng trong việc thoả thuận các nội dung cần có trong hợp đồng và cũng để đảm bảo lợi ích của các bên tham gia giao dịch khi có tranh chấp xảy ra thì căn cứ vào các nội dung trong hợp đồng để giải quyết tranh chấp.
Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT hiện nay đang quy định về 07 nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN nói chung, trong đó có hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tự do thoả thuận về mặt ý chí của các bên tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì cần sửa đổi quy định trong Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT cho phù hợp hơn. Do đó, khi quy định về các điều khoản có trong hợp đồng, pháp luật nên sử dụng thuật ngữ “có thể có các nội dung” giống như quy định tại Điều 398 Khoản 2 BLDS 2015 về nội dung của hợp đồng dân sự hoặc sử dụng thuật ngữ “cần có các nội dung chủ yếu” như quy định tại Điểm 6 Mục II của Thông tư 163 năm 1994 thay vì sử dụng thuật ngữ mang tính chất bắt buộc theo như quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT: “Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có các nội dung chủ yếu sau đây”. Bởi vì nếu sử dụng thuật ngữ phải có như hiện nay sẽ dẫn tới các rủi ro cho các bên mà rủi ro nhất là khả năng hợp đồng vô hiệu khi hợp đồng thiếu một trong các điều khoản phải có
nói trên. Chưa kể việc định sẵn các nội dung chủ yếu này sẽ bó hẹp quyền tự do giao kết hợp đồng của các bên. Vậy, để đảm bảo tính hướng dẫn và duy trì quyền tự do cam kết hợp đồng, các nội dung chủ yếu trên chỉ nên là nội dung mang tính chất gợi mở, hướng dẫn.
Theo đó, tác giả đưa ra các khuyến nghị về các điều khoản cơ bản cần có trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm:
(i) Dạng hợp đồng;
(ii) Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; (iii) Thời hạn của hợp đồng;
(iv) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.
Tác giả cũng khuyến nghị nên bỏ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 144 về “tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền” là quy định phải có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bởi vì các thơng tin về các bên tham gia chuyển quyền sử dụng là thông tin không thể không đề cập trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, các thơng tin đấy là các thơng tin đương nhiên có trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
Thứ nhất, giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến chủ thể chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Việc xác định các chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được quy định tại Điều 144 Khoản 1 Luật SHTT về khái niệm “chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN”. Như đã phân tích tại chương 2 thì khái niệm “chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN” chưa đề cập đến hết tất cả các chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong đó có các chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, tác giả xin đề xuất sửa đổi lại Điều 144 Khoản 1 Luật SHTT như sau:
“Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN
hoặc chủ thể quyền hợp phápcho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng
SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình trong một phạm vi nhất định và
trong một khoảng thời gian nhất định, trên cơ sở phù hợp với pháp luật cũng
như thoả thuận của các bên”.
Với việc bổ sung cụm từ “hoặc chủ thể quyền hợp pháp” đã bao quát được tất cả các chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói chung và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng. Đó là những chủ thể được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho người khác. Điều này cũng là sự ghi nhận và khẳng định của pháp luật về chủ
thể được tham gia vào giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng đó là chủ sở hữu nhãn hiệu và chủ thể được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho người khác. Ngồi ra, việc bổ sung cụm từ “trong một phạm vi nhất định và một khoảng thời gian nhất định trên cơ sở pháp luật cũng như thoả thuận của các bên” cũng đã làm rõ nghĩa hơn về phạm vi không gian và thời gian của việc chuyển quyền sử dụng cũng như cơ sở của việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong khái niệm này.
Thứ hai, giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về các loại nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng
Việc hoàn thiện các quy định pháp luật về các loại nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng đóng một vai trị quan trọng để định hướng các bên khi tham gia thoả thuận hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể xác định được đối tượng nào được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang cho phép nhãn hiệu đã được bảo hộ mới được phép chuyển quyền sử dụng trong khi pháp luật của một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Canada lại cho phép cả nhãn hiệu đã được bảo hộ, đang yêu cầu đăng ký bảo hộ và chưa đăng ký bảo hộ đều có thể chuyển quyền sử dụng.
Tại Hoa Kỳ, trước khi Luật Nhãn hiệu năm 1946 (còn được biết đến là “Đạo luật Lanham” (Lanham Act)) được ban hành thì khơng có một quy định nào về việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Đến năm 1946, khi Đạo luật Lanham được ban hành thì cũng khơng có một sự ghi nhận trực tiếp nào về việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. Điều này đã hoàn toàn tách biệt hẳn so với cách tiếp cận của Anh Quốc khi họ ban hành Đạo luật Nhãn hiệu trước đó gần một thập kỷ vào năm 1938 và có sự ghi nhận điều khoản về “đăng ký người sử dụng nhãn hiệu”. Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ được quy định tại Đạo luật Lanham 1946 (được sửa đổi năm 1988) dưới khái niệm “các cơng ty có liên quan” (related companies). Theo đó, một nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đang được yêu cầu đăng ký bảo hộ có thể được sử dụng hợp pháp bởi các cơng ty có liên quan. Việc sử dụng
đó sẽ mang lại lợi ích cho người đã đăng ký nhãn hiệu hoặc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và việc sử dụng đó cũng khơng được ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu này hoặc việc đăng ký nhãn hiệu với điều kiện là không sử dụng nhãn hiệu đó theo cách thức lừa dối cơng chúng (Lanham Act 1946 (as amended) § 5 (15 U.S Code § 1055)). Như vậy, pháp luật Hoa Kỳ thừa nhận nhãn hiệu đã được đăng ký
bảo hộ hoặc đang được yêu cầu đăng ký bảo hộ đều có thể được chuyển quyền sử dụng.
Điều 50(1) của Đạo luật Nhãn hiệu của Canada năm 1993 quy định rằng nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hay chưa được đăng ký bảo hộ đều có thể được chuyển quyền sử dụng [107].
Việt Nam chưa thể đặt ra các quy định mở để có thể tạo điều kiện cho các bên tham gia chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giống như pháp luật của Hoa Kỳ và Canada khi cho phép nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, đang được yêu cầu đăng ký bảo hộ hay chưa đăng ký bảo hộ đều có thể được chuyển quyền sử dụng bởi đối với nhãn hiệu đang được yêu cầu đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ tức là quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chưa được xác lập và Nhà nước chưa thừa nhận quyền sở hữu nhãn hiệu đó là hợp pháp. Do đó, các quyền “sử dụng” và “định đoạt” nhãn hiệu chưa thực sự được pháp luật bảo vệ cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Vì vậy, nếu các giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chưa được đăng ký bảo hộ hoặc đang trong q trình u cầu bảo hộ sẽ khơng phải là những giao dịch hợp pháp. Hiện nay, pháp luật Việt Nam không quy định về việc chuyển giao các đối tượng chưa đăng ký nhưng chỉ rõ việc chuyển giao quyền (trong đó có chuyển quyền sử dụng) phải thực hiện từ chủ sở hữu quyền (Điều 141 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)), mà chủ sở hữu xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điểm a Khoản 3 Điều 6 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019). Theo tác giả, quy định pháp luật Việt Nam vẫn cần bảo lưu việc chỉ cho phép nhãn hiệu đã được bảo hộ mới được phép chuyển quyền sử dụng giống như quy định của pháp luật Trung Quốc (Điều 43 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc).
Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng cần hoàn thiện quy định về hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN tại Điều 142 Luật SHTT theo hướng bổ sung thêm đối tượng không được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể:
Điều 142 của Luật SHTT về “hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng
SHCN” đã quy định về loại nhãn hiệu bị hạn chế chuyển quyền sử dụng là “nhãn
hiệu tập thể” tại Khoản 2. Tuy nhiên, với các phân tích ở chương 2 thì Điều luật này nên được sửa đổi theo hướng bổ sung thêm quy định “nhãn hiệu chứng nhận” là đối tượng khơng được chuyển quyền sử dụng. Theo đó, Điều 142 nên bổ sung thêm một khoản 6 như sau: “Quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khơng được phép chuyển
quyền sử dụng”.
Ngồi việc bổ sung các quy định về các loại nhãn hiệu bị hạn chế chuyển quyền sử dụng thì pháp luật cũng cần bổ sung thêm quy định về loại nhãn hiệu được phép chuyển quyền sử dụng đó là “nhãn hiệu âm thanh”. Trong cam kết của Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP, chúng ta xin bảo lưu việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh 03 năm kể từ khi tham gia vào năm 2019. Đến nay, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật SHTT đã có đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 72 Luật SHTT hiện nay bên cạnh việc bảo hộ các dấu hiệu nhìn thấy được làm nhãn hiệu thì cịn bảo hộ “dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ hoạ”. Quy định trên không chỉ là thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam mà còn thể hiện được xu hướng phát triển tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Khi nhãn hiệu âm thanh được bảo hộ thì các giao dịch liên quan đến loại nhãn hiệu này tất yếu được hình thành trong đó có các giao dịch về chuyển quyền sử dụng. Do đó, việc quy định về việc chuyển quyền đối với nhãn hiệu âm thanh là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hoàn thiện pháp luật hiện nay.
Thứ ba, giải pháp quy định về phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Điều khoản về “phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu” là một trong những điều khoản cần có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Với quy định về điều khoản này, pháp luật cần quy định trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có quy định về “phạm vi quyền sử dụng” hoặc “giới hạn quyền
sử dụng”. Từ đó, mới có thể làm căn cứ để thực hiện hợp đồng trên thực tế dựa trên các quy định này trong hợp đồng. Điều 144 Luật SHTT đã nêu trong phạm vi chuyển giao gồm “giới hạn quyền sử dụng” và “giới hạn lãnh thổ” song chưa có hướng dẫn về “giới hạn quyền sử dụng đối với nhãn hiệu”.
Theo quy định của pháp luật Anh thì việc sử dụng nhãn hiệu rất khác với việc sử dụng sản phẩm (hàng hoá/dịch vụ) mang nhãn hiệu. Mặc dù hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có được đăng ký hay khơng thì việc sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm. Về cơ bản, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho phép bên được chuyển quyền có được những thuận lợi từ việc khai thác danh tiếng (goodwill) của nhãn hiệu đã có hoặc có tiềm năng sẽ có trên thị trường. Với danh tiếng mà nhãn hiệu có, bên được chuyển quyền sẽ có sức mạnh để thu hút, thuyết phục khách hàng và bán sản phẩm trên thị trường. Do vậy, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho phép bên được chuyển quyền có cơ hội thuận lợi để khai thác danh tiếng của nhãn hiệu trên thị trường, phân phối và quảng cáo [111, tr.16].
Do vậy, theo kinh nghiệm của pháp luật Anh thì pháp luật Việt Nam nên có quy định cụ thể để hướng dẫn các bên cần phải làm rõ thuật ngữ “quyền sử dụng” nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là sử dụng nhãn hiệu và có bao gồm cả việc sử dụng hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu hay khơng. Ngồi ra, pháp luật nên yêu cầu các bên cần có một điều khoản trong hợp đồng để quy định về việc “sử dụng nhãn hiệu” bao gồm một hoặc một vài hoặc tất cả các hành vi theo quy định tại Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT gồm:
+ Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hố, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
+ Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ
+ Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.
Thứ tư, giải pháp hồn thiện quy định về việc kiểm sốt chất lượng hàng hoá