Theo Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định được cụ thể hoá tại Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, chủ sở hữu sáng chế không được ngăn cấm người khác thực hiện các hành vi sau đây:
a) Sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm.
Như đã được phân tích ở chương 1, những hạn chế này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ. Ngoài ra, "ngoại lệ Bolar" đã được sử dụng để giúp người dân có cơ hội sớm tiếp cận các loại dược phẩm ngay sau khi thời hạn bảo hộ độc quyền kết thúc.
b) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp.
Quy định trên đây là nguyên văn được thể hiện tại Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ. Khi xây dựng các quy định này, những người soạn thảo luật lập luận rằng để bảo đảm quyền tiếp cận sản phẩm (chủ yếu nhằm vào dược phẩm) được sản xuất theo sáng chế với giá rẻ được sản xuất từ các nước khác, Việt Nam nên cho phép các hành vi sử dụng sáng chế như nhập khẩu sản phẩm được đưa ra thị trường nước ngoài một cách hợp pháp. Nhưng một vấn đề lớn lại nảy sinh từ đây, đó là cách hiểu những hàng hoá được coi là được đưa ra thị trường nước ngoài một cách hợp pháp. Giả sử công ty Honda (Nhật Bản) được cấp bằng độc quyền sáng chế cho một loại động cơ xe máy tại Việt Nam nhưng tại Thái Lan, sáng chế đó lại được cấp bằng độc quyền cho công ty ABC của Thái Lan. Như vậy, việc công ty ABC đưa sản phẩm động cơ xe máy được bảo hộ độc quyền ở Thái Lan ra thị trường Thái Lan là hoàn toàn hợp pháp và theo quy định nêu trên, bất kỳ người nào cũng có thể được nhập khẩu loại động cơ đó vào thị trường Việt Nam. Điều này hiển nhiên sẽ làm vô
hiệu hoá việc bảo hộ độc quyền sáng chế tương ứng cho công ty Honda ở Việt Nam. Cần lưu ý rằng hành vi nhập khẩu động cơ xe máy do công ty ABC sản xuất tại Thái Lan vào thị trường Việt Nam hoàn toàn không phải là hành vi nhập khẩu song song vì hàng hoá đó không phải do công ty Honda đưa ra thị trường.
Nhận ra được bất cập này trong quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ khi hướng dẫn thi hành các quy định về sở hữu công nghiệp đã "nắn" quy định này, cụ thể khoản 2 Điều 21 Nghị định này quy định như sau: "2. Sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 125 của Luật Sở hữu trí tuệ được hiểu là sản phẩm do chính chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài." Mặc dù đã được khắc phục như vậy nhưng xét về mặt pháp luật, quy định tại Nghị định nêu trên có thể bị coi là không hợp pháp vì nó được giải thích trái với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
Thực sự, đây là quy định (hiểu theo quy định của Nghị định 103/2006/NĐ-CP) mang tính cân bằng lợi ích rất rõ nét giữa chủ sở hữu sáng chế và lợi ích của xã hội. Nhờ quy định này mà người dân Việt Nam có thể tiếp cận được hàng hoá từ nhiều nguồn với giá cả phải chăng mặc dù đang thuộc độc quyền sáng chế của một người nào đó. Chủ sở hữu sáng chế cũng bị giới hạn chỉ được thu lợi một lần trên cùng một sản phẩm mang sáng chế được đưa ra thị trường (chấm dứt quyền sau lần bán đầu tiên trên phạm vi thế giới). Với quy định như trên trong Nghị định 103/2006/NĐ-CP thì pháp luật Việt Nam cũng đã làm rõ vấn đề tự do nhập khẩu sản phẩm được đưa ra thị trường nước ngoài bởi người được cấp li-xăng không tự nguyện ở nước đó.
c) Sử dụng sáng chế chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam
Hành vi sử dụng sáng chế trong trường hợp này thực sự không ảnh hưởng đến việc khai thác thương mại bình thường đối với sáng chế. Hơn nữa, đây là một quy định tuân theo Công ước Pari về bảo hộ sở hữu công nghiệp mà Việt Nam là thành viên.
d) Sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Do có sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hai hay nhiều tổ chức hoặc nhà nghiên cứu có thể thu được những kết quả giống nhau cơ bản. Trên thực tế, nhiều người cùng tìm kiếm các giải pháp cho cùng một vấn đề thường chạy đua để có được giải pháp khả thi (và có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế) sớm nhất. Mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ quy định nguyên tắc nộp đơn đầu tiên áp dụng cho đơn đăng ký sáng chế (Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ) và nếu căn cứ vào nguyên tắc này thì bất kỳ người nào cũng bị loại trừ quyền bởi quyền của người được cấp bằng. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi ở mức độ nhất định của những người khác đã độc lập nghiên cứu để tạo ra sáng chế trùng với sáng chế được nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền, khoản Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:
1. Trường hợp trước ngày đơn đăng ký sáng chế được công bố (Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 đã sửa quy định này, theo đó thay mốc thời gian "ngày công công bố đơn" bằng "ngày nộp đơn" cho phù hợp với yêu cầu của Công ước Pari về bảo hộ sở hữu công nghiệp) mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế đồng nhất với sáng chế trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập (sau đây gọi là người có quyền sử dụng trước) thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp,
người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế được bảo hộ [4]. Mặc dù vậy, để bảo đảm ngoại lệ này không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường quyền đối với sáng chế của chủ sở hữu, khoản 2 Điều 134 bổ sung quy định:
Người có quyền sử dụng trước sáng chế không được phép chuyển giao quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo việc chuyển giao cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng sáng chế. Người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu sáng chế cho phép [4].
Quy định về quyền sử dụng trước sáng chế đã tồn tại trong pháp luật Việt Nam cũng như trong pháp luật quốc tế từ rất lâu. Tuy nhiên, vấn đề này làm nảy sinh câu hỏi về tính mới của sáng chế được bảo hộ. Theo quy định thì để được cấp bằng độc quyền sáng chế, sáng chế phải có tính mới theo nghĩa trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp bằng, sáng chế đó chưa được bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trong khi đó, hành vi sử dụng của người có quyền sử dụng trước có thể là một chứng cứ chứng minh sáng chế được cấp bằng không còn tính mới. Điều này dẫn tới trong một số vụ kiện liên quan đến quyền sử dụng trước, người có quyền sử dụng trước có thể viện đến tiêu chuẩn tính mới để yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế đã được cấp.
đ) Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện (li-xăng cưỡng bức) theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Mặc dù Hiệp định TRIPS và các văn bản là kết quả của Vòng đàm phán Doha (bao gồm Tuyên bố Doha năm 2001 và Nghị định thư sửa đổi
Hiệp định TRIPS năm 2005) đã dành cho các thành viên quyền rất lớn trong việc xác định những điều kiện để cấp li-xăng cưỡng bức nhưng để bảo đảm các mục đích khác nhau, trong đó có việc bảo đảm hiệu quả của hệ thống bảo hộ sáng chế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, khuyến khích sáng tạo, Luật Sở hữu trí tuệ cũng đã quy định những điều kiện rất chặt chẽ để vừa bảo đảm thoả mãn được lợi ích của xã hội nói chung vừa tránh lạm dụng cấp li-xăng cưỡng bức ảnh hưởng đến quyền của chủ sở hữu sáng chế.
Điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ quy định trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế:
- Việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội;
- Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế quy định tại khoản 1 Điều 136 và khoản 5 Điều 142 của Luật Sở hữu trí tuệ sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế;
- Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng;
- Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Để hạn chế việc nhà nước lạm dụng quyền của mình để cấp li-xăng cưỡng bức tràn lan, ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống bảo hộ sáng chế, hàng loạt các điều kiện nghiêm ngặt cũng đã được đặt ra khi cấp li-xăng cưỡng bức. Cụ thể, Điều 146 Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền sử dụng
sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:
Thứ nhất, quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền. Việc quy định li-xăng cưỡng bức phải dưới dạng không độc quyền nhằm duy trì quyền cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào được sử dụng sáng chế của chủ sở hữu. Tuy nhiên, yêu cầu này của pháp luật có thể làm nảy sinh những bất cập đối với người được nhận li-xăng cưỡng bức. Họ có thể phải đối mặt với khả năng người nắm giữ quyền đối với sáng chế (bao gồm chủ sở hữu sáng chế và người đã được cấp li-xăng độc quyền) sẽ tìm cách hạ giá sản phẩm và điều này sẽ gây khó khăn cho người nhận li-xăng cưỡng bức. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể xảy ra, đặc biệt trong trường hợp nhà nước sử dụng sáng chế nhân danh mình (Điều 133 Luật Sở hữu trí tuệ).
Thứ hai, quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ (chủ sở hữu sáng chế vi phạm các quy định về cạnh tranh). Đối với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn thì việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại hoặc nhằm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Li-xăng cưỡng bức chỉ được giới hạn ở phạm vi và thời hạn đáp ứng nhu cầu của việc chuyển giao quyền. Điều này có nghĩa là một li-xăng cưỡng bức không cho phép người nhận li-xăng cưỡng bức được áp dụng nó trên hàng loạt các lĩnh vực không xác định trước. Ví dụ, một li-xăng cưỡng bức cấp cho nhà cung cấp thiết bị máy bay đối với các bộ phận của máy bay quân sự có thể không cho phép nhà cung cấp này bán các thiết bị đã được bảo hộ để sử dụng cho các máy bay dân sự. Thời hạn li-xăng cưỡng bức được giới hạn bởi các điều kiện về mục đích của li-xăng này nhưng cũng cần phải tính tới
thời hạn đủ dài để bảo đảm cho người nhận li-xăng cưỡng bức cân bằng được với những khoản đầu tư của họ cho việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo li-xăng đó. Nếu thời hạn này quá ngắn thì đương nhiên mục tiêu của li-xăng cưỡng bức sẽ không thể đạt được.
Về yêu cầu mục tiêu của li-xăng cưỡng bức là "chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước", cần hiểu thuật ngữ "chủ yếu" theo nghĩa là phần lớn và cụ thể hơn là trên 50% tổng sản phẩm tạo ra từ một li-xăng cưỡng bức phải dành để cung cấp cho thị trường nội địa. Đối với Việt Nam, vấn đề cần quan tâm giải quyết trong hệ thống pháp luật và thực tiễn không phải là việc cấp li-xăng cưỡng bức để sản xuất sản phẩm để xuất khẩu mà là vấn đề nhập khẩu sản phẩm được sản xuất theo li-xăng cưỡng bức được cấp ở một quốc gia khác do các doanh nghiệp Việt Nam không có đủ năng lực công nghệ. Với việc Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới thông qua quyết định về việc thi hành khoản 6 của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khoẻ cộng đồng năm 2003 và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS năm 2005, một cơ chế mới đã được tạo ra, theo đó các quốc gia xuất khẩu sẽ không bị áp dụng những hạn chế như nêu trên khi quốc gia nhập khẩu hợp pháp yêu cầu cung cấp sản phẩm được sản xuất theo li-xăng cưỡng bức ở quốc gia xuất khẩu.
Ngoại lệ của điều kiện này (chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa) là không áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của Luật này (người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh). Ví dụ, trong trường hợp do nắm vị thế thống lĩnh thị trường, chủ sở hữu sáng chế nâng giá sản phẩm được bảo hộ theo sáng chế lên cao một cách bất hợp lý thì nhà nước có thể cấp li-xăng không tự nguyện để không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn để xuất khẩu.
Thứ ba, người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ
sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác.
Mục đích của quy định này là nhằm ngăn cản sự phát triển của thị trường lixăng cưỡng bức như là những công cụ có giá trị độc lập. Việc tạo ra thị trường này nói chung có thể nâng cao giá trị của lixăng cưỡng bức và có thể khuyến khích các bên tìm kiếm các lixăng cưỡng bức. Yêu cầu này không ngăn cản việc bán hoặc chuyển giao doanh nghiệp có được lixăng cưỡng bức,