với tên thương mại
Trước khi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ra đời, vấn đề bảo hộ tên thương mại được quy định trong các văn bản pháp luật như: Bộ luật Dân sự năm 1995, Luật Thương mại năm 1997, Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng năm 1999, Nghị định số 63/CP quy định chi tiết về quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, tên thương mại chỉ được bảo hộ gián tiếp thông qua các quy định rải rác trong các văn bản này, do đó, hiệu quả của việc
bảo hộ tên thương mại không cao. Để hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại phù hợp với thực tiễn khu vực và thế giới trong tiến trình hội nhập, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp. Nghị định này là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định tương đối đầy đủ và chi tiết về bảo hộ tên thương mại với tư cách là đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.
Sau đó, Nhà nước ta đã hoàn thiện và ban hành một số văn bản pháp quy phạm luật khác liên quan đến bảo hộ tên thương mại như: Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Thương mại năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005, đặc biệt, sự ra đời của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 tạo sự phát triển lớn trong bảo hộ tên thương mại, cụ thể: Chế độ pháp lý đối với tên thương mại ở Việt Nam đã hoàn thiện hơn một cách đáng kể, phù hợp hơn với thực tiễn, tương ứng với thông lệ của nhiều nước.
Theo quy định của các văn bản pháp luật nói trên, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại tự động được xác lập khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không cần phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nói một cách khác, quyền đối với tên thương mại xuất hiện từ sự kiện sử dụng tên thương mại, mà không phụ thuộc vào việc tên thương mại đó có được đăng ký hay không. Bên cạnh đó, cần phân biệt việc đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và đăng ký kinh doanh là khác nhau. Việc đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc đối với mọi chủ thể có nhu cầu kinh doanh. Việc đăng ký kinh doanh được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong đó, tên thương mại là một trong những nội dung đăng ký kinh doanh. Còn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với một đối tượng nào đó là thủ tục bắt buộc (ví dụ: Đối với
sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá) hoặc không bắt buộc (ví dụ như đối với chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên thương mại) và chỉ liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng đó mà thôi.
Theo Điều 21, Điều 22 Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 thì: Nội dung đăng ký kinh doanh gồm: Tên thương nhân, tên người đại diện có thẩm quyền; tên thương mại, biển hiệu; địa chỉ giao dịch chính thức; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu; thời hạn hoạt động, chi nhánh, cửa hàng, văn phòng đại diện nếu có. Như vậy, tên thương mại được xác định chính thức ngay trong giấy đăng ký kinh doanh của chủ thể kinh doanh, nhưng không có nghĩa là quyền đối với tên thương mại được phát sinh ngay tại thời điểm thủ tục đăng ký kinh doanh hoàn thành. Hay nói cách khác, đó chỉ là thời điểm khẳng định ý định của chủ thể sẽ sử dụng tên thương mại đó, còn theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền đối với tên thương mại chỉ phát sinh khi nó được đưa vào sử dụng thực sự trên thực tế.
Chủ sở hữu quyền đối với tên thương mại là tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh dưới tên thương mại đó. Trường hợp trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và trên cùng một địa bàn kinh doanh có nhiều người cùng sử dụng một tên thương mại thì quyền đối với tên thương mại thuộc về người sử dụng đầu tiên.
Quy định về trình tự xác lập quyền đối với tên thương mại của pháp luật Việt Nam là phù hợp với Công ước Paris năm 1883 (sửa đổi năm 1967) cũng như pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Theo Điều 8 Công ước Paris thì: “Tên thương mại được bảo hộ trong tất cả các nước thành viên mà không bắt buộc phải đăng ký, bất kể tên thương mại đó có hay không là một phần của một nhãn hiệu” [4].
Hệ thống các văn bản pháp luật nêu trên một mặt tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo hộ tên thương mại, mặt khác cũng tạo ra những khó khăn nhất định trong quá trình áp dụng vào thực tế hoạt động bảo hộ tên thương mại. Việc tồn tại nhiều văn bản pháp luật cùng điều chỉnh về một vấn đề đã gây ra sự không đồng bộ trong hệ thống pháp lý về tên thương mại. Cụ thể là, những quy định này đã gây ra tình trạng chồng chéo giữa Luật Doanh nghiệp và Luật Sở hữu trí tuệ, cũng từ những quy định đó rất dễ gây ra sự nhầm lẫn giữa tên thương mại và nhãn hiệu, từ những bất cập này sẽ gây ra những khó khăn nhất định trong quá trình xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại.
* Tình trạng không nhất quán giữa quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Doanh nghiệp về tên thương mại
Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành (gọi chung là Luật Sở hữu trí tuệ), thì tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Một tên sẽ được bảo hộ như tên thương mại nếu tên này “không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác sử dụng trước trong cùng khu vực và lĩnh vực kinh doanh”. Mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ đã đưa ra một loạt các tiêu chí để xác định yếu tố “trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn” của một dấu hiệu, nhưng Luật Sở hữu trí tuệ đã không xác định được “khu vực kinh doanh” là gì? Trong Luật Sở hữu trí tuệ, “khu vực kinh doanh” được định nghĩa là “khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng”, nhưng định nghĩa này không rõ ràng. Liệu theo định nghĩa này thì “khu vực kinh doanh” có thể được hiểu là bất kỳ khu vực địa lý nào mà doanh nghiệp phân phối sản phẩm
đến hay “khu vực kinh doanh” là nơi doanh nghiệp đó đặt trụ sở chính, chi nhánh hay thậm chí chỉ là nơi doanh nghiệp đặt văn phòng giao dịch? Ví dụ, liệu một doanh nghiệp sản xuất nước mắm có được bảo hộ tên doanh nghiệp của mình như tên thương mại tại tỉnh A trong lúc một doanh nghiệp khác cùng ngành đang sử dụng cùng tên đó cho sản phẩm của mình tại tỉnh B?
Có nhiều ý kiến cho rằng, tên doanh nghiệp là được xem là tên thương mại. Tuy nhiên, không có bất kỳ văn bản pháp luật nào xác nhận điều này. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành – văn bản mới nhất là Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (gọi chung là “Luật Doanh nghiệp”) tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố: (1) Loại hình doanh nghiệp (bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ “trách nhiệm hữu hạn” có thể viết tắt là “TNHH”; công ty cổ phần, cụm từ “cổ phần” có thể viết tắt là “CP”; công ty hợp danh, cụm từ “hợp danh” có thể viết tắt là “HD”; doanh nghiệp tư nhân, cụm từ “tư nhân” có thể viết tắt là “TN”) và (2) tên riêng của doanh nghiệp. Nghĩa là, nếu X là tên riêng của doanh nghiệp, thì tên của doanh nghiệp sẽ là “Công ty trách nhiệm hữu hạn X”. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó. Ví dụ, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể chấp nhận tên “Công ty TNHH Nước mắm X” là tên doanh nghiệp.
Quyền đối với tên doanh nghiệp được xác lập khi doanh nghiệp đăng ký tên này trong quá trình đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp, sau đó, phải (và có quyền) viết hoặc gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp và in hoặc viết tên doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh
nghiệp phát hành. Do đó, nếu căn cứ theo định nghĩa về tên thương mại (là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và “khu vực kinh doanh”), việc sử dụng tên doanh nghiệp theo cách này có thể khiến tên doanh nghiệp trở thành tên thương mại. Tuy nhiên, tên doanh nghiệp không nhất thiết luôn là tên thương mại vì hai lý do sau: Thứ nhất, như đã đề cập đến ở phần trên, khái niệm “khu vực kinh doanh” trong định nghĩa tên thương mại là không rõ ràng và gần như không giúp xác định được “khu vực kinh doanh” là gì; thứ hai, phạm vi bảo hộ của tên thương mại khác so với tên doanh nghiệp.
Theo Luật Doanh nghiệp, tên của một doanh nghiệp chứa thành phần tên riêng trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký sẽ không được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận. Điều này có nghĩa là, về mặt nguyên tắc nếu tên một doanh nghiệp đã được đăng ký, các doanh nghiệp khác sẽ không thể sử dụng tên có thành phần tên riêng của doanh nghiệp đó để tiến hành đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, cơ chế bảo hộ này chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh, thành phố mà cụ thể là tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp liên quan tiến hành đăng ký kinh doanh. Do đó, nếu “Công ty TNHH X” được đăng ký kinh doanh tại tỉnh Y, Luật Doanh nghiệp không cấm doanh nghiệp khác đăng ký tên “Công ty TNHH X” tại tỉnh Z. Quy như vậy của Luật Doanh nghiệp đã tạo ra nhiều khó khăn, phức tạp khi áp dụng luật trong thực tế, nó sẽ làm xuất hiện một số lượng lớn các doanh nghiệp trùng tên trên toàn quốc. Ngoài ra, quy định này còn gây khó khăn cho chế định bảo hộ tên thương mại theo Luật Sở hữu trí tuệ.
Tên thương mại được bảo hộ trên cơ sở sử dụng trước. Do đó, về mặt nguyên tắc, trong trường hợp hai doanh nghiệp trùng tên sử dụng tên doanh nghiệp của mình trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nào sử dụng tên
đó trước sẽ được công nhận là chủ sở hữu hợp pháp của tên thương mại đó. Tuy nhiên, trên thực tế vấn đề này không hề đơn giản. Như đã nói, thành tố để xác định một tên thương mại bao gồm “lĩnh vực kinh doanh” và “khu vực kinh doanh”, trong khi “lĩnh vực kinh doanh” đã rõ ràng, thì “khu vực kinh doanh” gần như rất khó xác định. Ví dụ, có hai doanh nghiệp trùng tên, doanh nghiệp thứ nhất đóng gói bao bì, sản phẩm với tên của doanh nghiệp và phân phối sản phẩm tại tỉnh Y. Sau đó, doanh nghiệp thứ hai cũng đóng gói sản phẩm của mình với tên doanh nghiệp mình và phân phối sản phẩm tại tỉnh Z (theo Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thứ hai có thể đăng ký kinh doanh cùng tên với doanh nghiệp thứ nhất nhưng tại một tỉnh, thành phố khác). Hai doanh nghiệp này không những trùng tên mà giả sử còn hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh doanh thì hành vi đóng gói sản phẩm dưới tên doanh nghiệp của doanh nghiệp thứ nhất có được xem là sử dụng trước hay không? Nếu câu trả lời là “có” thì “khu vực kinh doanh” trong trường hợp này phải được hiểu là toàn lãnh thổ Việt Nam, vì doanh nghiệp thứ nhất sử dụng tên doanh nghiệp (như là tên thương mại) trước nhưng chỉ trong giới hạn địa lý của tỉnh Y và doanh nghiệp thứ hai sử dụng tên đó sau nhưng cũng chỉ trong giới hạn của tỉnh Z. Ngược lại, nếu câu trả lời là “không” thì có nghĩa là “khu vực kinh doanh” phải được diễn giải riêng lẻ là tỉnh Y và tỉnh Z, tức là khu vực địa lý nơi doanh nghiệp phân phối sản phẩm và do đó “có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng”.
Khi pháp luật doanh nghiệp quy định việc đặt tên doanh nghiệp không được trùng hay gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì các doanh nghiệp vẫn sẽ gặp khó khăn trong trường hợp mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh ngoài.
Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh quy định: “Trường hợp tên của doanh nghiệp vi phạm các quy
định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký đổi tên”. Nếu áp dụng quy định này vào ví dụ trên, một trong hai doanh nghiệp, nếu bị cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ phải đổi tên doanh nghiệp của mình mặc dù cả hai doanh nghiệp đều đã hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật doanh nghiệp trong quá trình các doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh.
* Sự trùng nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu
Tên thương mại và nhãn hiệu đều là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, hiện nay đã có rất nhiều doanh nghiệp nhầm lẫn tên thương mại và nhãn hiệu là một, nhưng thực ra đây là hai đối tượng khác nhau với các đặc điểm và quy định về bảo hộ hoàn toàn khác nhau.
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Như vậy, khi thành lập một doanh nghiệp, người thành lập phải đặt tên và sử dụng nó để đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Tuy nhiên, trên thực tế thì sự phân biệt này hoàn toàn chỉ có tính tương đối. Thông thường thì tên thương mại được tiếp nhận là tên đầy đủ của công ty như ghi trong giấy đăng ký kinh doanh, còn nhãn hiệu là dấu hiệu phân biệt sản phẩm hay dịch vụ nào đó do doanh nghiệp đưa ra thị trường. Đó là sự khác biệt. Trong trường hợp khác, thì tên thương mại và nhãn hiệu có thể là một, do doanh nghiệp dùng tên gọi của mình làm dấu hiệu chính để
phân biệt hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh với chủ thể khác cũng kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng loại.
Những quy định của Luật Doanh nghiệp về tên doanh nghiệp khiến cho các doanh nghiệp khác nhau khi thành lập sử dụng cùng một tên riêng và chỉ