Bài tập học kỳ luật sở hữu trí tuệ đề số 7

 Sáng chế được sở hữu bởi các doanh nghiệp khác nhau một cách đồng thời Ưu điểm của hợp đồng li-xăng là cho phép bên giao li xăng giữ quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ và đồng thời đ

ĐỀ SỐ 7:

Chủ sở hữu nhãn hiệu Mc Donald’s đang xem xét để xâm nhập thị trường Việt Nam và hai trong những vấn đề họ muốn xác định rõ là:

a Nên xâm nhập thị trường Việt Nam thông qua hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Mc Donald’s cho bên Việt Nam (hợp đồng Li-xăng) hay nhượng quyền thương mại cho bên Việt Nam (franchising)

b Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền và bảo hộ quyền nói chung đối với nhãn hiệu Mc Donald’s

Anh (chị ) hãy tư vấn cho chủ sở hữu nhãn hiệu Mc Donald’s

a Nếu xâm nhập thị trường Việt Nam thông qua hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Mc Donald’s cho bên Việt Nam (hợp đồng Li-xăng) hay nhượng quyền thương mại cho bên Việt Nam (franchising)

Trước hết ta đi tìm hiểu về hai loại hợp đồng này

Hợp đồng li-xăng hay hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận của các bên theo đó chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (bên chuyển quyền) cho phép tổ chức câ nhân khác (bên được chuyển quyền) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn mà các bên

đã thỏa thuận

Việc cấp li-xăng được đặt ra khi mà bên sở hữu nhãn hiệu không thể hoặc không muốn tiến hành sản xuất sản phẩm, muốn cấp li nhãn hiệu đó cho công ty khác (bên nhận li xăng) có năng lực sản xuát tôt hơn, mạng lưới phân phối rộng hơn, am hiểu địa bàn và có chuyên môn quản lý tốt hơn Ưu điểm của loại hợp đồng này là:

 Việc cấp li–xăng sản phẩm mới có hiệu quả hơn so với việc tự mình sản xuất sản phẩm đó

 Tiếp cận những thị trường mới vốn không dễ dáng thâm nhập thông qua việc cho phép bên nhận li-xăng quyền tiếp thị và phân phối sản phẩm

 Người xâm phạm hoặc đối thủ cạnh tranh có thể trở thành đồng minh hoặc đối tác thông qua việc đồng ý tham gia hợp đồng li-xăng

 Sáng chế được sở hữu bởi các doanh nghiệp khác nhau một cách đồng thời

Ưu điểm của hợp đồng li-xăng là cho phép bên giao li xăng giữ quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ và đồng thời được nhận thù lao li xăng, ngoài một khoản lợi nhuận thu được từ việc tự khai thác các tài sản đó từ các sản phẩm hoặc dịch vụ do bên đó bán hoặc cung cấp

Tuy nhiên loại hợp đồng này cũng có hạn chế là:

 Bên nhận li xăng có thể là đối thủ cạnh tranh của bên cấp li xăng

 Bên nhận li xăng có thể thao túng việc bán hàng của bên cấp li xăng, làm cho bên cấp li xăng thu được ít tiền thù lao hơn so với những thiệt hại trong kinh doanh do

sự cạnh trạnh của đối thủ mới

 Bên nhận li xăng có thể hoạt động có hiệu quả hơn và thâm nhập thị trường nhanh chóng hơn bên cấp li xăng do họ phải chi phí phát triển ít hơn hoặc hoạt động có hiệu quả hơn

 Bên nhận li xăng có thể bất ngờ yêu cầu sự đóng góp, ví dụ, về hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, dữ liệu kỹ thuật bổ sung, vv…

 Nguồn thu của bên cấp li xăng phụ thuộc vào kỹ năng, khả năng và nguồn lực của bên nhận li xăng Sự phụ thuộc này càng lớn trong trường hợp li xăng độc quyền, khi đó một bên nhận li xăng không có hiệu quả có nghĩa là bên cấp li xăng không

có nguồn thu

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một thỏa thuận trong đó, một bên là bên nhượng quyền cấp phép cho một bên khác là bên nhận quyền khả năng dwuocj khai thác một “quyền thương mại” nhằm mục đích xúc tiến thương mại đối với một loại sản phẩm hoặc dịch vụ đặc thù để đổi lại một cách trực tiếp hay gián tiếp một khoản tiền nhất định

Bên nhượng quyền có khả năng kiểm soát việc kinh doanh của bên nhận quyền tốt hơn là việc cấp li-xăng Theo đó, bên nhận quyền được nhượng lại công thức kinh doanh, nhãn hiệu, uy tín, … nhưng phải đảm bảo phong cách kinh doanh, cách bài trí, tổ chức theo một hệ thống mà bên nhượng quyền yêu cầu

Từ những khái quát cơ bản trên về hai loại hợp đồng, em xin tư vấn cho nhãn hiệu Mc Donald’s xâm nhạp thị trường Việt Nam thông qua hợp đồng nhượng quyền thương mại vì một số lý do sau:

 Thứ nhất, Mc Donald’s là một nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới Theo pháp luật Việt Nam thì đây cũng là một nhãn hiệu nổi tiếng cụ thể tại khoản 20 Điều 4,

Luật sở hữu tri tuệ quy định “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu đưuọc người tiêu dùng biết đến rộng tãi trên lãnh thổ Việt Nam” Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi

tiếng được quy định tại Điều 75, LSHTT

Với một nhãn hiệu nổi tiếng thì điều quan trọng nhất là mở rộng được thị trường mà không cần tốn quá nhiều chi phí cho việc lập một chi nhanh mới; kinh doanh ở nhiều nước khác nhau mà không lo đến việc thiếu kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường của nước đó; giữ được đặc trưng thương hiệu của mình và củng cố thêm hình ảnh cho nhãn hiệu đó; quản lý được việc kinh doanh một cách tốt nhất

để hạn chế rủi ro trong quá trình kinh doanh làm ảnh hưởng đến uy tín của nhãn hiệu Những yêu cầu đó hợp đồng nhượng quyền thương mại đáp ứng tốt hơn một hợp đồng li-xăng:

Thứ nhất, Hợp đồng nhượng quyền thương mại cho phép bên nhượng quyền

mở rộng kinh doanh mà vẫn tiến hành sản xuất sản phẩm, quyền thương mại gồm tên thương mại, công nghệ, bí quyết kinh doanh, quy trình kinh doanh, nhãn hiện hàng hóa, tài liệu hướng dẫn, … Với những quyền thương mại được nhượng đó, bên nhận quyền gần như giống cơ sở chính vì vậy nó là đại diện cho bên nhượng quyền thực hiện quảng bá sản phẩm, quản bá nhãn hiệu đã nổi tiếng từ trước ở một thịt trường mà bên nhượng quyền chưa có kinh nghiệm kinh doanh Điều đó có nghĩa, nguồn thu của hai bên là gàn như tách biệt, trong khi đó cáp li xăng làm cho bên cấp phụ thuộc bên nhận li-xăng về nguồn thu

Thứ hai, dù đã nhượng quyền cho bên nhận quyền nhưng bên nhượng quyền

vẫn gián tiếp chi phối việc kinh doanh cũng như quản lý việc linh doanh thông qua việc quy định những yêu cầu cần có của bên nhận quyền như: địa điểm, phương án kinh doanh, khảo sat nhu cầu của khu vực lân cận đó, bố trí nơi làm việc, đọi ngũ nhân viên, … cụ thể ở đây, Mc Donald’s – với vai trò là một thương hiệu nổi tiếng, hoàn toàn có thể chọn một bên nhượng quyền thuê được địa điểm đẹp, yêu cầu việc

bố trí quán ăn, trang phục, nhân viên, chất lượng món ăn phải đạt tiêu chuẩn giống hệt với cơ sở chính Điều này hạn chế được việc bân nhận quyền “vượt mặt” bên nhượng quyền trong khả năng kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và đảm bảo sự đồng đều về chất lượng của cả một hệ thống còn vơi việc cấp li-xăng thì rất dễ dẫn đến việc bên nhận li-xăng trở thành đối thủ cạnh tranh cảu bên cấp li xăng, làm việc

có hiệu quả hơn

Cụ thể, nhượng quyền thương mại có những ưu điểm sau:

 Mở rộng được quy mô kinh doanh và hệ thống phân phối của mình một cách nhanh nhất

 Giảm chi phí phát triển thị trường và thêm nguồn thu ổn định từ khoản phí nhượng quyền

 Tạo dựng cho một hệ thống liên kết mạnh về thương mại và tài chính

 Thâm nhập và thăm dò hiệu quả đầu tư trên các thị trường mới một cách nhanh chóng với chi phí rủi ro thấp nhất

 Tận dụng nguồn lực “địa phương” để thâm nhập hiệu quả vào thị trường nội địa của các quốc gia đang phát triển mà không phải đối mặt với bất kỳ một rào cản thương mại hoặc pháp lý nào…

Tuy nhiên, nhượng quyền thương mại cũng có những hạn chế như:

 Quan hệ nhượng quyền phức tạp dễ xảy ra tranh chấp, nhất là tranh chấp giữa các bên trong quá trình kinh doanh

 Một bên nhận quyền nào đó hoạt động kém thì sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống

 Chỉ quản lý được ban đầu còn sau đó thì không kiểm soát được vấn đề kinh doanh của bên nhận quyền

Những hạn chế này hoàn toàn có thể khắc phục được nếu qua trình thảo thuận ban đầu lường trước được những vẫn đề có thể xảy tới đặc biệt, nhãn hiệu Mc Donald’s là một nhãn hiệu nổi tiếng nên quyền lựa chọn trong số nhiều những nhà đầu tư tiềm năng có khả năng mang lại lợi ích tối đa cho mình cũng như việc đưa ra những yêu sách ban đầu là hoàn toàn khả thi

Việc tranh chấp giữa các bên nhận quyền có thể được giải quyết bằng cách phân chia địa bàn hoạt động và giới hạn phạm vi kinh doanh cho từng bên nhận quyền Vấn đề mà Mc Donald’s cần quan tâm là vì đây là một nhãn hiệu nổi tiếng, trong khi đó việc nhượng quyền thương mại lại trao toàn bộ công thức bí mật, bí quyết kinh doanh, phong cách kinh doanh cho bên nhận quyền nên khó đảm bảo được liệu bên nhận quyền có giữ được những quyền thương mại được nhận đó là bí

mất hay không? Đồng thời, khi không làm bên nhận quyền nữa, liệu họ có trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm?

Để giải quyết vấn đề này, Mc Donald’s có thể lựa chon một nhà đầu tư đáng tin cậy thông qua việc tìm hiểu về kinh nghiệm của họ Trong quá trình thỏa thuận hợp đồng Mc Donald’s cần giới hạn quyền nhượng quyền thứ cấp cho họ Tất nhiên việc đảm bảo này chỉ mang tính tương đối nên nếu trong trường hợp xuất hiện một

cơ sở gần giống Mc Donald’s thì họ có thể yêu cầu cơ quan quản lý của nước sở tại bảo vệ quyền với vai trò là một nhãn hiệu nổi tiếng bị xâm phạm

Tóm lại, việc lựa chọn xâm nhập thị trường thông qua hình thức nhượng quyền thương mại sẽ đảm bảo được quyền lợi tối ưu mà Mc Donald’s yêu cầu Đồng thời những hạn chế của hình thức này cũng được hạn chế hơn khi bên nhượng quyền là một nhãn hiệu nổi tiếng trên thực tế, những nhãn hiệu nổi tiếng khác như Phở 24, Lotte, KFC, … cũng thực hiện nhượng quyền thương mại để mở rộng quy mô kinh doanh, quản bá thương hiệu mà không mất chi phí

b Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền và bảo hộ quyền nói chung đối với nhãn hiệu Mc Donald’s

Như đã nói trên, Mc Donald’s được xác định là một nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam, vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu vế đề xác lập quyền và bảo hộ quyền nói chung đối với một nhãn hiệu nổi tiếng

b.1 Xác lập quyền đối với nhán hiệu nổi tiếng.

Căn cứ xác lập quyền theo quy định tại Khoản 20, Điều 4 và Điều 75, LSHTT

và khoản 2, Điều 6, Nghị định 103/2011/NĐ –CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp cụ thể:

“nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu đưuọc người tiêu dùng biết đến rộng tãi trên lãnh thổ Việt Nam”

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng gồm:

 Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo

 Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được lưu hành

 Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung caaso;

 Thời gian sử dụng lien tục nhãn hiệu;

 Uy tín rộng rãi cảu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

 Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

 Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

 Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị vốn góp, vốn đầu tư của nhãn hiệu;

Như vậy quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cở sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó theo quy định tại Điều 75 của LSHTT mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký Việc quy định việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định trên, chúng ta có thể rút ra các kết luận sau:

Thứ nhất, sẽ chỉ có hai cơ quan tiến hành xem xét và công nhận một nhãn

hiệu là nổi tiếng, đó là Toà án và Cục sở hữu trí tuệ

Thứ hai Cục SHTT và Toà án sẽ chỉ xem xét và công nhận một nhãn hiệu

nổi tiếng khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo từng vụ việc cụ thể Cục sở hữu trí tuệ sẽ không nhận đơn đăng ký cũng như đơn đề nghị công nhận nhãn hiệu nổi tiếng Vì vậy, sẽ không tồn tại, một đăng bạ quốc gia nào về nhãn hiệu nổi tiếng

Thứ ba, yêu cầu xem xét nhãn hiệu nổi tiếng có thể diễn ra trong các trường

hợp sau:

+ Khi tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn đăng ký, nhưng bị từ chối vì nhãn hiệu rơi vào các yếu tố loại trừ hoặc bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác, tổ chức, cá nhân sẽ xác lập quyền cho nhãn hiệu này thông qua việc chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng

+ Khi các tổ chức, cá nhân yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực một văn bằng bảo hộ hoặc phản đối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho một nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng

+ Khi có các tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng

+ Khi có các tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng

b.2 Bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

* Nguyên tắc bảo hộ: bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được thực hiện dựa trên các nguyên tắc pháp lý cơ bản, bao gồm thông qua các điều ước quốc tế, bảo hộ trên cơ

sở nguyên tắc có đi có lại và bảo hộ không qua đăng ký

* căn cứ bảo hộ: dựa trên sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn giữa dấu hiệu đăng ký với nhãn hiệu; sự sử dụng các dầu hiệu tương tự có khả năng làm phai mớ các dấu hiệu riêng biệt hoặc làm giảm hoặc gay tổn hịa đến uy tín cảu nhãn hiệu nổi tiếng, nguyên tắc về sự gian dối hay có dụng ý xấu

* thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua các cơ ché:

- quy định của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu;

- tự bảo vệ: yêu cầu bên xâm phạm chám dứt hành vi xâm phạm và bồi thường tổn thất của việc vi phạm đó gây ra

- Khiếu nại hành chính: khiếu nại lên Cục Sở hữu trí tuệ về hành vi xâm phạm

- truy tố hình sự: tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171, Bộ luật hình sự), tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ (Điều 170, BLHS)

* thời hạn bảo hộ: không quy định

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Trường đại học luật Hà Nội, Nxb Công

an nhân dân, Hà Nội, 2009

2 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sử đổi, bổ sung năm 2009)

3 Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – nghiên cữu so sánh giữa pháp luật liên minh Châu

Âu và Việt Nam

4 Nghị định 103/2011/NĐ –CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

5 www.baohothuonghieu.com

6 www.vietnamfranchise.net

7 nguồn google.com.vn