Một trong những nội dung quan trọng và tương đối khó xác định trong quá trình xem xét, đánh giá về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM, đó chính là xác định có hay không tồn tại dấu hiệu xâm phạm trên đối tượng bị nghi ngờ là xâm phạm quyền đối với TTM, hay nói cách khác, đó chính là việc xác định xem đối tượng bị xem xét có chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với TTM hay không.
Yếu tố xâm phạm quyền đối với TTM, trong phạm vi pháp luật SHTT, được hiểu “là sản phẩm, quy trình hoặc là một phần, bộ phận cấu thành sản phẩm hoặc quy trình” được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM [10, Đ 3.5].
Dạng thức thể hiện yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với TTM là chỉ dẫn thương mại – được hiểu là các dấu hiệu, thông tin được gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với TTM được bảo hộ để thu hút sự chú ý của các chủ thể tiếp nhận dấu hiệu, thông tin (người tiêu dùng, bạn hàng, đối tác…) và dẫn dắt suy nghĩ của các chủ thể này về một mối quan hệ liên kết nào đó giữa sản phẩm mang chỉ dẫn thương mại đó với chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh của một chủ thể kinh doanh – chủ sở hữu TTM nhưng mối quan hệ/ liên kết này lại không có trên thực tế; nhằm nhiều mục đích khác
nhau, trong đó, chủ yếu là vì mục đích lợi nhuận. Trong pháp luật về SHTT, các chỉ dẫn thương mại gồm:
- Các đối tượng của quyền SHCN: Nhãn hiệu, TTM, chỉ dẫn địa lý, - Các dấu hiệu khác, gồm: Nhãn hàng hóa (là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được thể hiện trên một chất liệu nhất định gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hóa thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa); Khẩu hiệu kinh doanh (là nhóm từ ngữ nhằm nhấn mạnh mục đích hoặc tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp hoặc đối tượng khách hàng mà sản phẩm hướng tới); Biểu tượng kinh doanh (là ký hiệu, chữ viết, hình vẽ, hình khối được thiết kế một cách độc đáo được doanh nghiệp sử dụng thường xuyên trong hoạt động kinh doanh như một hình ảnh đại diện của mình); Kiểu dáng bao bì hàng hóa (là thiết kế, trang trí bao bì hàng hóa, gồm hình dạng, đường nét, hình vẽ, chữ, số, màu sắc, cách trình bày, cách phối hợp màu sắc, cách bố trí, kết hợp giữa các yếu tố nói trên tạo nên ấn tượng riêng hay nét đặc trưng của bao bì hàng hóa).
Phương pháp để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với TTM là phương pháp so sánh – giữa dấu hiệu nghi ngờ với TTM và giữa sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu nghi ngờ với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi TTM được bảo hộ. Một chỉ dẫn thương mại bị coi là xâm phạm TTM khi chỉ dẫn thương mại chứa đựng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với TTM được bảo hộ. Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với TTM không, phương pháp so sánh sẽ được thực hiện để xác định tính chất trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn giữa đối tượng bị xem xét và TTM được bảo hộ theo các nội dung sau:
- Về dấu hiệu:
+ Một dấu hiệu bị coi là trùng với TTM được bảo hộ nếu giống với TTM về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái;
+ Một dấu hiệu bị coi là tương tự với TTM được bảo hộ nếu tương tự về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới TTM được bảo hộ. Để bảo vệ được hoạt động kinh doanh hợp
pháp của mình, chủ thể quyền phải xuất trình/ cung cấp được các chứng cứ thể hiện việc sử dụng TTM đó một cách hợp pháp, trong đó xác định cụ thể về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ mang TTM.
Sau khi đã có kết luận tổng quan rằng một dấu hiệu mang các đặc điểm xâm phạm quyền SHCN đối với TTM thì nội dung tiếp theo được xem xét đến, đó chính là về sản phẩm, dịch vụ chứa đựng dấu hiệu xâm phạm đó;
- Về sản phẩm, dịch vụ: sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là trùng hoặc tương tự với sản phẩm, dịch vụ mang TTM được bảo hộ nếu giống nhau hoặc tương tự nhau về bản chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ.
Như vậy, việc xác định một chỉ dẫn thương mại bị coi là xâm phạm TTM được bảo hộ được hiểu là việc đánh giá tính chất, mức độ trùng hoặc
tương tự giữa đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm TTM với TTM đó về dấu hiệu tồn tại trong chỉ dẫn thương mại và sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó có đạt đến mức gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh và cơ sở kinh doanh hay không. Và đây là một trong những nội dung quan trọng nhất trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM bởi, trong trường hợp một chỉ dẫn thương mại được kết luận là không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho một TTM thì các nội dung liên quan khác sẽ không phải xem xét đến nữa.