việc xác định tư cách chủ thể thực hiện hành vi bị xem xét là xâm phạm quyền SHCN đối với TTM cũng là một trong những nội dung vô cùng quan trọng trong quá trình xác định hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM.
Theo quy định tại Điều 121.2 Luật SHTT thì: “Chủ sở hữu TTM là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp TTM đó trong hoạt động kinh doanh” – tức là chủ thể có hoạt kinh doanh theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, không phải bất kỳ chủ thể kinh doanh nào trên thị trường, trong thương trường và có hoạt động kinh doanh hợp pháp cũng đều là chủ sở hữu TTM, đều được sử dụng một cách thoải mái TTM trong quá trình kinh doanh; mà chỉ có những chủ thể nhất định mới được coi là chủ sở hữu hợp pháp đối với TTM. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất để phân loại giữa chủ sở hữu TTM với các chủ thể kinh doanh khác không liên quan đến TTM, để quyết định đến việc đặt một hành vi lên bàn cân để xác định có hay không tồn tại sự xâm phạm TTM – đó chính là yếu tố quyền năng/quyền SHCN đối với TTM của chủ thể.
Trong hoạt động dân sự nói chung và hoạt động kinh doanh thương mại, SHTT nói riêng, TTM là một tài sản có giá trị và quyền đối với TTM cũng được xác lập trên những cơ sở khác nhau, căn cứ vào mối liên kết và mức độ liên kết giữa chủ thể đố với TTM. Trên tiêu chí đó, pháp luật SHTT xác định chủ thể quyền đối với TTM bao gồm hai loại chủ thể sau:
Một là chủ sở hữu TTM: Chủ sở hữu TTM là chủ thể duy nhất nắm một cách trọn vẹn và toàn bộ quyền năng của chủ sở hữu (bao gồm quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt) đối với TTM trong quá trình hoạt động kinh doanh dưới cái TTM đó. Chủ sở hữu TTM không nhất thiết phải là người đầu tiên sáng tạo ra cái tên nhưng phải là người đầu tiên sử dụng cái tên đó trong hoạt động kinh doanh của chủ thể trong một giới hạn nhất định về khu vực kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh nhất định và xác định được. Trong giới hạn này, quyền của chủ sở hữu đối với TTM là độc quyền, vì thế, về
nguyên tắc, mọi hành vi sử dụng TTM của chủ sở hữu đều là hợp pháp và được pháp luật bảo hộ.
Hai là người được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với TTM: Trong hoạt động kinh doanh, các chủ thể kinh doanh, đặc biệt là với những chủ thể kinh doanh lớn sẽ có những chiến lược khuyếch trương danh tiếng, mở rộng thị trường, chia sẻ hoạt động kinh doanh của mình với các chủ thể khác. Vì vậy, nhu cầu chuyển giao quyền SHCN đối với TTM của chủ sở hữu TTM cũng được đặt ra và ngày càng phổ biến. Theo đó, mặc dù không phải chủ sở hữu của TTM, tuy nhiên, trong một giới hạn và điều kiện nhất định nào đó, cá nhân, tổ chức khác vẫn có quyền thực hiện hành vi sử dụng một TTM của người khác trong hoạt động kinh doanh do được chủ sở hữu TTM chuyển giao quyền SHCN đối với TTM đó cho dưới các cách thức khác nhau mà pháp luật cho phép. Các hình thức cho phép người khác sử dụng TTM của chủ sở hữu được thực hiện bao gồm:
- Chuyển nhượng quyền SHCN đối với TTM (theo quy định tại Điều 139.3 Luật SHTT), theo đó, quyền SHCN đối với TTM được chủ sở hữu chuyển nhượng/ chuyển giao toàn bộ cho chủ thể khác/ chủ thể nhận chuyển nhượng quyền, đồng thời, cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới TTM đó cũng phải được chuyển giao toàn bộ cho chủ thể nhận chuyển nhượng. Khi đó, kể từ thời điểm chuyển nhượng, tư cách chủ sở hữu TTM sẽ được dịch chuyển từ chủ thể chuyển nhượng sang chủ thể nhận chuyển nhượng một cách trọn vẹn và tuyệt đối, chủ thể chuyển nhượng sẽ không còn là chủ sở hữu TTM nữa mà chủ thể nhận chuyển nhượng sẽ đảm đương tư cách này và nhận được sự bảo hộ của pháp luật trong thời hạn và trong phạm vi TTM được bảo hộ. Sau thời điểm chuyển giao tư cách, mọi nội dung quyền SHCN đối với TTM của người chủ sở hữu cũ bị chấm dứt toàn bộ, vì thế, bất kỳ hành vi sử dụng TTM nào của chủ sở hữu cũ cũng có khả năng bị coi là
hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM của người khác. Việc này đặt ra nghĩa vụ của chủ thể chuyển nhượng trong việc thông báo cho các đối tác, bạn hàng, khách hàng, người tiêu dùng đang có quan hệ kinh doanh liên quan đến cơ sở kinh doanh dưới TTM đó, nếu như các chủ thể này không biết về sự kiện chuyển nhượng quyền SHCN đối với TTM. Điều này là vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển giao tư cách chủ sở hữu TTM để bảo đảm không chỉ quyền của chủ thể nhận chuyển nhượng quyền SHCN đối với TTM mà còn để bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể có quan hệ kinh doanh với các chủ thể có liên quan đến TTM.
- Nhượng quyền thương mại là một
Hoạt động thương mại, trong đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: 1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, TTM, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; 2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh [26, Đ 284].
Đây là hệ quả của sự du nhập của văn hóa kinh doanh đa quốc gia, trong đó, TTM – một loại tài sản vô hình vô cùng có giá trị cũng có thể được các doanh nghiệp biến thành “mặt hàng” để kinh doanh thông qua cách thức nhượng quyền thương mại (“franchising”). Để lấy ví dụ điển hình cho nhượng quyền thương mại, không thể không nhắc đến những cái tên như: McDonald’s, Lotteria Humbuger, Kentuckey Fried Chicken, hay gần gũi hơn với các nhãn hiệu nội địa như Thời trang Maxx, Cà phê Trung Nguyên, Phở 24, AQ Silk, Ninomaxx và Foci… Trong giao dịch kinh doanh này, đối tượng giao dịch là quyền thương
mại – bao gồm: một là, quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo một hệ thống do bên nhượng quyền quy định và hai là, quyền gắn nhãn hiệu hàng hoá, TTM, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà bên nhận nhượng quyền cung cấp [11, Điều 3.6.a]. Như vậy, dưới góc độ pháp luật SHTT, nhượng quyền thương mại là việc cho thuê TTM, là một hình thức chuyển giao quyền SHCN đối với TTM nhưng bị ràng buộc bởi những điều kiện nhất định. Trong giao dịch nhượng quyền thương mại, tương tự giao dịch chuyển nhượng quyền SHCN đối với TTM, đối tượng của giao dịch cũng là quyền đối với TTM và hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, điều khác biệt trong giao dịch nhượng quyền so với giao dịch chuyển nhượng quyền, đó là: (i) nội dung/ phạm vi quyền SHCN đối với TTM trong giao dịch nhượng quyền chỉ là một phần quyền SHCN, đó là quyền sử dụng TTM – quyền gắn TTM trên các sản phẩm (hàng hóa hoặc dịch vụ) mà bên nhận nhượng quyền cung cấp ra thị trường; (ii) hoạt động kinh doanh được chuyển giao kèm theo quyền sử dụng TTM không phải là toàn bộ hoạt động kinh doanh và cơ sở kinh doanh mà chỉ là một phần hoạt động kinh doanh, đó là cách thức phân phối, cung ứng hàng hóa, dịch vụ dưới TTM đó và (iii) chủ sở hữu TTM/ bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và có trách nhiệm trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh. Như vậy, về hậu quả pháp lý, khác với giao dịch chuyển giao quyền SHCN đối TTM, đối với giao dịch nhượng quyền thương mại, quyền của chủ sở hữu TTM không bị chấm dứt mà vẫn được bào toàn, chủ sở hữu vẫn có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với TTM và vẫn nhận được sự bảo hộ một cách trọn vẹn của nhà nước trong quá trình sử dụng TTM, ngoài ra, bên nhượng quyền còn có trách nhiệm kiểm soát hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch
vụ do bên nhận nhượng quyền cung cấp ra thị trường dưới TTM; về phía chủ thể nhận chuyển nhượng, là người mà ngoài chủ sở hữu TTM, cũng có một phần quyền đối với TTM – quyền gắn TTM của chủ thể nhượng quyền trên các sản phẩm do mình cung cấp ra thị trường, để đảm bảo cho mọi hoạt động gắn liền với TTM, chủ thể nhận nhượng quyền phải nhận chuyển nhượng cả cách thức tổ chức kinh doanh, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo dưới TTM của bên nhượng quyền và phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của bên chuyển nhượng đối với hoạt động kinh doanh dưới TTM đó. Theo đó, giới hạn của quyền sử dụng TTM này sẽ được các bên thỏa thuận và được ghi nhận tại Hợp đồng nhượng quyền thương mại. Do vậy, hành vi sử dụng TTM của bên nhận nhượng quyền theo thỏa thuận với bên nhượng quyền sẽ không bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM. Tuy nhiên, trong trường hợp hành vi sử dụng TTM của bên nhận nhượng quyền vượt quá giới hạn mà các bên đã thỏa thuận (về thời hạn, về cách thức tổ chức, hoạt động kinh doanh…) thì hành vi đó có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM. Như vậy, dưới góc độ so sánh với pháp luật SHTT, có thể nhận thấy rằng quy định về nhượng quyền thương mại theo pháp luật thương mại có phần mâu thuẫn với quy định về hạn chế chuyển giao quyền sử dụng TTM trong pháp luật SHTT bởi lẽ, pháp luật SHTT hạn chế việc chuyển giao quyền sử dụng của chủ sở hữu TTM, dù là một phần quyền sử dụng hay toàn bộ quyền sử dụng TTM, quyền sử dụng TTM chỉ được chuyển giao khi chủ sở hữu chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu TTM, quy định này đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng như đã phân tích tại các nội dung trước trong bài viết. Tồn tại mâu thuẫn trong các quy định này đặt ra nghi ngại rằng: liệu chủ thể nhận nhượng quyền gắn TTM – một nội dung của quyền sử dụng TTM, có bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với TTM của chủ sở hữu theo quy định của
pháp luật SHTT không? Việc chuyển giao một phần quyền của chủ sở hữu TTM theo phương thức nhượng quyền thương mại có bị coi là hành vi pháp luật cấm/ không cho phép không? Một khi có tranh chấp xảy ra, các cơ quan hành pháp sẽ căn cứ vào quy định pháp luật nào, có những giải thích và giải quyết thể nào? Đây cũng là một bất cập mà theo tác giả bài viết, cần được tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.
Từ các phân tích trên, có thể thấy, tùy thuộc vào cách thức chuyển nhượng nhưng hệ quả đều dẫn đến việc quyền SHCN đối với TTM của chủ sở hữu sẽ được chuyển sang cho một chủ thể khác một phần hoặc toàn bộ và chủ thể đó sẽ phải thực hiện các hoạt động, hành vi kinh doanh tương tự với phương thức mà chủ sở hữu TTM đã làm để bảo đảm cho dịch vụ, hàng hóa mà chủ thể đó cung cấp trên thị trường, cho người tiêu dùng theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng mà người tiêu dùng đã biết đến khi lựa chọn sản phẩm gắn TTM đó từ trước đến nay.
Vì vậy, để chứng minh tư cách chủ thể quyền SHCN đối với TTM của mình, các chủ thể phải cung cấp được các chứng cứ chứng minh tư cách, bao gồm:
- Các tài liệu, hiện vật chứng minh việc sử dụng đầu tiên và hợp pháp TTM trong lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh đáp ứng các điều kiện bảo hộ,
- Các hợp đồng, văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền SHCN đối với TTM phù hợp với quy định pháp luật giữa các chủ thể có liên quan,
- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển nhượng quyền SHCN đối với TTM.
Theo đó, trong phạm vi mối quan hệ với TTM, đối lập với chủ thể quyền, chính là chủ thể nghĩa vụ. Hay nói cách khác, độc quyền của chủ sở hữu TTM hoặc của chủ thể được chuyển quyền SHCN đối với TTM sẽ đặt ra nghĩa vụ đối với toàn bộ chủ thể còn lại, các chủ thể khác có nghĩa vụ
tôn trọng quyền của chủ thể quyền, tạo điều kiện cho chủ thể quyền thực hiện quyền hợp pháp của mình và có nghĩa vụ không xâm phạm quyền của chủ thể quyền.
Như vậy, hành vi thực hiện quyền của chủ thể quyền từ bất kỳ chủ thể nghĩa vụ nào cũng đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM và chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy thuộc vào mức độ xâm phạm và thiệt hại thực tế xảy ra đối với chủ thể quyền.