Giới thiệu
6.210 Thông thường, các đại diện sở hữu công nghiệp xử lý tất cả các vấn đề về lĩnh vực sở hữu công nghiệp trong phạm vi được luật pháp quốc gia cho phép và đặc biệt là xử lý ba vấn đề sau:
- nộp đơn và xử lý đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế (và giải pháp hữu ích, trong trường hợp có thể), đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp, và việc duy trì việc đăng ký các đối tượng đó;
- tư vấn về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm cạnh tranh không lành mạnh, li-xăng, bí quyết và chuyển giao công nghệ;
- tranh tụng trong tất cả các lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Chức năng của Đại diện sở hữu công nghiệp
Giới thiệu
6.211 Các nhà chuyên nghiệp, những người hành nghề được biết đến một cách phổ biến nhất như “đại diện sở hữu công nghiệp” cũng được gọi là, tùy thuộc vào hoàn cảnh và từng quốc gia, “luật sư sáng chế” hoặc “đại diện sở hữu công nghiệp” hoặc “luật sư”. Chức năng cơ bản của luật sư sáng chế là cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp sau đây:
- tư vấn trong giai đoạn đầu về giải thích và định nghĩa quyền;
- giúp đỡ và thực hiện trong giai đoạn để có được quyền;
- đại diện và tư vấn trong giai đoạn duy trì và thực thi quyền và trong giai đoạn có thể có xung đột phát sinh liên quan đến việc có được và/hoặc bảo hộ quyền.
6.212 Nói chung, đại diện sở hữu công nghiệp phải đưa ra được lời khuyên và lời tư vấn cho hai loại khách hàng trong nước và nước ngoài, cụ thể là:
- các nhà sáng chế cá nhân;
- các công ty công nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp công nghiệp quan trọng và các doanh nghiệp lớn.
Giai đoạn trước khi nộp đơn
6.213 Trong giai đoạn này người nộp đơn tương lai sẽ phải quyết định:
- trước hết, liệu có thể có được bằng độc quyền sáng chế hay không;
- thứ hai, liệu người nộp đơn có nên nộp đơn xin bảo hộ cho sáng chế hay nên giữ bí mật sáng chế và không xin bảo hộ;
- thứ ba, nếu quyết định là xin bảo hộ sáng chế, người nộp đơn phải quyết định sẽ xin bảo hộ ở quốc gia nào;
- thứ tư, nếu xin bảo hộ ở nhiều quốc gia, một số các quốc gia đó là thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent hoặc là thành viên của các hiệp định sáng chế khu vực, người nộp đơn cần phải quyết định nên nộp một đơn quốc tế và/hoặc một đơn theo vùng hoặc liệu nên nộp các đơn quốc gia riêng biệt.
6.214 Hơn nữa, trong giai đoạn trước khi nộp đơn, sẽ phải chuẩn bị các đơn.
6.215 Nếu mong muốn bảo hộ sáng chế thì phải nộp đơn xin bảo hộ. Trường hợp muốn giữ bí mật thì không cần nộp đơn.
Giữ bí mật
6.216 Nếu lựa chọn cách giữ bí mật, mọi cố gắng là việc giữ sáng chế bí mật.
6.217 Sự lựa chọn giữa hai khả năng này đòi hỏi việc xem xét một cách cẩn thận. Một đơn sáng chế đã nộp sẽ chỉ giữ bí mật nếu đơn được rút trước khi đơn được công bố hoặc, theo luật sáng chế không quy định về việc công bố đơn, nếu bằng độc quyền sáng chế không được cấp có thể vì đơn đã được người nộp đơn rút hoặc vì đơn bị coi như đã rút, hoặc đơn đó bị Cơ quan Sáng chế từ chối.
6.218 Luật sáng chế bảo đảm, trong trường hợp sáng chế được cấp bằng độc quyền, rằng kiến thức trở thành tài sản công qua việc cấp bằng độc quyền sáng chế không thể được sử dụng để sản xuất mà không được sự cho phép của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế. Bởi vậy, việc công bố các sáng chế đã được cấp bằng độc quyền thường không chứa bất kỳ rủi ro nào đối với chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế. Rủi ro có thể gặp phải là, nếu việc cấp bằng độc quyền sáng chế bị từ chối sau khi đơn đã được công bố, hoặc nếu sáng chế đã được cấp sau đó bị đình chỉ hiệu lực, sáng chế không còn bí mật nữa. Tuy nhiên, nếu lý do của việc từ chối hoặc đình chỉ hiệu lực là không có tính mới, sáng chế thực sự không thể được cấp bằng độc quyền sáng chế, và thực tế sáng chế đó đã được công chúng biết đến không phải do việc công bố đơn hoặc không phải do việc công bố bằng độc quyền sáng chế mà là từ thực tế là một phần của tình trạng kỹ thuật. Lập luận này không nhất thiết áp dụng trong trường hợp lý do của việc từ chối hoặc đình chỉ hiệu lực nằm ở một số thiếu sót hoặc lỗi mang tính thủ tục, ví dụ, không nộp phí theo quy định cho Cơ quan Sáng chế.
6.219 Một yếu tố khác cần phải cân nhắc khi một người phải lựa chọn giữa việc giữ sáng chế một cách bí mật và việc cố gắng để sáng chế của mình được cấp bằng độc quyền là rủi ro mà mọi người nộp đơn thừa nhận đối với cái được các bên thứ ba gọi là “sáng chế quanh quẩn”.
“Sáng chế quanh quẩn” có nghĩa là một bên thứ ba sẽ mô tả một giải pháp mà chủ yếu dựa vào hoặc “quanh quẩn” ý tưởng của sáng chế của người nộp đơn nhưng vẫn đủ khác sáng chế của người nộp đơn để có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế nếu bên thứ ba có mong muốn.
6.220 Nói chung, việc có được bằng độc quyền sáng chế sẽ tốt hơn và an toàn hơn so với việc giữ bí mật cho sáng chế. Điều này là bởi vì, thậm chí nếu sáng chế đã được giữ bí mật, thường có rủi ro cao về việc bên thứ ba có được bằng độc quyền cho cùng một sáng chế được tạo ra một cách độc lập.
Xác định khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế
6.221 Vấn đề liệu sáng chế có đáp ứng các điều kiện về khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế được Cơ quan Sáng chế hay tòa án quyết định nếu quyết định của Cơ quan Sáng chế bị khiếu nại ra tòa án.
6.222 Hỗ trợ người nộp đơn tương lai trong việc xác nhận tình trạng kỹ thuật và so sánh tình trạng kỹ thuật với sáng chế có thể là một trong số các công việc của một đại diện. Tuy nhiên, người nộp đơn tương lai có thể quyết định không cần hỏi ý kiến của đại diện.
6.223 Người nộp đơn tương lai có thể đạt được quyết định vì nhiều lý do, chẳng hạn vì việc làm đó tốn nhiều tiền, hoặc bởi vì người nộp đơn thường được thông báo về tình trạng kỹ thuật hơn là người đại diện. Lý do khác có thể là một sáng chế tương tự đã là đối tượng của đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế ở quốc gia khác và việc kiểm tra cần thiết tình trạng kỹ thuật đã được hoàn thành và có hiệu lực một cách chính xác – ít nhất theo ý kiến của người nộp đơn – liên quan tới đơn khác.
Xác định những quốc gia nào để nộp đơn xin bảo hộ
6.224 Khi có vấn đề về việc nên xin bảo hộ cho sáng chế ở những quốc gia nào, người nộp đơn tương lai và người đại diện phải so sánh và kết hợp chi phí và thông tin tương ứng về tình hình hiện có đối với từng quốc gia mà dự tính xin bảo hộ cho sáng chế. Liệu quốc gia đó có phải là thị trường quan trọng tiềm năng cho các sản phẩm mà sáng chế sẽ được sử dụng? Liệu quốc gia đó có phải là quốc gia có việc nghiên cứu cho các sáng chế trùng hoặc tương tự? Có phải quốc gia đó có thể có những người nhận li-xăng hoặc những người nhận chuyển nhượng hoặc ở quốc gia đó có các đối thủ cạnh tranh có thể cố gắng khai thác sáng chế nếu sáng chế đó không được cấp bằng độc quyền tại quốc gia đó? Nếu ít nhất câu trả lời đối với các câu hỏi này là khẳng định thì nên xem xét việc xin bảo hộ cho sáng chế.
6.225 Không chỉ người đại diện trong nước mà cả đại diện ở nước ngoài nơi dự tính bảo hộ cho sáng chế cũng cần phải trao đổi ý kiến về vấn đề liệu việc bảo hộ sáng chế có nên tiến hành ở quốc gia đó hay không. Đại diện ở quốc gia khác có thể có ý kiến rằng, vì một số lý do liên quan đến luật sáng chế của quốc gia đó, một đơn, nếu đã nộp, có thể sẽ không thành công. Hoặc người đại diện có thể biết về các công bố trước thời hạn mà người nộp đơn tương lai không biết được, và việc công bố như vậy gần như loại trừ khả năng nhận được bằng độc quyền sáng chế ở quốc gia đó.
6.226 Nếu người nộp đơn tương lai quyết định xin bảo hộ cho sáng chế ở một số các quốc gia và nếu ít nhất một số các quốc gia đó là thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) và/hoặc là thành viên của tổ chức sáng chế khu vực, vấn đề phát sinh là liệu có nên nộp đơn sáng chế quốc tế theo PCT và/hoặc đơn sáng chế khu vực thay vì nộp đơn sáng chế quốc gia tại từng nước đã nói.
Chuẩn bị đơn
6.227 Đó là người đại diện, người chịu trách nhiệm chính cho việc chuẩn bị chính xác đơn.
Soạn thảo các phần chính của đơn, cụ thể là bản mô tả và yêu cầu bảo hộ, là quan trọng đối với người nộp đơn để có được sự bảo hộ thỏa đáng quyền của người nộp đơn đối với sáng
chế. Tất nhiên, hầu hết những phần chính sẽ được nêu trong đơn được người nộp đơn cung cấp cho người đại diện, và đó là trách nhiệm của người nộp đơn mà những thực tế đó là đúng.
Nhưng cách thể hiện những phần đó trong đơn sao cho đáp ứng những yêu cầu của luật, và trách nhiệm của đại diện sáng chế là không sót phần nào và phải đưa vào đơn những phần cần phải có. Tất cả những gì mà người nộp đơn tương lai có thể làm, và chỉ khi có một lựa chọn trong số các đại diện sáng chế, là sử dụng việc đánh giá đúng trong quá trình chọn đại diện.
6.228 Trách nhiệm nộp đơn đúng thời hạn là trách nhiệm chung của cả người nộp đơn và đại diện. Nếu là đơn đầu tiên thì nên nộp, trong hầu hết các trường hợp, càng sớm càng tốt. Bởi vì trong quá trình soạn thảo, người đại diện có thể phải trao đổi ý kiến - nhiều lúc là liên tục - với người nộp đơn, phúc đáp nhanh chóng, hoặc khả năng tư vấn ngay lập tức, về phía người nộp đơn, sẽ là không tránh khỏi. Sự cấp bách của bất kỳ việc nộp đơn đầu tiên nào dựa trên thực tế là, theo luật sáng chế của hầu hết các quốc gia, khi có nhiều đơn được nộp cùng một lúc cho cùng một sáng chế thì bằng độc quyền sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn có đơn nộp vào ngày sớm nhất, hoặc có xin hưởng ngày ưu tiên sớm nhất.
6.229 Trường hợp đơn là một đơn nộp sau mà người nộp đơn viện dẫn ưu tiên của đơn đầu tiên, việc nộp đúng thời hạn có nghĩa là việc nộp trước khi kết thúc 12 tháng sau ngày nộp đơn đầu tiên. Đối với các cơ hội để có được bằng độc quyền sáng chế, không quan trọng khi, trong thời hạn 12 tháng đó, đơn được nộp bởi vì ngày liên quan để đánh giá tính mới và trình độ sáng tạo là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên mà không phải là ngày nộp đơn sau đó. Trách nhiệm của người đại diện là phải biết ngày kết thúc thời hạn 12 tháng là ngày nào và bảo đảm rằng đơn đã được Cơ quan Sáng chế nhận trước ngày đó. Nhưng trách nhiệm của người nộp đơn là cung cấp tất cả các dữ liệu yêu cầu về người nộp đơn trước ngày đó để người đại diện có thời gian hỏi thêm các thông tin bổ sung từ người nộp đơn, để dịch nếu việc dịch là bắt buộc, và để trao đổi ý kiến với người nộp đơn về những điểm chưa rõ ràng.
Giai đoạn nộp đơn
6.230 Giai đoạn này bắt đầu ngay khi đơn đã được nộp và được kết thúc với một trong những sự kiện sau:
- người nộp đơn rút đơn;
- người nộp đơn từ bỏ đơn;
- Cơ quan Sáng chế từ chối đơn;
- Cơ quan Sáng chế chấp nhận đơn, đó là cũng là Cơ quan cấp bằng độc quyền sáng chế.
6.231 Ngay sau khi nhận đơn, Cơ quan Sáng chế tiến hành thủ tục được gọi là xét nghiệm
“hình thức” hoặc xét nghiệm “sơ bộ” đối với đơn.
6.232 Quá trình xét nghiệm đó được gọi là hình thức để phân biệt với việc xét nghiệm nội dung. Xét nghiệm nội dung là việc xét nghiệm chủ yếu liên quan đến các điều kiện của luật sáng chế về khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế, cụ thể là, liệu sáng chế xin cấp bằng là mới, liên quan đến trình độ sáng tạo, có khả năng ứng dụng công nghiệp, và đã bộc lộ đầy đủ
chưa. Xét nghiệm hình thức liên quan đến hầu hết các điều kiện khác mà luật sáng chế quy định để có được bằng độc quyền sáng chế.
6.233 Xét nghiệm hình thức được xây dựng một cách đặc trưng để xem xét sáu vấn đề hoặc nhóm vấn đề sau:
- Liệu đơn có chứa tất cả các thông tin theo quy định liên quan đến người nộp đơn và tác giả sáng chế. Thông thường những điểm yêu cầu là thông tin về người nộp đơn, tác giả sáng chế (tất nhiên người nộp đơn cũng có thể đồng thời là tác giả sáng chế), và những thông tin nhận dạng được nêu ra bằng việc chỉ ra các tên chính thức đầy đủ của người nộp đơn và tác giả sáng chế (điều này không chỉ quan trọng cho các cá nhân mà còn quan trọng cho cả pháp nhân và các doanh nghiệp) và địa chỉ của họ. Các chỉ dẫn không đầy đủ về tên, lỗi chính tả ở tên và địa chỉ, ghi thiếu địa chỉ và chỉ dẫn về địa chỉ không chính xác là những lỗi có thể sửa chữa được. Bản thân người đại diện có thể phát hiện ra các lỗi này. Nếu Cơ quan Sáng chế phát hiện ra các lỗi này thì họ sẽ yêu cầu người đại diện tiến hành sửa chữa và người đại diện phải tiến hành sửa chữa trong thời hạn luật định.
- Liệu người đại diện đã chỉ ra trong đơn, và, nếu vậy, liệu người đại diện có phải là người có quyền thực hiện như một người đại diện, liệu sự chỉ định đó đã được người nộp đơn xác nhận hay chưa (người nộp đơn ký vào đơn hoặc một “giấy ủy quyền” riêng biệt, đó là, một tài liệu chỉ định người đại diện) và liệu tên và địa chỉ của người đại diện đã được chỉ ra đầy đủ hay chưa.
- Liệu đơn đã gồm các phần theo luật định hay chưa. Luật sáng chế thường yêu cầu những nội dung sau: yêu cầu; bản mô tả; yêu cầu hoặc các yêu cầu bảo hộ và phần tóm tắt. Luật sáng chế cũng thường đòi hỏi rằng yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế gồm tên sáng chế và đơn có các hình vẽ trong trường hợp cần thiết để hiểu nội dung của sáng chế.
- Cơ quan Sáng chế có thể xét nghiệm tính đầy đủ của tuyên bố về ưu tiên. “Tuyên bố về ưu tiên” là một tuyên bố được thực hiện trong phần yêu cầu của đơn với ý nghĩa người nộp đơn hưởng quyền ưu tiên được quy định trong Công ước Paris trên cơ sở của đơn nộp sớm hơn. Đơn nộp sớm đó phải được xác nhận trong tuyên bố ưu tiên bởi ba yếu tố:
tên của quốc gia mà đơn đã nộp; ngày nộp đơn; số đơn mà cơ quan nhận đơn đã cấp.
Miễn là số của đơn nộp sớm hơn được đề cập, hầu hết luật pháp các quốc gia cho phép cung cấp đơn sau, riêng biệt, trong thời hạn theo luật định. Luật pháp cho phép như vậy bởi vì người nộp đơn có thể không biết được số đơn nộp sớm hơn vào thời điểm đơn đang xem xét đã được nộp.
- Liệu đơn có tuân theo những gì thường - nhưng không hoàn toàn chính xác - được gọi là các đòi hỏi “thực tế”. Các đòi hỏi này thường bao gồm: đơn phải được trình bày trên giấy; giấy phải là một màu, kích thước và chất lượng của giấy nhất định; viết trên giấy theo một màu và kích thước nhất định; chữ viết phải dễ đọc và dễ tái tạo bản sao bằng các phương pháp sao chụp; đơn phải được chia ra rõ ràng; mỗi trang giấy phải có lề theo các chiều; các lề phải để trắng bên trái và mỗi trang phải được đánh số trên một vị trí nhất định của trang. Đây là những yêu cầu đúng đắn và hợp nguyên tắc. Nói đúng ra các yêu cầu khác, mặc dù không như cơ bản, thường bao gồm: mỗi yêu cầu bảo hộ phải được đánh số; mỗi hình vẽ phải được đánh số và số đó được đề cập đến trong bản mô tả; mỗi phần của đơn nêu ra đề mục; kích thước phải được thể hiện theo hệ mét và nhiệt độ phải được thể hiện dưới dạng độ bách phân và các hình chỉ ra mức giảm và tăng. Trách nhiệm