Theo Điều 1(2) Thỏa ước Madrid thì một nhãn hiệu có thể là đối tượng của đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid khi nhãn hiệu đó đã được đăng ký tại Cơ quan xuất xứ. Theo Điều 2(1) Nghị định thư Madrid thì chỉ cần điều kiện nhãn hiệu đó đã được nộp đơn đăng ký tại nước xuất xứ hoặc đã được Đăng ký cơ sở). Khi đó chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn đăng ký quốc tế cho Văn phòng tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua Cơ quan Sở hữu công nghiệp (Cơ quan Sở hữu trí tuệ) của nước xuất xứ hoặc cơ quan của một tổ chức thành
viên (Điều 2(1) (ii) Nghị định thư), (Văn phòng quốc tế không nhận đơn nộp trực tiếp từ chủ sở hữu nhãn hiệu hay đại diện của chủ sở hữu này).
Theo Điều 3ter(1) hoặc (2) của Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid thì Đăng ký quốc tế nhãn hiệu không tự mở rộng phạm vi bảo hộ sang mỗi nước thành viên của Liên minh mà được xác định theo yêu cầu cụ thể của Người nộp đơn. Do vậy, trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải chỉ định ít nhất một hoặc nhiều Bên tham gia (trừ bên tham gia mà bên Cơ quan đó là Cơ quan xuất xứ), nơi nhãn hiệu cần được bảo hộ (nước thành viên). Nhưng trên thực tế có Bên tham gia chỉ là thành viên của Thỏa ước Madrid, có Bên tham gia chỉ là thành viên của Nghị định thư hoặc có thể là thành viên của cả Thỏa ước và Nghị định thư. Do đó có 3 loại đơn quốc tế và việc xác định đơn quốc tế đó chịu sự điều chỉnh của Thỏa ước hay Nghị định thư được tiến hành theo nguyên tắc được quy định tại điểm (viii), (ix), (x) quy tắc 1 Chương I Quy chế chung thi hành thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu và Nghị định thư liên quan đến thỏa ước này như sau:
- Đơn quốc tế chỉ chịu sự điều chỉnh của Thỏa ước khi đơn quốc tế mà Cơ quan xuất xứ của đơn đó là Cơ quan
+ Của một nước bị ràng buộc bởi Thỏa ước nhưng không bị ràng buộc bởi Nghị định thư, hoặc
+ Của một nước bị ràng buộc bởi cả Thỏa ước và Nghị định thư trong trường hợp tất cả các Nước được chỉ định trong Đơn quốc tế đó bị ràng buộc bởi Thỏa ước
- Đơn quốc tế chỉ chịu sự điều chỉnh của Nghị định thư khi đơn quốc tế mà
Cơ quan xuất xứ của đơn đó là Cơ quan
+ Của một nước bị ràng buộc bởi Nghị định thư nhưng không bị ràng buộc bởi Thỏa ước, hoặc
+ Của một nước bị ràng buộc bởi cả Thỏa ước và Nghị định thư trong những trường hợp đơn quốc tế đó không có chỉ định bất cứ nước nào bị ràng buộc bởi Thỏa ước;
- Đơn quốc tế được điều chỉnh của cả Thỏa ước và Nghị định thư, có nghĩa
là đơn quốc tế mà Cơ quan xuất xứ của đơn đó là Cơ quan của một nước bị ràng buộc bởi cả Thỏa ước và Nghị định thư và đơn đó dựa trên cơ sở một đăng ký và có chỉ định
+ Ít nhất một Nước bị ràng buộc bởi Thỏa ước (bất kể nước đó có bị ràng buộc bởi Nghị định thư hay không), và
+ Ít nhất một Nước bị ràng buộc bởi Nghị định thư nhưng không bị ràng buộc bởi Thỏa ước hoặc ít nhất một Tổ chức thành viên.
Do việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư có những điểm khác biệt nên trước khi nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu, người nộp đơn có thể căn cứ vào qui tắc trên để biết sẽ tiến hành đăng ký theo loại đơn nào và nó sẽ chịu sự điều chỉnh của văn bản nào.
Một đơn quốc tế phải được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cơ quan xuất xứ. Theo quy định tại Điều 3 của Thỏa ước và Nghị định thư Madrid thì nội dung trong đơn quốc tế phải có một bản sao của nhãn hiệu (phải giống với nhãn hiệu đăng ký gốc hoặc trong đơn gốc) và danh sách hàng hóa và dịch vụ được yêu cầu bảo hộ được phân loại theo như phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ (phân loại Nice). Về ngôn ngữ sử dụng, theo quy định tại Quy tắc 6 Quy chế chung thi hành thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu và Nghị định thư liên quan đến thỏa ước thì nếu đơn quốc tế do Thỏa ước quản lý riêng thì đơn phải bằng tiếng Pháp; nếu đơn do Nghị định thư quản lý riêng hay do cả Thỏa ước và Nghị định thư quản lý thì đơn phải bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây ban nha mặc dù Cơ quan nơi xuất xứ có thể hạn chế sự lựa chọn của người nộp đơn đối với một trong các ngôn ngữ đó. Ở Việt Nam thì đơn đăng ký theo Nghị định thư chỉ được dùng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, không dùng tiếng Tây ban nha.
Đơn quốc tế có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn nộp cho Cơ quan xuất xứ hoặc cũng có thể trên cơ sở đơn nộp trước đó cho một Cơ quan khác tại một trong các Nước thành viên của Liên minh theo qui định tại Điều 4 (A,B,C,D) Công ước Paris.
Khi nộp đơn người nộp đơn phải trả các khoản phí sau (Điều 8 Thỏa ước và Nghị định thư Madrid):
+ Phí cơ bản;
+ Một khoản phí bổ sung tương đương với mỗi nước thành viên đã chỉ định để không phải trả từng khoản phí riêng lẻ;
+ Một khoản phí riêng cho bất kỳ nước thành viên nào đã được chỉ định theo Nghị định thư và đã được tuyên bố rằng nước đó mong muốn nhận một khoản phí như vậy (khoản phí do các nước thành viên tương ứng xác định và được công bố trên Công báo);
+ Một khoản phí bổ sung liên quan tới mỗi nhóm hàng hóa và dịch vụ nằm ngoài nhóm thứ ba; tuy nhiên, không phải trả khoản phí bổ sung nếu tất cả các chỉ định là những nước mà đối với những nước đó phải trả một khoản phí riêng.
Có thể thanh toán trực tiếp những phí này cho Văn phòng quốc tế hoặc, nếu cơ quan nơi xuất xứ đồng ý thu rồi chuyển phí này thông qua cơ quan đó. Khoản phí riêng được văn phòng quốc tế chuyển cho các nước thành viên phải được trả phí. Khoản lệ phí cụ thể được tính căn cứ vào nhiều yếu tố ví dụ như : màu sắc của nhãn hiệu, số nhóm sản phẩm xin đăng ký, số quốc gia chỉ định yêu cầu bảo hộ. Sau khi nhận được thông báo, người nộp đơn phải trực tiếp thanh toán khoản lệ phí nộp đơn cho Văn phòng quốc tế. Hình thức thanh toán có thể bằng chuyển khoản hoặc séc. Lệ phí đăng ký quốc tế có thể được tham khảo ở website:
www.wipo.org/madrid/en/fees.
2.2.4.Xử lý đơn đăng ký quốc tế
Sau khi người nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tiến hành nộp đơn và lệ phí đăng ký quốc tế với Văn phòng quốc tế thông qua Cơ quan nước xuất xứ.
Khi nhận được đơn đăng ký quốc tế, Cơ quan nước xuất xứ phải xác nhận những thông tin sau: Nhãn hiệu đăng ký trong đơn quốc tế chính là nhãn hiệu trong Đăng ký cơ sở (hoặc trong Đơn cơ sở nếu đăng ký theo Nghị định thư Madrid); những thông tin về phần mô tả nhãn hiệu hoặc yêu cầu bảo hộ màu sắc như đặc điểm phân biệt của nhãn hiệu,… trong đơn quốc tế phải trùng với những thông tin trong Đăng ký cơ sở (hoặc Đơn cơ sở); Hàng hóa, dịch vụ nêu trong đơn quốc tế đều thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ trong Đăng ký cơ sở (hoặc Đơn cơ sở); Ngày nhận được yêu cầu nộp đơn quốc tế.
Ngày Cơ quan của nước xuất xứ nhận được đăng ký quốc tế sẽ được coi là ngày nhận đơn quốc tế tại Văn phòng quốc tế nếu Văn phòng quốc tế nhận được đơn (đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết) trong vòng hai tháng kể từ ngày đó. Nếu trong thời hạn trên Văn phòng quốc tế không nhận được đơn đăng ký thì Văn phòng sẽ đăng ký theo ngày nhận được đơn đó.
Sau khi nhận được đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu do Cơ quan nước xuất xứ gửi tới, thì Văn phòng quốc tế sẽ tiến hành kiểm tra xem đơn quốc tế có phù hợp hay không, có đáp ứng các yêu cầu của Thỏa ước (hay Nghị định thư) và Qui chế chung về việc thực hiện Thỏa ước và Nghị định thư không, nội dung kiểm tra bao gồm cả các yêu cầu về chỉ dẫn hàng hóa và dịch vụ, phân loại hàng hóa và dịch vụ, lệ phí theo qui định….Cơ quan nước xuất xứ và người nộp đơn được thông báo nếu có bất kỳ việc trái nguyên tắc nào mà phải được sửa chữa trong vòng 3 tháng, nếu không đơn sẽ bị xem là hủy bỏ. Nếu đơn không có sai sót gì và đáp ứng mọi yêu cầu, Văn phòng quốc tế sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế, đăng ký nhãn hiệu vào Đăng bạ Quốc tế, công bố đăng ký quốc tế trên Công báo quốc tế về nhãn hiệu, đồng thời gửi hồ sơ đơn quốc tế đến các nước được chỉ định trong đơn để được xét nghiệm theo luật nhãn hiệu của từng nước (Quy tắc 11- Quy chế chung).
Sau khi nhận được thông báo về yêu cầu bảo hộ của Văn phòng quốc tế, cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia của các nước được chỉ định sẽ tiến hành xét
nước mình. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế (thời hạn này là 18 tháng nếu đăng ký theo Nghị định thư), cơ quan đăng ký quốc gia của nước chỉ định có quyền gửi đơn cho Văn phòng quốc tế thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại lãnh thổ nước mình và có nêu rõ lý do từ chối, tài liệu trích dẫn được sử dụng làm căn cứ từ chối. Nếu sau thời hạn 12 tháng (hoặc 18 tháng theo Nghị định thư) nói trên, Văn phòng quốc tế không nhận được thông báo từ chối thì nước đó mất quyền từ chối và nhãn hiệu đượng nhiên được bảo hộ tại nước đó. Khi nhận được thông báo từ chối, Văn phòng quốc tế sẽ thông báo cho Cơ quan của nước xuất xứ và chủ sở hữu nhãn hiệu (Điều 5 Thỏa ước và Nghị định thư). Khi nhận được thông báo từ chối, Người nộp đơn có quyền nộp đơn khiếu nại trực tiếp tại nước chỉ định để phản đối thông báo từ chối bảo hộ của nước đó. Bất cứ thủ tục nào sau đó, như xem xét lại hoặc khiếu nại, đều được tiến hành trực tiếp giữa chủ sở hữu nhãn hiệu với Cơ quan nước chỉ định, còn Văn phòng quốc tế sẽ không liên quan đến các thủ tục đó. Tuy nhiên, nước chỉ định phải thông báo cho văn phòng quốc tế về quyết định cuối cùng liên quan đến việc xét lại hoặc việc khiếu nại. Quyết định này sẽ được ghi trong Đăng bạ quốc tế và được công bố trên Công báo, một bản sao sẽ được gửi cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Chủ sỡ hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế có thể thực hiện bất cứ lúc nào việc chỉ định mở rộng thêm phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở những quốc gia thành viên khác; giới hạn danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu; thay đổi về quyền sở hữu đối với nhãn hiệu; thay đổi tên và địa chỉ của chủ sở hữu..., chủ sở hữu phải ghi nhận sửa đổi đó tại Văn phòng quốc tế bằng cách nộp đơn yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông qua Cơ quan sở hữu công nghiệp của nước xuất xứ và mọi thủ tục và việc tiến hành xét nghiệm nhãn hiệu ở các nước chỉ định bổ sung được thực hiện giống như xét nghiệm đơn đăng ký quốc tế.
2.2.5. Hiệu lực của đăng ký quốc tế
Hiệu lực của đăng ký quốc tế phụ thuộc vào đơn quốc tế đó được nộp theo Thỏa ước hay theo Nghị định thư:
- Theo thỏa ước Madrid: Đăng ký quốc tế tại Văn phòng quốc tế có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ ngày đăng ký và có quyền được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 20 năm nữa kể từ khi hết thời hạn trước đó bằng việc nộp đơn xin gia hạn và lệ phí theo quy định (Điều 6,7 Thỏa ước);
- Theo qui định của Nghị định thư: Đăng ký quốc tế tại Văn phòng quốc tế có hiệu lực trong vòng 10 năm và có thể được gia hạn thêm nhiều lần và mỗi lần 10 năm bằng việc nộp đơn xin gia hạn và lệ phí theo quy định (Điều 6,7 Nghị định thư).
Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, hiệu lực của đăng ký quốc tế bị phụ thuộc vào nhãn hiệu được đăng ký (hoặc được nộp đơn) tại Cơ quan của nước xuất xứ. Nếu đăng ký cơ sở bị mất hiệu lực, bất kể do bị hủy theo quyết định của Cơ quan xuất xứ hay do Tòa án hay do sự từ bỏ tự nguyện hoặc do việc không gia hạn hiệu lực trong thời hạn 5 năm đó, Đăng ký quốc tế sẽ bị định chỉ.
Đối với những đơn quốc tế được nộp theo Nghị định thư thì trong trường hợp đơn cơ sở bị từ chối tại nước xuất xứ hoặc bị rút bỏ trong thời hạn 5 năm, hoặc trong trường hợp và trong phạm vi đăng ký cấp theo đơn đó bị mất hiệu lực trong thời hạn đó thì đăng ký quốc tế cũng bị đình chỉ. Tuy nhiên, trong trường hợp đó Nghị định thư mở ra khả năng chuyển đổi đăng ký quốc tế đó thành các đơn quốc gia hoặc khu vực tại một số hoặc tất cả các nước thành viên được chỉ định với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên nếu có của đăng ký quốc tế đó.
Mục đích chủ yếu của Hệ thống Madrid là tạo khả năng cho các tổ chức, cá nhân ở mỗi nước thành viên bảo hộ nhãn hiệu của mình tại mộ t số hoặc toàn bộ các nước tham gia Liên minh thông qua việc nộp đơn duy nhất cho văn phòng quốc tế của WIPO. Tuy nhiên, Hệ thống Madrid không tạo nên một đơn quy nhất có hiệu lực đối với tất cả các nước thành viên mà chỉ sử dụng một đơn duy nhất để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu riêng biệt tại các nước thành viên. Vì vậy, kể từ ngày việc đăng ký được thực hiện tại Văn phòng Quốc tế, việc bảo hộ
đối với nhãn hiệu tại tất cả các nước có liên quan phải được thực hiện như đối với nhãn hiệu được nộp đơn trực tiếp tại cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia.
Sơ đồ chung đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid