2.1.1.1. Các trường hợp dấu hiệu mùi có khả năng tự phân biệt
Hiện nay, pháp luật của EU chưa có quy định chung về cách đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi. Các tiêu chí đánh giá được áp dụng khác nhau trong từng vụ việc cụ thể tại Châu Âu. Theo hướng dẫn của Văn phòng OHIM và phán quyết của Tòa ECJ, chỉ có hai trường hợp nhãn hiệu mùi được xem là có khả năng tự phân biệt: một là, nhãn hiệu mùi được gắn cho sản phẩm không mùi, hai là, nhãn hiệu mùi thực sự độc đáo đủ để thu hút được người tiêu dùng108.
Ởtrường hợp thứ nhất về nhãn hiệu mùi được gắn cho sản phẩm không mùi, tuy không được thể hiện bằng văn bản chính thức trong hệ thống pháp luật của EU nhưng quan điểm này thường được các thẩm định viên nhãn hiệu vận dụng khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Theo đó, họ khẳng định rằng, một mùi hương không có tính phân biệt nếu gắn với các sản phẩm có mùi nhưng khi gắn cho sản phẩm không mùi thì nhãn hiệu đó có khả năng phân biệt109. Bởi vì khi người tiêu dùng đã quen với sản phẩm không mùi thì sẽ cảm thấy ấn tượng hơn nếu sản phẩm đó được gắn thêm một mùi hương đặc biệt. Sự khác biệt do các nhãn hiệu mùi mang lại cho các sản phẩm không mùi sẽ giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau. Đồng thời, việc gắn thêm mùi hương cho các sản phẩm không mùi cũng thu hút người tiêu dùng hơn. Thậm chí đối với các sản phẩm giống hệt nhau, người tiêu dùng thường có khuynh hướng sử dụng các sản phẩm có mùi thơm dễ chịu hơn. Do đó, nhãn hiệu mùi được gắn cho sản phẩm không mùi sẽ có được tính phân biệt rất rõ ràng và dễ dàng được cấp bảo hộ theo quy định của pháp luật. Đó là trường hợp nhãn hiệu mùi hoa hồng110 cho lốp xe và nhãn hiệu mùi bia đắng cho phi tiêu111 ở Anh.
Ở trường hợp thứ hai về những mùi hương có tính độc đáo và khác biệt, để hiểu thêm về cách đánh giá các mùi hương này, có thể xem xét trường hợp nhãn hiệu
108 Marilena S (2014), tlđd (59), p.1. 109 Linda (2003), tlđd (42), p.16.
110 Đơn đăng ký nhãn hiệu số 2001416 tại Anh. 111 Đơn đăng ký nhãn hiệu số 200234 tại Anh.
“mùi cỏ tươi mới cắt” cho sản phẩm bóng tennis của công ty Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing (gọi tắt là Vennootschap). Năm 1999, công ty này nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm bóng tennis nhưng bị từ chối bảo hộ do không thỏa mãn điều kiện bảo hộ theo Điều 4 Quy chế nhãn hiệu CTMR112.
Sau đó, công ty này đã nộp đơn kháng cáo lên Hội đồng phúc thẩm của Văn phòng OHIM vì cho rằng Quy chế CTMR không loại trừ nhãn hiệu mùi hương ra khỏi phạm vi bảo hộ. Ngày 11 tháng 2 năm 1999, Hội đồng phúc thẩm đã bãi bỏ quyết định trước đó và chấp nhận bảo hộ cho nhãn hiệu mùi này vì nó có khả năng phân biệt sản phẩm của công ty Vennootschap với các công ty khác. Kết luận của Hội đồng phúc thẩm cho rằng “mùi cỏ mới cắt là một mùi khác biệt mà mọi người đều có thể nhận ra từ thực tế cuộc sống của mình. Đối với nhiều người, mùi cỏ mới cắt gợi cho họ liên tưởng đến mùa xuân hoặc mùa hè với những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận và những trải nghiệm thú vị gắn liền với nơi đó.”113 Do đó, việc sử dụng mùi cỏ mới cắt để đại diện cho sản phẩm bóng tennis có thể giúp người tiêu dùng phân biệt được nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Đây cũng là mùi hương duy nhất được công nhận tại EU cho đến nay.
Tuy nhiên, khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi, cần lưu ý rằng không phải mùi hương nào mang tính độc đáo cũng được xem là có khả năng tự phân biệt. Các nhãn hiệu mùi chỉ có khả năng phân biệt khi được gắn cho một sản phẩm cụ thể nhưng lại không có khả năng phân biệt khi gắn với sản phẩm khác114. Bởi vì việc gắn mùi hương để làm dấu hiệu phân biệt là ý tưởng độc đáo và duy nhất của nhà sản xuất nhằm giúp cho người tiêu dùng dễ dàng nhận biết sản phẩm của mình. Chẳng hạn như, để tạo ra dấu hiệu phân biệt cho sản phẩm lốp xe của mình, công ty Sumitomo Rubber đã thêm mùi hương hoa hồng vào sản phẩm. Mùi hương này đã được công nhận là nhãn hiệu mùi do thể hiện được khả năng phân biệt với các sản phẩm lốp xe không mùi thông thường. Trái lại, nếu mùi hoa hồng được gắn với nước xịt phòng hoặc sáp thơm thì không được xem là nhãn hiệu do không có khả năng phân biệt. Do đó, khi đánh giá khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu, cần phải xem xét trong bối cảnh nhãn hiệu đó được sử dụng gắn liền với sản phẩm cụ thể nào. Chỉ khi mùi hương có thể giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các nhà sản xuất, kinh doanh khác nhau thì mùi hương đó mới được xem là nhãn hiệu.
112 OHIM-Decision of the Second Board of Appeal, February 11th, 1999, 30 (3) I.I.C. 1999, p. 308; 113 Vụ kiện Vennootschap, Case R 156/1882-0, para 14, tlđd (5).
Bên cạnh đó, thực tiễn đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi cho thấy có một số mùi hương tuy độc đáo nhưng không thể giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các chủ thể khác nhau. Nguyên nhân chính là do họ nhầm lẫn khi gọi tên các mùi hương này. Với đặc điểm riêng biệt của nhãn hiệu mùi là được đánh giá một cách chủ quan, việc xác định được một mùi hương cụ thể cần phải có sự liên kết giữa giác quan và trí nhớ của con người. Mùi hương chỉ có thể làm cho người ta nhận biết được nếu họ đã được cảm nhận hoặc tiếp xúc với mùi này trước đó. Trong đó, kinh nghiệm sống chính là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng có đủ kiến thức cần thiết để xác định một mùi hương cụ thể. Thông thường, những mùi được phổ biến trong cuộc sống và gắn liền với ký ức của mỗi người thì rất dễ dàng nhận biết, ví dụ như mùi của cỏ mới cắt hay như mùi dâu tây. Đây là những mùi được trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày hoặc gắn với thời thơ ấu của hầu hết các cá nhân nên có rất nhiều người nhận biết được. Ngược lại, nếu một mùi không được sử dụng phổ biến trong cuộc sống thì khả năng nhận biết mùi này sẽ bị giới hạn. Chẳng hạn như mùi đặc biệt của “kẹo cao su bong bóng BAZOOKA”, trong một cuộc thử nghiệm đối với một số đối tượng người tiêu dùng khác nhau, họ không thể nhận biết và gọi chính xác mùi kẹo cao su này do chưa từng được trải nghiệm trước đó115. Điều này làm cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn dù sản phẩm đã được gắn các nhãn hiệu mùi. Hệ quả là, trong những trường hợp này, khó để kết luận chính xác liệu nhãn hiệu mùi được sử dụng có khả năng tự phân biệt hay không.
Liên quan đến vấn đề này, một vấn đề phát sinh từ thực tiễn đánh giá khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu mùi là kết luận về tính độc đáo của nhãn hiệu mùi. Nếu như có thể dễ dàng nhận biết sự khác biệt của trường hợp nhãn hiệu mùi gắn cho các sản phẩm không mùi thì khó để đánh giá được tác động của mùi hương độc đáo đối với người tiêu dùng. Do phụ thuộc vào yếu tố chủ quan nên với cùng một mùi hương, có người cho rằng mùi hương đó thực sự độc đáo nhưng người khác có thể không đồng tình với họ. Điều này dẫn đến quá trình đánh giá và kết luận về tính khác biệt của một mùi hương sẽ chịu tác động chủ quan bởi nhân viên hoặc cơ quan thẩm định. Ngay cả các cơ quan lập pháp và chủ nhãn hiệu đều lo ngại sẽ có các kết luận mang tính độc đoán của cơ quan giải quyết tranh chấp về khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu mùi. Đó là lý do mà đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể về cách
đánh giá khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu mùi trong hệ thống pháp luật của EU. Đây cũng là nguyên nhân có rất ít nhãn hiệu mùi được bảo hộ trên thế giới, kể cả ở Châu Âu do không thể xác định được chính xác liệu một nhãn hiệu có thực sự có khả năng tự phân biệt hay không.
Qua những phân tích trên, có thể thấy, trong quá trình xây dựng khung pháp lý bảo hộ nhãn hiệu mùi, Việt Nam cần cân nhắc và lựa chọn cách quy định phù hợp để đánh giá khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu mùi. Cụ thể, nên ưu tiên xem xét khả năng tự phân biệt của các dấu hiệu mùi được gắn với các sản phẩm không mùi hoặc các dấu hiệu mùi rất độc đáo vì những mùi hương này thông thường có khả năng tự phân biệt một cách rõ ràng. Đây là một nội dung quan trọng có thể được bổ sung vào Luật SHTT Việt Nam hiện hành cũng như có các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành để đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhãn hiệu dễ dàng khi thực thi cơ chế bảo hộ nhãn hiệu mùi trong tương lai. Đồng thời, việc quy định chi tiết về các trường hợp được xem là có khả năng tự phân biệt sẽ giúp cho các chủ nhãn hiệu lựa chọn được các mùi hương phù hợp với các tiêu chí này.
Đồng thời, danh sách các trường hợp mùi hương có khả năng tự phân biệt không nên bị giới hạn. Mặc dù từ thực tiễn áp dụng tại Châu Âu cho đến nay chỉ có hai trường hợp trên được đánh giá là có khả năng tự phân biệt nhưng đây chưa phải là một danh sách đầy đủ. Như đã đề cập, vì mùi hương được cảm nhận một cách chủ quan và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm sống nên không thể thiết lập bộ tiêu chí chung để đánh giá khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu mùi. Thay vào đó, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm lập pháp của EU để cho phép sự linh hoạt trong quá trình thẩm định nhãn hiệu mùi. Việc đánh giá khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu mùi phải được gắn liền với một hàng hóa, dịch vụ cụ thể trong một bối cảnh nhất định. Quy định này giúp các cơ quan quản lý nhãn hiệu hoặc Tòa án có thể đưa ra các kết luận về khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu mùi một cách khách quan và chính xác khi áp dụng vào thực tế bảo hộ nhãn hiệu mùi.
2.1.1.2. Các trường hợp dấu hiệu mùi không có khả năng phân biệt
Mặc dù hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu mùi của EU chưa hoàn thiện và đầy đủ nhưng từ thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu mùi tại đây cho thấy có các trường hợp dấu hiệu mùi được đánh giá là không có khả năng phân biệt như sau:
Thứ nhất, mùi hương là bản chất tự nhiên và gắn liền với công dụng chính của sản phẩm
Đây là những mùi xuất phát từ một trong các thành phần quan trọng của sản phẩm và gắn liền bắt buộc với sản phẩm đó. Ví dụ như mùi hương hoa từ các thành phần của nước hoa, tinh dầu, nước xịt phòng và sáp thơm116. Hay như trường hợp của phenol và dầu thông, đây là những thành phần phổ biến để sản xuất chất khử trùng, do đó hương thơm của các chất này không thể được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu117. EU đã quy định cụ thể nội dung này tại Điều 7 (1) (e) (i) như sau:
“Nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ nếu dấu hiệu chỉ bao gồm:
(i) hình dạng, hoặc một đặc điểm khác, là kết quả từ bản chất của sản phẩm (ii) hình dạng, hoặc một đặc điểm khác của hàng hóa cần thiết để đạt được kết quả kỹ thuật;
(iii) hình dạng, hoặc một đặc điểm khác, mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa;”118.
Do đó, có nhiều nhãn hiệu mùi đã bị từ chối bảo hộ theo quy định này. Điển hình là mùi nước hoa Channel số 5 được đăng ký bảo hộ tại Anh vào năm 1994. Nhà sản xuất đã mô tả mùi sản phẩm nước hoa của mình là “một sản phẩm có mùi thơm của hương hoa aldehyde119, với mùi hương đầu là hương hoa hồng, cam bergamont, quả chanh và hoa cam Neroli; mùi hương giữa thanh lịch từ hoa nhài, hoa hồng, hoa huệ của thung lũng, hoa diên vĩ và hoa ngọc lan tây; và một mùi hương nữ tính gợi cảm từ gỗ đàn hương, tuyết tùng, vani, hổ phách, cầy hương và xạ hương. Mùi hương này cũng được biết đến với tên thương hiệu số 5”120. Mùi nước hoa này đã được phối hợp rất độc đáo và được mô tả là “hiện đại, tinh khiết và năng động của hiện tại và mãi mãi”121.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhãn hiệu đã từ chối cấp bảo hộ cho mùi nước hoa này do có mùi hoa hồng được gắn liền với chức năng chính của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm nước hoa tương tự đều phải sử dụng mùi này như một thành phần
116 Juhana (2018), tlđd (12), p.36. 117 Chikere (2020), tlđd (100), p.7
118 Điều 7 (1) (e) (i) của Quy chế EUTMR, tlđd (34).
119 Một hợp chất hữu cơ có mùi thường được sử dụng trong thành phần của nước hoa. 120 Loraine (2003), tlđd (40), p.133
121 “Fashion history lesson: the truth behind chanel no. 5”, truy cập trên trang https://fashionista.com/2016/11/chanel-perfume-no-5-history ngày 29 tháng 12 năm 2020.
bắt buộc của sản phẩm122. Nếu mùi này được đăng ký bảo hộ thì sẽ cản trở các đối thủ cạnh tranh khác sử dụng khi sản xuất nước hoa, từ đó làm hạn chế cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Đó là lý do mà mùi hoa hồng của nước hoa Channel số 5 không được cấp bảo hộ tại Anh.
Một trường hợp khác cũng bị từ chối bảo hộ là sản phẩm nước hoa của công ty L’Oreal tại Anh. Theo đó, L’Oreal đã nộp đơn khởi kiện vì cho rằng công ty Bellure đã bán “các mùi hương của sản phẩm giống hệt với mùi hương nước hoa L’Oreal”. Công ty Bellure cũng đã lợi dụng danh tiếng của L’Oreal để sản xuất các loại nước hoa giá rẻ có bao bì và kiểu dáng giống hệt với sản phẩm của L’Oreal. Do đó, Bellure đã xâm phạm đến nhãn hiệu và các quyền SHTT khác của L’Oreal. Tuy nhiên, kết luận của cơ quan giải quyết tranh chấp cho rằng mùi nước hoa của L’Oreal không thể được xem là một nhãn hiệu mùi do mùi hương này có nguồn gốc từ bản chất tự nhiên của sản phẩm123.
Việc EU loại trừ khả năng bảo hộ của những nhãn hiệu gắn liền với chức năng chính của sản phẩm được thực hiện tương đồng với pháp luật của nhiều nước trên thế giới, điển hình là Hoa Kỳ. Một trường hợp tương tự tại Hoa Kỳ vào năm 2013, công ty dược phẩm Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG đã đăng ký mùi bạc hà làm nhãn hiệu cho thuốc xịt nitroglycerin được sử dụng để điều trị đau thắt ngực. Trong quá trình thẩm định, các thẩm định viên nhận thấy rằng thành phần bạc hà có tác dụng làm tăng hiệu quả điều trị đau thắt ngực của sản phẩm này124. Do đó, mùi hương này có được từ thành phần của sản phẩm và gắn liền với chức năng chính của sản phẩm nên không được cấp bảo hộ nhãn hiệu.
Bàn về nội dung này, các nhà nghiên cứu pháp luật trên thế giới thường gọi đây là “thuyết chức năng”. Học thuyết này được biết đến chủ yếu tại Hoa Kỳ và sau đó mở rộng ra nhiều nước, trong đó có các nước thuộc EU. Hiểu theo nghĩa hẹp, khái niệm chức năng trong quy định này được giới hạn là các chức năng kỹ thuật