Do đặc trưng của mùi hương thường phụ thuộc nhiều vào các yếu tố chủ quan và chỉ được cảm nhận bằng khướu giác nên mùi hương rất khó có thể sử dụng từ ngữ hoặc hình ảnh để mô tả. Thêm vào đó, mùi không có tên gọi rõ ràng và riêng biệt để mô tả một cách chính xác156.Nguyên nhân chủ yếu là do mùi hương thường được nhắc đến gắn liền với đối tượng phát ra mùi157 chẳng hạn như mùi dâu tây, mùi bạc hà,… Tuy nhiên, khi đó, cơ quan quản lý nhãn hiệu và người tiêu dùng có thể nhầm lẫn rằng nhà sản xuất đang sử dụng nhãn hiệu từ ngữ, hình ảnh cho sản phẩm thay vì nhãn hiệu mùi.
Có thể xem xét trường hợp của Eden SARL với nhãn hiệu mùi dâu tây158. Nhãn hiệu mùi dâu tây này đã được mô tả bằng từ ngữ “mùi dâu tây chín” và đính kèm hình ảnh quả dâu tây. Theo đó, đơn đăng ký nhãn hiệu khẳng định rằng mùi dâu tây chín không có nhiều loại nên bản mô tả nhãn hiệu là rõ ràng, chính xác và khách quan. Tuy nhiên, Tòa ECJ nhận định rằng từ ngữ sử dụng để mô tả nhãn hiệu mùi này không khách quan và rõ ràng, chính xác do có thể gây nhầm lẫn với những mùi hương khác tương tự. Kết quả nghiên cứu cho thấy mùi dâu tây chín không phải là duy nhất mà có nhiều mùi khác nhau159.
Về hình ảnh đại diện, Tòa ECJ còn cho rằng nó ít chính xác hơn so với bản mô tả bằng từ ngữ vì hình ảnh này chỉ đại diện cho quả dâu tây phát ra mùi hương chứ không phải chính mùi dâu tây. Điều này gây ra sự mơ hồ cho người tiêu dùng vì họ có thể hiểu rằng nhãn hiệu là hình ảnh chứ không phải là nhãn hiệu mùi. Thực tế cũng cho thấy một hình ảnh không thể xác định được mùi hương một cách dễ hiểu, rõ ràng và chính xác.
Một trường hợp khác cũng sử dụng từ ngữ để mô tả nhãn hiệu mùi. Trong trường hợp của John Lewis ở Hungerford plc. ở Anh. Ban đầu, Hungerford cho rằng đơn đăng ký bảo hộ không nhất thiết phải được thể hiện bằng hình thức trực quan ở Vương quốc Anh, song không đưa ra hướng dẫn rõ ràng nào về hình thức của nhãn hiệu. Thay vào đó, Hungeford yêu cầu nhãn hiệu phải được thể hiện ở một hình thức khác mà có thể nhận biết trực tiếp. Đồng thời, tên gọi của nhãn hiệu mùi phải được
156 Linda (2003), tlđd (42), p.29 157 Carsten S (2003), tlđd (30).
158 Vụ kiện Eden SARL Case T-305/04, truy cập trên trang: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf? docid= 65903&doclang=en ngày 29 tháng 12 năm 2020.
nêu một cách “rõ ràng và chính xác” (clear and umambigously). Tuy nhiên, Tòa án ở Hungerford không xác định cách đánh giá mức độ rõ ràng và chính xác của hình thức thể hiện nhãn hiệu mùi. Các vấn đề liên quan đến hình thức của nhãn hiệu cũng chưa được quy định cụ thể trong pháp luật của Anh. Hệ quả là, người nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi không thể xác định được yêu cầu về hình thức của nhãn hiệu.
Ngay cả trong vụ kiện Sieckmann, Tòa ECJ cũng cho rằng bản mô tả bằng từ ngữ của nhãn hiệu mùi không được xem là một hình thức thể hiện phù hợp và đủ rõ ràng, chính xác để mọi người có thể hiểu được160.
Liên quan đến nội dung này, trong Sổ tay hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu của Anh đã có hướng dẫn cụ thể như sau:
Trước hết, các bản mô tả nhãn hiệu bằng từ ngữ không có khả năng được chấp nhận như là một hình thức thể hiện bằng đồ họa của một nhãn hiệu thương mại. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp từ ngữ mô tả sẽ được chấp nhận nếu đủ chính xác.
Thứ hai, từ ngữ rất khó để sử dụng cho việc mô tả nhãn hiệu mùi một cách chính xác và đủ để được xem là đáp ứng yêu cầu biểu thị bằng đồ họa161.
Rõ ràng, trong một số trường hợp thực tế, các bản mô tả bằng từ ngữ không đủ để thể hiện chi tiết những đặc điểm cơ bản của nhãn hiệu mùi và tạo ra khả năng phân biệt đối với sản phẩm. Đó là lý do mà mùi cỏ mới cắt của sản phẩm bóng tennis bị từ chối bảo hộ trong phiên xử phúc thẩm. Kết luận thẩm định nhãn hiệu mùi này cho rằng: Các từ "mùi cỏ tươi mới cắt" không phải là biểu thị bằng đồ họa của nhãn hiệu mùi và dấu hiệu được đăng ký trên thực tế chỉ là mô tả của dấu hiệu162”. Cụ thể hơn, thẩm phán A.James – người trực tiếp xét xử vụ việc này cho rằng: “Mặc dù nhãn hiệu mùi đã được mô tả bằng từ ngữ như một hình thức biểu thị trực quan nhưng đây chỉ là một bản mô tả về nhãn hiệu chứ không thể hiện được chính nhãn hiệu đó. Bản mô tả này không thể xác định được giới hạn phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Chẳng hạn như “mùi cỏ tươi mới cắt" có khác mùi cỏ tươi hay mùi cỏ mới cắt ở điểm nào? Phạm vi bảo hộ có bao gồm tất cả các mùi cỏ tươi mới cắt hay không?163.Do đó, mùi hương này thuộc trường hợp bị từ chối bảo hộ theo quy định tại Điều 7 (1) (a) Quy chế CTMR.
Như vậy, hình thức thể hiện nhãn hiệu mùi bằng từ ngữ và hình ảnh không được xem là một hình thức rõ ràng và chính xác.
160 Vụ kiện Sieckmann, Case C 273/00, tlđd (14). 161 Juhana (2018), tlđd (12), p.40.
162 Vennootschap, Case R 156/1998-2, tlđd (5), para 2. 163 Vennootschap, Case R 156/1998-2, tlđd (5), para 4.
2.2.3. Mùi hương mẫu
Trong khi công thức hóa học và từ ngữ, hình ảnh khó để mô tả chính xác nhãn hiệu mùi, nhiều quan điểm đề xuất rằng đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi hương nên được nộp kèm một mùi hương mẫu. Có như vậy, cơ quan thẩm định và công chúng sẽ dễ dàng nhận biết được mùi hương được bảo hộ nếu được trải nghiệm trực tiếp mùi hương mẫu.
Tuy nhiên, trong vụ kiện Sieckmann, Tòa án ECJ nhận định rằng “một mùi hương mẫu không thể đại diện cho nhãn hiệu mùi hương này do các thành phần của mùi hương thường không bền và dễ bay hơi”. Liên quan đến hình thức này, Chính phủ Áo và Ủy ban Liên minh Châu Âu cũng cho rằng mùi hương có thể thay đổi theo thời gian do bay hơi hoặc chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như nhiệt độ, độ ẩm, … nên không thể được lưu trữ lâu dài164. Đây là lý do mà Điều 3 (9) Quy chế EUTMIR đã loại trừ việc nộp một mẫu nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ.
Để giải quyết vấn đề trên, ở Hoa Kỳ, USPTO đã giải quyết vấn đề bằng cách làm lắng đọng các miếng giấy thấm mùi hương và đặt vào một túi nhựa kín. Một cách làm khác là mùi hương mẫu có thể được tẩm vào một mẫu vật như nhãn, thẻ, hộp đựng hoặc vật trưng bày gắn liền với hàng hóa.186 Tuy nhiên, việc lưu giữ mùi hương mẫu có thể gặp khó khăn khi bảo quản. Vì vậy, chủ nhãn hiệu phải thay thế mẫu mùi hương sau 5 năm một lần để đảm bảo thời hạn của nó. Đây là hình thức được đánh giá mô tả mùi hương một cách tương đối rõ ràng nhất. Thông thường hình thức này được thể hiện đồng thời với việc mô tả mùi hương bằng từ ngữ.
Mặc dù hình thức này giúp cơ quan quản lý nhãn hiệu và công chúng nhận biết nhãn hiệu mùi một cách chính xác nhưng việc lưu giữ mùi hương mẫu cũng có nhiều nhược điểm. Đó là sự tốn kém về chi phí, không gian lưu giữ và bảo quản mùi hương cũng như khả năng tiếp cận một cách công khai. Do đó, hình thức này không được thừa nhận rõ ràng như một hình thức thể hiện phù hợp của nhãn hiệu.
2.2.4. Phương pháp phân tích sắc ký mùi hương
Ngày nay, với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, để xác định được chính xác các thành phần của mùi hương, các nhà khoa học khuyến nghị sử dụng phương pháp phân tích sắc ký khí (Gas chromatography). Phương pháp sắc ký khí được giới khoa học đánh giá là kỹ thuật phân tích các hợp chất dễ bay hơi chính xác
nhất165, được thực hiện thông qua việc phân tích các chất bay hơi phát ra từ mùi thơm để xác định cấu trúc thành phần của mùi hương.
Phương pháp phân tích sắc ký khí sử dụng một cột chứa các chất hấp phụ đặc biệt để phân tách các hợp chất khác nhau và tạo ra một kết quả đồ họa cho biết biểu đồ về lượng của mỗi hợp chất so với thời gian cần thiết để phân tách. Về lý thuyết, phương pháp này được xem là thể hiện chính xác mùi hương.
Tuy nhiên, hiệu quả thể hiện mùi của phương pháp sắc ký vẫn đang được xem xét, bởi vì một số hóa chất không góp phần tạo nên mùi hương. Cả Tòa án ECJ và Văn phòng OHIM đều không thừa nhận hình thức này để thay thế cho yêu cầu biêu thị bằng đồ họa. Tương tự như vậy, các đơn đăng ký nhãn hiệu của Thụy Điển và Pháp đã bị rút lại sau khi các PTO thông báo rằng phương pháp sắc ký không được xem là một hình thức phù hợp. Ở Anh, việc sử dụng phương pháp sắc ký được xem là không thể hiện chính xác mùi được đăng ký. Đồng quan điểm này, Tổ chức WIPO cũng cho rằng kỹ thuật này không chính xác nên “không đáp ứng được yêu cầu biểu thị bằng hình họa một cách rõ ràng”.
Một vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng phương pháp sắc ký để mô tả mùi hương là phương pháp này đòi hỏi phải trang bị hệ thống máy móc hiện đại để thực hiện phân tách các hợp chất của mùi hương. Điều này sẽ tốn kém nhiều chi phí và cần có một đội ngũ chuyên môn thực hiện các biện pháp kỹ thuật. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhãn hiệu và nhân viên thẩm định không hoàn toàn là những chuyên viên kỹ thuật về hóa học, do đó không thể tự thực hiện phương pháp này. Nói cách khác, phương pháp sắc ký là một phương pháp chuyên môn kỹ thuật cao. Vì vậy, mặc dù được đánh giá là có khả năng thể hiện mùi hương rõ ràng nhất nhưng phương pháp sắc ký khí không được sử dụng phổ biến trong các đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi hiện nay166.