1.3.4.1 Nội dung học thuyết
Trước đây, Hoa Kỳ chỉ công nhận bảo hộ nhãn hiệu đối với những dấu hiệu truyền thống như dấu hiệu từ (word mark). Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp muốn mở rộng các đối tượng được bảo hộ là nhãn hiệu như hình dáng của sản phẩm, hoặc sáng chế... Trong giai đoạn này (khoảng cuối thế kỷ thứ 19), các dấu hiệu mới này thường bị từ chối bảo hộ với lý do là chúng mang tính chức năng. Học thuyết chức năng được hình thành thông qua các án lệ được tuyên bởi toà án. Như trong vụ Goodyear Tire & Rubber, liên quan đến thiết kế một loại bánh xe ô tô, Toà án đã đưa ra phán quyết như sau: “bản thân tài sản không và không thể trở
thành nhãn hiệu” vì “nó tạo ra những phần mang công dụng và hữu ích” 44. Như vậy, tính chức năng được xác định chính là tính hữu ích. Hoặc nếu yếu tố được xem xét trong vụ việc có liên quan đến một sáng chế thì yếu tố đó cũng không được bảo hộ là nhãn hiệu. Toà án tối cao của Hoa Kỳ đã giải thích: “giai đoạn độc quyền của sáng chế kết thúc khi sáng chế đã hết thời hạn bảo hộ và quyền được sử dụng các sáng chế đó thuộc về xã hội. Đó chính là điều kiện bảo hộ sáng chế”45. Trong giai đoạn đầu, các bản án của toà án Hoa Kỳ chưa đưa ra được định nghĩa và tiêu chí xác định dấu hiệu chức năng; mà thường tập trung vào mục đích tránh xung đột giữa hệ thống nhãn hiệu và hệ thống sáng chế.
Thời gian sau (từ năm 1938 – 1981), các dấu hiệu mang tính chức năng được phân tích chi tiết hơn và chính thức bắt đầu được ghi nhận trong văn bản pháp luật. Năm 1938, Viện Luật Hoa Kỳ đã công bố bản Thuyết minh về bồi thường liên quan đến nội dung về cạnh tranh không lành mạnh có quy định: “một đối tượng mang chức năng khi có tác động đến mục đích, sự vận hành hoặc sự thể hiện của sản phẩm hoặc tác động đến sự lưu thông hay giá trị kinh tế, việc sử dụng hoặc nắm giữ sản phẩm, và được coi là không mang chức năng khi đối tượng không có bất kỳ sự tác động nào nói trên”46. Rất nhiều toà án tại Hoa Kỳ đã căn cứ vào khái niệm này để xác định “tính chất chức năng” là “tính hữu ích” hoặc“có công dụng”. Có thể thấy, địnhnghĩa trong bản Thuyết trình này đã đưa ra những tiêu chí rất khắt khe khi xác định dấu hiệu chức năng. Theo đó, nhiều dấu hiệu sẽ bị loại trừ khi muốn đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại.
Trong giai đoạn từ năm 1982 đến nay, rất nhiều vụ việc liên quan đến dấu hiệu mang tính chức năng phát sinh, cho nên việc phân tích, lý giải về dấu hiệu này cũng đa dạng hơn. Án lệ điển hình mở đầu cho giai đoạn này là vụ việc re Morton – Norwich Product (1982)47 liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu cho hình dạng của một loại chai phun nhựa. Toà án cho rằng: kiểu dáng của chai này không mang tính
44 Án lệ Goodyear Tire & Rubber Co. V. Robertson, 18 F.2d 639 (D. Md. 1927). 45 Án lệ Singer Mfg. Co. V. June Mfg. Co., 163 US. 169, 185 (1896).
46Thuyết trình về bồi thường thiệt hại (1938).
chức năng vì không có bằng chứng cho thấy các đối thủ cạnh tranh cần sử dụng kiểu dáng tương tự. Bản án này đã nêu được tầm quan trọng của việc đảm bảo cạnh tranh, cho nên sự ảnh hưởng của bản án rất lớn trong thực tiễn áp dụng pháp luật tại Hoa Kỳ. Dựa trên bản án này, đã hình thành tiêu chuẩn Morton – Norwich trong việc đánh giá dấu hiệu nào mang tính chức năng. Một bản án khác cũng có giá trị pháp lý trong giai đoạn này là vụ việc Inwood Laboratories48 về hình dạng của một loại dược phẩm. Trong phán quyết Toà án đã cho rằng: “một đối tượng xác định là mang chức năng nếu nó là yếu tố thiết yếu trong việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm, hoặc nếu nó có tác động đến giá cả hoặc chất lượng của sản phẩm”. Đối với hai án lệ điển hình này, lại đưa ra một hướng tiếp cận khác khi xác định dấu hiệu chức năng nhưng vẫn đảm bảo sự cạnh tranh.
Cùng với thời gian, nhiều vụ việc tại Hoa Kỳ về dấu hiệu chức năng đã được giải quyết và các án lệ này là nền tảng để dần hoàn thiện nội dung về Học thuyết chức năng. Trong phán quyết của Toà án trong vụ Qualitex49, Toà án tối cao cho rằng, một dấu hiệu được coi là có tính chức năng và không được bảo hộ là nhãn hiệu: “nếu nó là thiết yếu trong việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm, hoặc nếu nó có tác động đến giá cả hoặc chất lượng của sản phẩm” và việc sử dụng độc quyền các đối tượng này sẽ đem lại cho các doanh nghiệp cạnh tranh những bất lợi không liên quan đến uy tín của doanh nghiệp. Đây được xem là một định nghĩa khá đầy đủ khi kết hợp hai quan điểm về dấu hiệu mang tính chức năng trong bản Thuyết trình và các án lệ Morton – Norwich, Inwood Laboratories. Định nghĩa này vừa đưa ra các tiêu chí xác định dấu hiệu mang tính chức năng, vừa đảm bảo nhu cầu cạnh tranh.
1.3.4.2 Vận dụng học thuyết chức năng trong nghiên cứu Luận án:
Khi pháp luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại ra đời, đã mở rộng các dấu hiệu được bảo hộ, cho nên rất nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách mở rộng này để đăng ký bảo hộ dấu hiệu là các sáng chế đã hết thời hạn bảo hộ. Điều
48 Án lệ Inwood Laboratories v. Ives Laboratories 456 (1982).
49 Án lệ Qualitex Co. V. Jacobson Products 514 U. S (1995): liên quan đến bảo hộ màu đơn sắc (màu vàng xanh) là nhãn hiệu, có được coi là dấu hiệu mang tính chức năng hay không.
này, đã đặt gánh nặng lên cơ quan quản lý nhãn hiệu khi đánh giá hồ sơ bảo hộ đối với những dấu hiệu là hình dáng của sản phẩm. Vì nếu dấu hiệu nộp đơn là sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp, sau thời gian được bảo hộ độc quyền, chúng có thể chứng minh được sự phân biệt một cách dễ dàng, nên có thể đáp ứng điều kiện bảo hộ là nhãn hiệu.
Một số thiết kế dạng này mang tính chức năng, nếu được bảo hộ vô thời hạn theo cơ chế của nhãn hiệu sẽ ảnh hưởng rõ ràng tới khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo ra những lợi thế nhất định cho doanh nghiệp sở hữu mà không liên quan đến danh tiếng. Đây chính là sự cạnh tranh không bình đẳng và đi ngược lại với chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo của luật sáng chế, khi quy định những sáng chế sau thời hạn bảo hộ sẽ thuộc về công chúng50. Do đó, cần thiết pháp luật phải có quy định về điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại hoặc nhãn hiệu, cụ thể chỉ bảo hộ những dấu hiệu không mang tính chức năng để bảo đảm một môi trường cạnh tranh bình đẳng.