3.3.1 Tóm tắt diễn biến vụ việc
Cơng ty Cửa cuốn Úc Smartdoor (gọi tắt là Cơng ty Úc) có đơn gửi Báo CAND về việc, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Phát (gọi tắt là Hưng Phát) vi phạm quyền sở hữu công nghiệp khi sử dụng thanh nhơm định hình trong sản phẩm cửa cuốn Austdoor.
- Ngày 15/12/2004, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Tân Trường Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền Kiểu dáng cơng nghiệp thanh nhơm định hình số 8106.
- Tháng 5/2007, Công ty Tân Trường Sơn ký "Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Kiểu dáng công nghiệp thanh nhơm định hình số 8106" cho Cơng ty Hưng Phát. Thời hạn hợp đồng đến ngày 7/8/2008.
- Ngày 10/11/2008, Công ty cổ phần cửa cuốn Úc Smartdoor, Thành viên của tập đồn Cơng nghiệp Thiên Phú và Tân Trường Sơn ký "Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng Kiểu dáng công nghiệp số 8106" với Công ty Tân Trường Sơn.
- Hai bên đã tiến hành đăng ký hợp đồng với Cục Sở hữu trí tuệ để xác lập quyền sử dụng hợp pháp với kiểu dáng công nghiệp này và được cấp giấy chứng nhận. Smartdoor được cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận hợp đồng, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sản phẩm nêu trên theo quyết định số 2109/QĐ – SHTT ngày 18/12/2009. Thời hạn chuyển giao từ 18/12/2008 đến 18/12/2009, sau đó gia hạn tới 18/12/2010. Trong suốt thời gian này, Smartdoor luôn sản xuất sản phẩm theo kiểu dáng đã được chứng nhận
- Trong suốt thời gian sử dụng mẫu kiểu dáng công nghiệp này, công ty Smartdoor cho rằng luôn bị các Doanh nghiệp khác làm nhái, trong đó có Cơng ty Austdoor, tức cơng ty Hưng Phát.
- Ngày 25/11/2008, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Chi cục QLTT Hà Nội tạm giữ một xe hàng của Công ty Hưng Phát để xác minh việc vi phạm.
- Ngày 7/1/2009, Cục Sở hữu trí tuệ có cơng văn trả lời Đội QLTT số 14 về việc mẫu nan nhôm định hình của Cơng ty Hưng Phát trong lô sản phẩm thu hồi ngày 25/11/2008 vi phạm Kiểu dáng công nghiệp số 8106 đã được đăng ký của Công ty Tân Trường Sơn.
- Tiếp đến, ngày 24/6/2009, Đội QLTT số 17, Chi cục QLTT Hà Nội lại tiếp tục giữ 1 xe hàng của Công ty Hưng Phát.
- Trong Công văn trả lời ngày 30/6/2009, Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận, mẫu nan nhơm có trong xe hàng tạm giữ của Công ty Hưng Phát vi phạm Kiểu dáng cơng nghiệp số 8106.
- Ơng Nguyễn Minh Chí, trợ lý Giám đốc, Công ty Hưng Phát cho biết, lượng hàng mà cơng ty này sản xuất có sử dụng Kiểu dáng cơng nghiệp số 8106 không tiêu thụ hết trong thời gian hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu với Cơng ty Tân Trường Sơn cịn hiệu lực.
- Chính vì thế, Cơng ty Hưng Phát đã nhiều lần liên hệ với Công ty Tân Trường Sơn đề nghị gia hạn hợp đồng hoặc cho một khoảng thời gian nhất định để tiêu thụ hết hàng, nhưng chưa nhận được bất cứ thơng báo chính thức nào từ phía cơng ty về việc đồng ý hoặc từ chối ký tiếp phụ lục gia hạn hợp đồng…
- Về phía Tân Trường Sơn, ngày 1/12/2008, Cơng ty đã gửi Công văn số 112 yêu cầu công ty Hưng Phát chấm dứt khơng bán thanh nhơm định hình số 8106 vì hợp đồng đã hết hiệu lực từ ngày 7/8/2008.
- Trong văn bàn này nêu rõ, "kể từ ngày giấy chứng nhận hết hiệu lực cho đến nay, Công ty Hưng Phát vẫn tiếp tục kinh doanh sản phẩm này là cố tình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ về bản quyền kiểu dáng công nghiệp của chúng tôi". Như vậy là rõ câu trả lời của Công ty Tân Trường Sơn.
b. Austdoor kiện ngược lại Smartdoor
- 19/02/2009: Công ty Austdoor nộp đơn số 3 – 2009 – 00148 kiểu dáng “Thanh kim loại định hình” gồm 2 phương án, đơn đã được chấp nhận hợp lệ và công bố. Ngày 22/2/2010, cơng ty có đơn đề nghị ghép các đơn nộp sau là 3/2009/00272, 3/2009/00609, 3/2009/00828 và bổ sung 4 phương án mới thành 10 phương án.
- Ngày 22/3/2010, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 4864/QĐ-SHTT do Cục phó Hồng Văn Tân ký cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 14163 với 10 phương án cho Công ty cổ phần tập đồn Austdoor (người thụ lý đơn là ơng Lê Ngọc Lâm, Trưởng phòng Kiểu dáng). Theo Smartdoor, việc cấp bằng cho đơn trên bao gồm cả những phương án tương tự với hình KDCN trong GCNĐK Hợp đồng li- xăng mà Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp cho đơn vị này.
- 15/04/2010: Austdoor đã có cơng văn số 35/2010/ CVKC – ADG gửi Smartdoor với nội dung: Kiểu dáng cơng nghiệp “Nhơm thanh định hình” mà đơn vị này sản xuất và kinh doanh có kiểu dáng giống với KDCN theo Bằng số 14163. Vì thế, Austdoor yêu cầu Smartdoor phải ngừng sản xuất trong 15 ngày kể từ ngày nhận được khuyến cáo của Austdoor. Trong tài liệu gửi kèm cơng văn, Austdoor đã gửi hình ảnh mẫu nan A43. Sau khi xem xét, phía bên Smartdoor khẳng định “đây chính là phương án số 4 của Bằng độc quyền số 14163, không khác biệt đáng kể so với “nhôm thanh định hình” đã được cấp Bằng độc quyền số 8106 của Smartdoor.
- 12/5/2010: Smartdoor gửi công văn tới Cục trưởng cục SHTT Trần Việt Hùng, yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng số 14163 của Austdoor với lí do: Kiểu dáng được bảo hộ không khác biệt đáng kể so với kiểu dáng mà Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp cho Smartdoor trước đó và đề nghị cục giải thích về sự việc trên.
3.3.2 Kết quả vụ việc
a. Giai đoạn 1
- Ngày 1/7/2009: Smartdoor có cơng văn u cầu chấm dứt bán sản phẩm vi phạm bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho Công ty Hưng Phát.
- Ngày 3/8/2009: Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã giám định lại “Thanh nhơm định hình” thu được từ Cơng ty Austdoor và kết luận Công ty Austdoor đã xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “Thanh nhơm định hình” được bảo hộ theo bản đăng ký bảo hộ KDCN số 8106.
- 11/09/2009: UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 4695/ QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại đối với Công ty Austdoor, yêu cầu công ty này nộp phạt 307,856,000 đồng và buộc phải loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm.
b. Giai đoạn 2
- Kết luận lần 1 năm 2010
Trong công văn số 1644 gửi Cơng ty Smartdoor ngày 13/05/2010, Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ nêu rõ: “Kiểu dáng cơng nghiệp thanh kim loại định hình có ký hiệu mẫu nan A43 mà Cơng ty Austdoor khuyến cáo Công ty Smartdoor là phương án 4 trong văn bằng bảo hộ 14163. Đây không phải là kiểu dáng công nghiệp được kết luận là xâm phạm quyền trong Cơng văn số 957. Do đó, khơng có chuyện Cục cấp văn bằng bảo hộ cho kiểu dáng cơng nghiệp mà trước đó đã có kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu cơng nghiệp, cũng như khơng có việc Cục cấp cùng một văn bằng bảo hộ cho hai chủ thể khác nhau.
- Kết luận lần 2 năm 2012
Sau khi thanh tra bộ Khoa học và Công nghệ vào cuộc, ngày 23/10/2012, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã đưa ra quyết định 2679/QĐ-SHTT kết luận chính thức về vụ việc. Theo đó, cục quyết định hủy bỏ một phần hiệu lực Văn bằng 14163 với lí do có nhiều điểm chưa đạt tiêu chuẩn cơng nhận. Văn bằng 14163 có 10 phương án bảo hộ thì có 4 phương án 1, 2, 4, 6 bị loại khỏi văn bằng bảo hộ vì khơng có sự khác biệt đáng kể so với Văn bằng 8106.
Ngoài ra, Cục cũng kết luận về quy trình cấp văn bằng bảo hộ 14163: Việc bổ sung 8 phương án là sai trình tự, làm mở rộng phạm vi quyền; việc không công bố trên Công báo là sai quy định, ảnh hưởng đến quyền phản đối của các doanh nghiệp khác
3.3.3 Đánh giá chủ quan
Trong giai đoạn 1, Austdoor đã có những hành động cố tình làm nhái các sản phẩm của Smartdoor. Đây là việc làm vi phạm luật sở hữu trí tuệ về kiểu dáng cơng nghiệp, gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới Smartdoor. Vì vậy, việc Smartdoor kiện Austdoor là hồn tồn có cơ sở và Austdoor cũng đã phải chịu trách nhiệm thích đáng cho các hoạt động của mình.
Trong giai đoạn 2, từ việc cấp Bằng cho Austdoor nên doanh nghiệp này đã sử dụng Bằng độc quyền để gây khó khăn trong việc sản xuất và kinh doanh của Smartdoor, nguyên nhân chính là từ sai phạm của Quyết định số 4864/QĐ-SHTT mà Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành. Việc làm đó đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Smartdoor: Đó là thiệt hại do bị đình trệ sản xuất, dẫn đến khơng thể giao hàng cho khách hàng, phải bán thanh lý, thuê luật sư tư vấn... Trách nhiệm trong trường hợp này, thuộc về ơng Hồng Văn Tân, Phó Cục trưởng và ơng Lê Ngọc Lâm, Trưởng phịng Kiểu dáng (nay là Phó Cục trưởng) Cục Sở hữu trí tuệ. Vì lý do trên, Cơng ty Smartdoor đã đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ phải bồi thường thiệt hại cho Smartdoor với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, DN yêu cầu Cục Sở hữu trí
tuệ và các ơng Lê Ngọc Lâm, Hồng Văn Tân phải cải chính cơng khai về những tun bố trên báo chí và xin lỗi Smartdoor về việc công bố thông tin trên.
3.3.4 Bài học rút ra
Các cơ quan chức năng cần thận trọng và có biện pháp quản lý chặt hơn trong việc cấp giấy chứng nhận bảo hộ cho quyền sở hữu công nghiệp (về tiêu chuẩn cấp bằng cũng như trình tự tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ).
Các công ty cần hiểu rõ về luật sở hữu trí tuệ cũng như những quy định, thơng tư có liên quan trước khi quyết định xin giấy chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
Lời kết
Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như quyền sở hữu cơng nghiệp ở Việt Nam hiện nay nhìn chung cịn chưa được quan tâm đúng mức. Nhà nước cần có những biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức của mình về quyền sở hữu trí tuệ để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Mặc dù với tinh thần làm việc nghiêm túc và sự nỗ lực cao của mỗi thành viên nhưng vì thời gian ngắn, nguồn tài liệu hạn chế, sự phối hợp các thành viên khó khăn và do cả khả năng, kinh nghiệm của nhóm cịn hạn chế nên khơng phải mọi vấn đề liên quan đến đề tài đã được trình bày đầy đủ với sự sâu sắc cần thiết và cũng khơng thể tránh khỏi sai sót trong phân tích, nhận định vấn đề và rút ra bài học. Vì vậy chúng em rất mong nhận được nhiều góp ý để đề tài này được mổ xẻ, nhìn nhận thấu đáo hơn đồng thời giúp chúng em ngày càng tiến bộ hơn trong quá trình luyện tập kỹ năng cần thiết.
Tài liệu tham khảo
http://dddn.com.vn/20100114101739729cat85/lai-chuyen-tuong-tu.htm
https://dangkithuonghieu.org/vi-pham-kieu-dang-cong-nghiep-thuong-thay.html BÁO DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP
TẠP CHÍ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC SỐ 1 NĂM 2010 Bộ luật sở hữu trí tuệ 2005 và bản sửa đổi 2009
http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/hanh-vi-xam-pham-quyen-doi-voi- kieu-dang-cong-nghiep/1880.html
http://vi.sblaw.vn/cac-truong-hop-ngoai-le-khi-su-dung-doi-tuong-cua-quyen-so-huu- tri-tue-ma-khong-bi-coi-la-xam-pham/