thực tiễn thực hiện tại Việt Nam
Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu dưới hình thức nào thì cũng phải thực hiện thơng qua một hợp đồng bằng văn bản. Theo tác giả, đây là quy định hoàn toàn hợp lý với thực tiễn pháp luật của Việt Nam vì hợp đồng bằng văn bản sẽ là căn cứ xác định quyền và nghĩa vụ của các bên và là cơ sở để giải quyết những khiếu nại, khởi kiện phát sinh giữa hai bên (nếu có). Ngồi ra, việc xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu cũng cần phải thực hiện thủ tục đăng ký với Cục SHTT thì việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cũng phải thực hiện qua hợp đồng bằng văn bản là hồn tồn phù hợp.
Cịn đối với việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua các hợp đồng khác nhau thì pháp luật lại có những quy định khác nhau về việc đăng ký hợp đồng. Cụ thể:
Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Pháp luật Việt Nam cũng quy định các giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được thực hiện dưới hình thức bằng văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 141 Luật SHTT năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Tuy nhiên, các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sẽ không nhất thiết phải đăng ký tại cơ quan quản lý Nhà nước. Trước đây, theo quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật SHTT năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì đối với hợp đồng li-xăng chỉ khi nào các bên tham gia thoả thuận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu muốn hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó có giá trị pháp lý với “bên thứ ba” thì mới cần đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước (Cục SHTT). Tuy nhiên, ngày 14.6.2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật SHTT (có hiệu lực vào 01.11.2019) để phù hợp với những cam kết của Việt Nam khi gia nhập Hiệp định CPTPP thì Khoản 3 Điều 148 của Luật SHTT đã được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không phải đăng ký tại cơ quan nhà nước về SHCN thì mới có giá trị pháp lý với bên thứ ba. Điều này là phù hợp với quy định tại Điều 18.27 của Hiệp định CPTPP quy định rằng không
nước ký kết nào được phép yêu cầu rằng hợp đồng li-xăng phải đăng ký chỉ vì một trong hai mục đích: (a) để xác lập hiệu lực pháp lý của hợp đồng đó, hoặc (b) làm
điều kiện để việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên được chuyển quyền được xem như là sử dụng bởi bên chuyển quyền trong thủ tục liên quan tới việc xác lập, duy trì và thực thi nhãn hiệu.
Các nhà làm luật cũng đã dự liệu được tình huống đối với các hợp đồng li- xăng nhãn hiệu được ký kết trước khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực chính thức ở Việt Nam vào ngày 14.01.2019 thì giá trị pháp lý của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu này được xem xét như thế nào với bên thứ ba? Vì thời điểm trước 14.01.2019 nếu các bên ký kết hợp đồng thì hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi được đăng ký tại Cục SHTT. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật SHTT đã quy định tại Điều 4 như sau: Các hợp đồng sử dụng đối với nhãn hiệu đã ký kết giữa các bên nhưng chưa được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN trước ngày 14.01.2019 chỉ có giá trị pháp lý với bên thứ ba kể từ ngày 14.01.2019. Như vậy, với việc ra đời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật SHTT với quy định các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sẽ không cần phải đăng ký tại Cục SHTT mà vẫn có hiệu lực pháp luật với bên thứ ba đã tôn trọng đúng theo tinh thần tự do ý chí và tự do giao kết của một hợp đồng dân sự khi gia nhập Hiệp định CPTPP của Việt Nam. Pháp luật Việt Nam khơng có các quy định trực tiếp về các các dạng của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu mà quy định chung tại Điều 143 Luật SHTT về “các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN”. Theo đó, hợp đồng sử dụng đối với nhãn hiệu sẽ có các dạng sau:
Một là, hợp đồng độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.
Hai là, hợp đồng không độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu, quyền ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không độc quyền với người khác.
Ba là, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp: là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo một hợp đồng khác.
Với quy định hiện nay thì việc phân loại này còn đề cập chưa đầy đủ đến các dạng của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, nhất là việc quy định về chuyển quyền sử dụng thứ cấp nhưng lại không đề cập tới các loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu khác như “hợp đồng chuyển quyền sử dụng sơ cấp” hoặc chưa đề cập tới “hợp đồng chuyển quyền sử dụng đầy đủ”, “hợp đồng chuyển quyền sử dụng một phần”.
Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
Như đã phân tích, hoạt động NQTM là hoạt động bao trùm cả việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Như vậy, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ là một nội dung trong hợp đồng NQTM. Trong hợp đồng NQTM, ngoài việc được sử dụng nhãn hiệu thì bên nhận quyền có thể sử dụng các đối tượng khác của quyền SHTT như BMKD, sáng chế, KDCN..., các dấu hiệu thương mại và các đối tượng khác như: phương pháp kinh doanh, chỉ dẫn, quy tắc, tiêu chuẩn về chất lượng và kỹ thuật... Chính vì vậy, NQTM có những đặc điểm riêng có khác hẳn với việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông thường và hoạt động NQTM được Luật Thương mại điều chỉnh với những quy định riêng cho hoạt động này. Với sự ra đời của Luật Thương mại 2005 thì NQTM mới được chính thức cơng nhận và được luật hóa trong 8 điều từ Điều 284 đến Điều 291 của Luật Thương Mại 2005. Để hướng dẫn các quy định của Luật Thương Mại về NQTM thì đã có các Nghị định, Thơng tư, Quyết định có liên quan: (1) Nghị định 35/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 120/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động NQTM đã đề cập tới các quy định chung về NQTM, các điều kiện của hoạt động NQTM, hợp đồng NQTM và việc đăng ký hoạt động NQTM; (2) Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động NQTM quy định cụ thể thủ tục tiến hành đăng ký hoạt động NQTM và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký NQTM; (3) Quyết định 106/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động NQTM.
Thay vì chỉ hướng tới việc sử dụng nhãn hiệu và nắm giữ giá trị của nhãn hiệu thì hoạt động NQTM cịn hướng đến mục đích nắm giữ và điều hành cả hoạt động kinh doanh nên việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong các hợp đồng NQTM sẽ phải tuân theo các yêu cầu của việc NQTM. Theo quy định của pháp luật tại Điều 285 Luật Thương Mại 2005 thì hợp đồng NQTM phải được thành lập bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 14 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 120/2011/NĐ-CP quy định:
“1. Hợp đồng NQTM có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
2. Nếu trong hợp đồng NQTM có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về SHTT”.
Như vậy, theo quy định của pháp luật không bắt buộc hợp đồng NQTM phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hiệu lực của hợp đồng NQTM sẽ bắt đầu kể từ thời điểm các bên giao kết hợp đồng hoặc thời điểm khác theo thoả thuận của các bên. Nếu hợp đồng NQTM có nội dung liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì phần nội dung đó cũng khơng bắt buộc phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về SHTT. Phần nội dung liên quan đến chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể nằm trong hợp đồng NQTM hoặc trở thành một hợp đồng li-xăng riêng biệt là tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng NQTM.
Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu
Lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận việc góp vốn bằng quyền SHTT trong đó có góp vốn bằng nhãn hiệu là quy định tại Điều lệ đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 18.04.1977 của Hội đồng Chính phủ. Sau đó, Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 ra đời đã đề cập tới việc gốp vốn thành
lập xí nghiệp liên doanh của bên Việt Nam và bên nước ngoài bằng một số đối tượng của quyền SHTT. Tuy nhiên, góp vốn bằng quyền SHTT trong đó có góp vốn bằng nhãn hiệu thời kỳ này mới chỉ đề cập đến chủ thể là các nhà đầu tư nước ngồi, cịn các chủ thể là cá nhân, tổ chức Việt Nam không được ghi nhận quyền này.
Luật doanh nghiệp 1999 ra đời đã đánh dấu một bước tiến mới, lần đầu tiên quyền SHTT được ghi nhận là tài sản góp vốn của các nhà đầu tư trong nước. Luật doanh nghiệp 1999 thực sự đã tạo ra một bước phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, tạo ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư trong nước trong việc sử dụng quyền SHTT để góp vốn kinh doanh [13]. Luật doanh nghiệp năm 2005 đã cụ thể hố việc góp vốn bằng quyền SHTT, trong đó có góp vốn bằng nhãn hiệu tại Khoản 4 Điều 4. Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01.10.2010 được ban hành hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2005 đã dành hẳn một điều luật (Điều 5) quy định về việc góp vốn bằng quyền SHTT trong đó có góp vốn bằng nhãn hiệu.
Đến khi ra đời Luật Doanh nghiệp 2014 thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã tích hợp quy định tại Điều 4 Khoản 4 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 5 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP về việc góp vốn bằng quyền SHTT. Luật Doanh nghiệp 2020 ra đời đã kế thừa những quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 trong các quy định về việc góp vốn bằng quyền SHTT. Hiện nay, việc góp vốn bằng quyền SHTT nói chung và góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng được quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020.
Pháp luật Việt Nam đã có các quy định về việc góp vốn bằng quyền SHTT trong đó có nhãn hiệu trong Luật Doanh nghiệp 2020 thơng qua các quy định về “tài sản góp vốn” là một bước tiến quan trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự ghi nhận trên dường như là chưa đủ đối với việc góp vốn bằng quyền SHTT nói chung và góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng bởi pháp luật Việt Nam chưa phân biệt rõ hai trường hợp góp vốn bằng quyền SHTT: góp vốn bằng quyền sở hữu và góp vốn bằng quyền sử dụng. Do đó,
cần phải có các quy định để tách bạch 2 trường hợp góp vốn trên. Đối với việc góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu có thể giao kết bằng một hợp đồng góp vốn riêng hoặc thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (hợp đồng li- xăng). Nếu việc góp vốn được giao kết bằng một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thì sẽ phải tuân theo các quy định của pháp luật về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu.
3.3.2. Thực tiễn hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Trong thực tế, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng li- xăng, hợp đồng NQTM hay hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đối với nhãn hiệu thường được các bên chủ thể xác lập bằng hình thức văn bản theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp các bên chủ thể tiến hành chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trước đó, bên nhận chuyển giao cũng đã khai thác nhãn hiệu trong một khoảng thời gian rồi sau đó các bên mới tiến hành ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng và đăng ký chuyển quyền sử dụng. Điển hình là vào năm 2011, chỉ có 70 trên tổng số 148 cơng ty sử dụng nhãn hiệu của Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Tập đồnDầu khí Việt Nam đã phải rà sốt để yêu cầu các doanh nghiệp còn lại phải xác lập và ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và đăng ký các hợp đồng này tại Cục SHTT. Song song với việc rà soát việc ký kết các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, Tập đồn Dầu khí Việt Nam cũng ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệucủa PetroVietnam. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Tập đồn Dầu khí hoặc các cơng ty con, các đơn vị trực thuộc công ty con sẽ được miễn phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của Tập đồn. Các cơng ty ngoài Tập đoàn muốn sử dụng nhãn hiệu PetroVietnam sẽ phải trả mức phí tương đương 6% doanh thu mỗi năm và mức phí này khơng được thấp hơn 1 tỷ đồng [121]. Với việc khơng kiểm sốt việc ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cũng như việc chưa ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu trong đó quy định về mức phí khi sử dụng nhãn hiệu của Tập đồn Dầu khí đã khiến cho việc sử dụng tràn lan nhãn hiệu của Tập đoàn, nhiều cơng ty đã thối vốn hoặc khơng có liên quan vẫn sử dụng nhãn hiệu của PetroVietnam, gây ảnh hưởng tới uy tín của Tập đồn. Điển hình như
Cơng ty phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam (Petromanning) đã thối vốn khỏi Tập đồn nhưng vẫn sử dụng nhãn hiệu của PetroVietnam. Hoặc CTCP đầu tư địa ốc dầu khí Petroconex đã khiến nhiều người lầm tưởng là công ty con của Tập đồn Dầu khí Việt Nam và gây ảnh hưởng tới uy tín của Tập đồn.
Đối với thực tiễn đăng ký hợp đồng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì theo quy định của pháp luật thì tuỳ thuộc vào từng loại hợp đồng mà các bên chủ thể phải đăng ký hoặc không phải đăng ký. Cụ thể:
3.3.2.1. Thực trạng đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tại Việt Nam đều được ký kết bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật. Trước khi Luật SHTT sửa đổi có hiệu lực thi hành vào 01.11.2019 thì đối với các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, do pháp luật quy định các bên không nhất thiết phải đăng ký tại Cục SHTT mà vẫn có hiệu lực pháp luật. Chỉ khi nào các bên muốn có giá trị pháp lý với bên thứ ba thì mới phải đăng ký tại Cục SHTT nên không thể xác định một cách chính xác số liệu về các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu đã được ký kết trên thực tế tại Việt Nam hiện đang có là bao nhiêu. Do đó, tác giả chỉ thống kê các hợp đồng đã được đăng ký tại Cục SHTT từ 2006 bắt đầu từ khi Luật SHTT năm 2005 có hiệu lực thi hành từ 01.7.2006 đến năm 2018.
Hình 2.2. Số lượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký từ 2006 – 2018
Nguồn: Báo cáo thường niên của Cục SHTT năm 2018
Theo thống kê của Cục SHTT, tổng số hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được đăng ký tại Cục SHTT từ năm 2006 - 2018 gấp khoảng 27 lần so với tổng số hợp đồng li-