5888 CƠ CHẾ BẢO HỘ NHÃN HIỆUNỔI TIẾNG Ở PHẠM
6.2.1 Các nguyên tắc chung về đánh giá khả năng được coi là nổi tiếng của
nổi tiếng của nhãn hiệu nghiên cứu
Thứ nhất, Nhóm nghiên cứu cho rằng mặc dù không có giá trị ràng buộc pháp lý đối với các nước thành viên của Công ước Paris song Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 vẫn phải được xem là hướng dẫn mang tính kim chỉ nam phục vụ cho việc đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu vì hướng dẫn này mang tính khái quát cao, ngụ ý những khía cạnh lý luận sâu ở trình độ quốc tế về nhãn hiệu nổi tiếng và quan trọng hơn là thể hiện đúng bản chất của nhãn hiệu nổi tiếng. Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu Nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng EU, Trung Quốc và Nhật Bản khi giải quyết tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng, cơ quan tư pháp hoặc cơ quan hành chính của các nước/khu vực này cũng áp dụng pháp luật quốc gia của họ dựa trên tinh thần của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. Vì vậy, Nhóm nghiên cứu thực hiện việc nghiên cứu và đánh giá theo đúng tinh thần của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 ngoại trừ một số sửa đổi nhỏ cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh pháp lý ở Việt Nam và điều này không có ý gì khác ngoài mục đích làm giảm bớt nghĩa vụ chứng minh của chủ nhãn hiệu nổi tiếng.
Thứ hai, việc lựa chọn Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 là hợp lý vì giả sử TPP có hiệu lực sau khi nó được phê duyệt bởi quốc hội hoặc nghị viện các nước thì Khuyến nghị của WIPO năm 1999 hiển nhiên trở thành cam kết quốc tế có giá trị ràng buộc với 12 quốc gia thành viên của TPP trong đó có Việt Nam.
Thứ ba, Nhóm nghiên cứu thấy rằng không nên đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu theo Điều 75 Luật SHTT năm 2005 hiện tại gồm 8 tiêu chí vì các lý do như đã phân tích. Thay vì thế, Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện việc đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu chỉ dựa trên 5 yếu tố được đề xuất trong phần đề xuất khung về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được trình bày ở các phần trên sau khi Nhóm nghiên cứu đề xuất lược bớt một yếu tố trong số 6 yếu tố phải xem xét trước khi quyết định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không theo Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. 5 yếu tố mà Nhóm nghiên cứu thực hiện việc rà soát đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu gồm:
Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan;
Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử dụng, quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu;
Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký;
Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền; và
Giá trị gắn liền với nhãn hiệu.
Thứ tư, một học giả344 cho rằng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là vấn đề của sự kiện “matter of fact” chứ không phải vấn đề của luật “matter of law”345. Về cơ bản chúng tôi ủng hộ quan điểm này vì rõ ràng chúng tôi không thể đánh giá được khả năng đạt được hay chưa đạt được tình trạng nổi tiếng của Nhãn hiệu nghiên cứu nếu chúng tôi không nhận được đầy đủ hồ sơ, bằng chứng, dữ liệu có liên quan đến hoạt động quảng bá và mức độ sử dụng của nó tại lãnh thổ nghiên cứu. Chúng tôi hiểu rằng việc chuẩn bị chứng cứ tài liệu chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng không phải là công việc đơn giản đối với chủ sở hữu Nhãn hiệu nghiên cứu và công việc đó cũng không dễ dàng đối với Nhóm nghiên cứu để đi đến kết luận rằng Nhãn hiệu nghiên cứu nổi tiếng hay không nổi tiếng. Vì lẽ đó, trên cơ sở tìm hiểu kết quả khảo sát do INTA thực hiện đối với hàng chục quốc gia khác nhau ở các châu lục trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, Trung Quốc liên quan đến yêu cầu về bằng chứng chứng minh tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu346, Nhóm nghiên cứu thấy rằng việc cung cấp hướng dẫn thu thập chứng cứ liên quan chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng là cần thiết, theo đó Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu chủ Nhãn hiệu nghiên cứu cung cấp chứng cứ theo hướng dẫn sau:
doanh số;
hóa đơn/invoice điển hình mang giá trị lớn;
chi phí quảng cáo trên sóng truyền hình hoặc báo chí hoặc các phương tiện truyền thông khác;
lịch sử ra đời nhãn hiệu, ý nghĩa, tôn chỉ, nguồn gốc đặt tên Nhãn hiệu nghiên cứu, quá trình phát triển và khai thác Nhãn hiệu nghiên cứu trong thương mại từ khi ra đời; số lượng quốc gia mà Nhãn hiệu nghiên cứu đã được đăng ký kèm theo bản sao văn bằng bảo hộ tương ứng; số lượng quốc gia đã và đang nộp đơn nhưng chưa được bảo hộ; số lượng quốc gia công nhận
Xem Tatham, D, ‘WIPO Resolution on Well Known Marks: A Small Step or a Giant Leap? ’ (2000) 2
IPQ 127-137 at 128.
Theo từ điển luật http://thelawdictionary.org/matter-of-law/thì matter of fact nghĩa là sự khẳng định hoặc vin vào sự thật của một sự kiện làm căn cứ để điều tra xác minh một vấn đề nào đó trong khi
matter of law là một cụm từ được sử dụng để miêu tả một vấn đề chưa được quyết định và có thể trả lời bằng cách dùng luật áp vào sự kiện
Nhãn hiệu nghiên cứu là nổi tiếng (nếu có); thông tin/bằng chứng liên quan (các) vụ việc tranh chấp Nhãn hiệu nghiên cứu với bên thứ 3 ở Việt Nam và nước ngoài cũng như kết quả cuối cùng của (các) vụ việc đó;
Giá trị của Nhãn hiệu nghiên cứu thông qua các bằng chứng như biên bản định giá, nghiên cứu thị trường về giá trị thương hiệu nhằm phục vụ cho các thương vụ mua bán cổ phần; giá trị Nhãn hiệu nghiên cứu thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) hoặc giá trị Nhãn hiệu nghiên cứu thông qua việc góp vốn đầu tư (nếu có).
Nhóm nghiên cứu xin được làm rõ một số hướng dẫn về bằng chứng phục vụ cho các mục (a), (b) và (c) nêu trên, cụ thể:
Đối với tiêu chí doanh thu cần lưu ý:
Thống kê doanh thu cần phải đủ chi tiết để đảm bảo phản ánh được hoạt động bán hàng/cung ứng dịch vụ đem lại doanh thu lớn. Doanh thu nên được thống kê theo năm, ưu tiên số liệu thống kê
các năm gần nhất (chẳng hạn từ 3 đến 5 năm gần nhất).
Bảng thống kê doanh thu, tùy thuộc vào bản chất, tính năng, kênh tiêu thụ của từng loại hình sản phẩm/dịch vụ cụ thể, nên được bóc tách chi phí và giá bán của từng đơn vị sản phẩm để giúp nhóm nghiên cứu có thể nghiên cứu so sánh với thương hiệu của các công ty khác trong cùng lĩnh vực.
Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng doanh thu phải thể hiện được chính xác doanh thu đó đến từ nhãn hiệu nghiên cứu thuộc đối tượng nghiên cứu chứ không phải là nhãn hiệu khác.
Thống kê doanh thu nên được tách độc lập ở từng nước, nghĩa là ngoài thống kê doanh thu ở Việt Nam – nơi sẽ được tập trung đánh giá nhiều nhất, chủ sở hữu Nhãn hiệu nghiên cứu cần lập và gửi bảng thống kê doanh thu ở thị trường các nước khác với các yêu cầu tương tự như trên.
Chủ nhãn hiệu cần cung cấp danh sách đại lý, hệ thống phân phối, điểm bán hàng trên toàn quốc (ở Việt Nam) cũng như ở các nước khác nơi mà hàng hóa/dịch vụ đã được xuất khẩu/bán/cung cấp. Bằng việc cung cấp bằng chứng khách hàng như vậy, nhóm nghiên cứu sẽ có thêm thông tin đánh giá
về số lượng khách hàng thực tế và tiềm năng liên quan đến nhãn hiệu nghiên cứu cũng như phạm vi địa lý mà nhãn hiệu nghiên cứu đã được biết tới.
Trong trường hợp có tranh chấp với bên thứ 3 chẳng hạn như chủ nhãn hiệu muốn phản đối/hủy bỏ nhãn hiệu tương tự của chủ thể khác sử dụng cho sản phẩm/dịch vụ tương tự với sản phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu, hoặc kể cả trường hợp nhãn hiệu tương tự sử dụng cho sản phẩm/dịch vụ không cạnh tranh nhưng có nguy cơ gây tổn hại đến danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu nghiên cứu thì các bằng chứng nêu trên cũng cần làm rõ/bóc tách để đảm bảo bằng chứng được cung cấp thể hiện mức độ nổi tiếng trước thời điểm nhãn hiệu có sau nộp đơn xin đăng ký hoặc bắt đầu sử dụng.
Đối với tiêu chí invoice/hóa đơn cần lưu ý:
Chủ nhãn hiệu chỉ cần chọn lọc và cung cấp các invoice/hóa đơn mang tính điển hình, phản ánh khoản thanh toán lớn và/hoặc theo từng năm và/hoặc theo từng khu vực địa lý liên quan đến người mua hàng.
Để có thể tăng cường tính xác thực của các invoice có giá trị lớn, các hợp đồng liên quan đến các hóa đơn này nên được cung cấp.
Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng invoice/hóa đơn phải thể hiện được chính xác rằng invoice/hóa đơn đó có nguồn gốc từ chính nhãn hiệu nghiên cứu thuộc đối tượng nghiên cứu chứ không phải là nhãn hiệu khác.
Đối với chi phí quảng cáo trên sóng truyền hình hoặc báo chí hoặc các phương tiên truyền thông khác:
Thông tin và bằng chứng thể hiện chi phí, chu kỳ/tần suất, hình thức/phương tiện đăng ký quảng cáo nhãn hiệu nghiên cứu trong khoảng thời gian càng dài càng tốt.
Thông tin và bằng chứng quảng cáo dưới dạng tài trợ, đặt biển, banner ngoài trời, trên internet, tổ chức các hoạt động PR, hoạt động từ thiện, hội thảo, hội chợ thương mại ở trong nước và nước ngoài bao gồm cả thông tin biểu thị chi phí, chu kỳ/tần suất, hình thức/phương tiện đăng ký quảng cáo nhãn hiệu nghiên cứu trong khoảng thời gian càng dài càng tốt.
Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng quảng cáo phải liên quan trực tiếp đến chính nhãn hiệu nghiên cứu thuộc đối tượng nghiên cứu mà không dành cho các nhãn hiệu khác.
Uy tín rộng rãi của sản phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu còn có thể được củng cố thêm trên cơ sở chủ nhãn hiệu cung cấp được thông tin bằng chứng về giải thưởng lớn ở cả Việt Nam và nước ngoài mà nhãn hiệu nghiên cứu đạt được; bài báo, bài phân tích đánh giá vị trí/thứ hạng của nhãn hiệu nghiên cứu trên thị trường được đăng bởi các tờ báo lớn càng có uy tín và tên tuổi càng tốt; báo cáo điều tra/khảo sát thị trường do chủ nhãn hiệu độc lập tiến hành hoặc do các tổ chức khác tiến hành nhằm xác định thị phần, phân khúc trị trường cũng như triển vọng tăng/giảm cung hoặc cầu liên quan đến sản phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu thuộc phân khúc đó.
Thứ năm, tranh chấp hay vụ việc liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm cả xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, tương tự như các tranh chấp sở hữu trí tuệ khác, về cơ bản vẫn mang bản chất là một tranh chấp dân sự do vậy các đương sự phải có vai trò trung tâm trong vụ việc của họ chứ không phải là của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, bao gồm cả tòa án. Như vậy, về nguyên tắc, một trong hai bên đương sự phải có cơ hội được phản đối lập luận và bằng chứng của bên kia rằng nhãn hiệu của bên kia là nổi tiếng. Tuy nhiên, do thiếu hẳn thông tin phản biện của bên thứ ba, bên chưa xuất hiện trong phần đánh giá ở Phụ lục này, việc đánh giá bởi Nhóm nghiên cứu ít nhiều không thực sự phản ánh đúng với bản chất giải quyết tranh chấp dân sự. Để góp phần giảm bớt hạn chế đó, trong những tình huống cụ thể liên quan đến từng Nhãn hiệu nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu đôi lúc có thể chuyển hóa mình thành vai của bên thứ ba góp phần đánh giá khách quan, toàn diện và đúng đắn hơn.
Thứ sáu, vì nhiều lý do khác nhau trong đó đặc biệt là sự vắng mặt của bên thứ 3, Nhóm nghiên cứu không đánh giá các vấn đề pháp lý khác liên quan đến Nhãn hiệu nghiên cứu, đặc biệt là phạm vi bảo hộ, chẳng hạn như vấn đề nhãn hiệu nghiên cứu có bị làm lu mờ (diluted) bởi việc sử dụng nhãn hiệu của người khác hay không vì không có đủ thông tin và chứng cứ để thực hiện công việc đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đánh giá liệu Nhãn hiệu nghiên cứu có nổi tiếng ở Việt Nam hay không đối với một, một số hay tất cả sản phẩm hoặc dịch vụ mà chủ Nhãn hiệu nghiên cứu đã đề cập trong văn bản chính thức tham gia Dự án dựa trên hồ sơ, bằng chứng thực tế mà chúng tôi nhận được từ chủ Nhãn hiệu nghiên cứu.
Thứ bảy, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đa số các chủ thể quyền, các chuyên gia pháp luật sở hữu trí tuệ và các luật sư, Nhóm nghiên cứu chỉ tập trung
đánh giá để xác định Nhãn hiệu nghiên cứu đã đạt được tình trạng nổi tiếng hay chưa đạt được tình trạng nổi tiếng bất kể thực tế là Nhãn hiệu nghiên cứu có thể được xem là nổi tiếng ở nhiều hơn một bộ phận công chúng có liên quan.
Thứ tám, Nhóm nghiên cứu thấy rằng nhãn hiệu được biết tới rộng rãi sẽ không mặc nhiên được xem là đã đạt được tình trạng nổi tiếng. Nói cách khác nhãn hiệu được biết tới rộng rãi hoặc bởi một bộ phận công chúng có liên quan hoặc bởi nhiều hơn một bộ phận công chúng có liên quan mới chỉ đáp ứng điều kiện cần trong quá trình xem xét đánh giá liệu một nhãn hiệu có thể đã đạt được tình trạng nổi tiếng hay không. Điều kiện đủ là, dựa trên bằng chứng, số liệu do chủ Nhãn hiệu nghiên cứu cung cấp, Nhóm nghiên cứu cần phải đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu có uy tín/danh tiếng hay không, uy tín/danh tiếng này phát triển ổn định không, đi lên hay đi xuống, vị thế thị trường của Nhãn hiệu nghiên cứu như thế nào, mạnh hay yếu, mức độ yêu thích bởi người tiêu dùng cao hay thấp cũng như Nhãn hiệu nghiên cứu liệu có thể được coi là một hình mẫu tiêu biểu mang tính đại diện cho một lĩnh vực công nghiệp hay không, hoặc liệu nó có được xem là có khả năng dẫn dắt thị trường hay không… Cần lưu ý rằng nhãn hiệu nổi tiếng không phải là một loại nhãn hiệu giống như cách chúng ta vẫn phân loại nhãn hiệu theo các tiêu chí khác nhau như nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu bảo vệ. Trái lại nhãn hiệu nổi tiếng chỉ là một trạng thái hoặc là một tình trạng được xem là nổi tiếng gắn liền với một hoặc một số sản phẩm/dịch vụ nhất định tại một thời điểm nhất định và tại một khu vực địa lý nhất định. Sở dĩ như vậy là vì xét theo mức độ biết đến bởi công chúng, nhãn hiệu nói chung bao gồm 3 dạng: (i) nhãn hiệu thông thường, (ii) nhãn hiệu trung gian đứng giữa nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu thông thường, và (iii) nhãn hiệu nổi tiếng. Dạng (ii) được Việt Nam gọi là nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi (widely used and recognized mark) theo quy định tại điểm g khoản 2 điều 74 Luật SHTT năm 2005. Dạng (ii) không phải là nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có quyền ưu tiên tốt hơn so với loại (i) ở chỗ nó cho phép chủ nhãn hiệu đã sử dụng trước dù không nộp đơn đăng ký có thể phản đối đơn đăng ký hoặc hủy bỏ đăng ký đã được cấp với điều kiện nhãn hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi (Việt Nam). Nhãn hiệu nổi tiếng – dạng (iii) - là dạng đặc biệt nhất vì luôn tồn tại cùng lúc 3 thuộc tính khách quan (a) nhận biết được bởi công chúng với tư cách là một nguồn gốc thương mại, (b) phạm vi biết đến ở mức độ cao, và (c) danh tiếng gắn liền với sản phẩm/dịch vụ. Sự có mặt của