Châu Âu
- Nội dung cơ bản của Hợp đồng li- xăng
Nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trong pháp luật của Liên minh châu Âu được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 Hội đồng Liên minh châu Âu. Theo đó, hợp đồng li-xăng bao gồm các nội dung cơ bản là: thời hạn li-xăng, loại hình cách thức sử dụng nhãn hiệu được li-xăng, phạm vi sản phẩm/dịch vụ gắn nhãn hiệu được li- xăng, phạm vi lãnh thổ li-xăng và vấn đề về chất lượng sản phẩm/dịch vụ được sản xuất/cung ứng bởi bên nhận li-xăng. Ý nghĩa của quy định này là
trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền được viện dẫn các quyền có được từ
nhãn hiệu để chống lại hành vi vi phạm hợp đồng của bên nhận li-xăng liên quan đến các vấn đề được liệt kê trong điều khoản này mà hai bên thoả thuận
trong hợp đồng. Các quyền này xuất phát từ bản chất quyền độc quyền mà
pháp luật trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu: độc quyền về sử dụng nhãn hiệu (cách thức sử dụng nhãn hiệu, loại hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu) theo như đăng ký, độc quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu đang trong thời hạn bảo hộ của mình, độc quyền định đoạt nhãn hiệu. Về nguyên tắc, những nội dung của hợp đồng li- xăng nhãn hiệu được liệt kê tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 [30] này không phải là
nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng li- xăng, mà là những nội dung quan trọng các bên có thể và nên thoả thuận trong hợp đồng li- xăng để có thể sử dụng làm chứng cứ, căn cứ viện dẫn để giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) có liên quan sau này [23]. Nhìn chung, có thể thấy các nội dung mà quy định pháp luật Liên minh châu Âu liệt kê là rất đầy đủ và thể hiện rõ bản chất của một hợp đồng li- xăng nhãn hiệu. Cách tiếp cận khi đưa ra các quy định này cũng hợp lý, tôn trọng quyền tự do định đoạt của các bên trong hợp đồng.
- Nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng li- xăng nhãn
hiệu
Bên cạnh việc quy định các nội dung cơ bản của hợp đồng, do đặc thù
của hợp đồng li- xăng nhãn hiệu có mối liên hệ mật thiết với pháp luật cạnh
tranh , pháp luật SHTT cịn quy định những nội dung mà các bên khơng được phép thoả thuận và đưa vào hợp đồng li- xăng. Trong hệ thống pháp luật Liên minh Châu Âu, sự điều chỉnh này thể hiện ở hai khía cạnh chủ yếu sau:
Thứ nhất, quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và Khoản 2
Điều 22 Quy chế 207/2009 bên cạnh việc đóng vai trị liệt kê các nội dung cơ
bản của hợp đồng li- xăng nhãn hiệu, cịn có vai trị là một khung giới hạn
ngăn ngừa các bên thoả thuận những nội dung khơng hợp lý và có tác động xấu đến thị trường cạnh tranh. Ngoại trừ những vấn đề được liệt kê trong quy định này, chủ sở hữu không được phép định ra bất cứ nghĩa vụ nào khác cho bên nhận li-xăng với lý do xuất phát từ quyền độc quyền của mình. Đây cũng được coi là một cách thức để pháp luật Liên minh châu Âu ngăn chặn chủ sở hữu lạm dụng quyền độc quyền của mình và đưa ra các nghĩa vụ, ràng buộc
bất lợi cho bên nhận li- xăng cũng như cho thị trường cạnh tranh chung của
một số đối tượng khách hàng nhất định hay phải bán với mức giá tối đa/tối thiểu do chủ sở hữu định sẵn…
Thứ hai, trong thực tiễn xét xử các tranh chấp phát sinh từ/hoặc liên
quan đến hợp đồng li- xăng nhãn hiệu tại châu Âu, cơ quan xét xử thường áp
dụng các học thuyết để xem xét điều khoản trong hợp đồng li- xăng có tranh
chấp là có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không. Các học thuyết chủ yếu và phổ biến được áp dụng là: Học thuyết lý lẽ hợp lý (“rule of reason”): nội dung của học thuyết này là, về cơ bản, những thoả thuận ràng buộc nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng li- xăng mặc dù hạn chế một số quyền nhất định của các bên nhưng nếu sự ràng buộc đó là cần thiết và có ích cho sự phát triển
thị trường thì thoả thuận đó khơng bị ngăn cấm [24]; Học thuyết thị trường
thống nhất (unified market): học thuyết này xem những thoả thuận trong hợp
đồng li- xăng là vơ hiệu nếu chúng có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến
sự hình thành và tồn tại của một thị trường chung thống nhất, tạo nên sự phân chia thị trường; Học thuyết tồn tại và thực thi (“existence v. exercise”): học thuyết này có nội dung cơ bản là quy định pháp luật thực chất không tác động, điều chỉnh đến sự tồn tại quyền SHTT mà là đến sự thực thi các quyền đó.
Tương tự, bản thân các thoả thuận trong hợp đồng li- xăng có thể khơng bị
pháp luật điều chỉnh nhưng nếu sự thực thi các thoả thuận đó gây ảnh hưởng xấu đến thị trường thì chúng sẽ bị pháp luật ngăn cấm. Học thuyết này hiện nay đã được sửa đổi và thay thế bằng học thuyết đối tượng đặc trưng (specific
subject matter); Học thuyết đối tượng đặc trưng (specific subject matter): nội
dung của học thuyết này cho rằng việc thực thi một quyền SHTT chỉ được cho phép nếu nó có mối liên hệ chặt chẽ với đối tượng đặc trưng của quyền
SHTT đó. Tương tự, một thoả thuận trong hợp đồng li- xăng chỉ được cho
phép nếu nó quan hệ mật thiết về bản chất với đối tượng của hợp đồng li-
- Đăng ký hợp đồng li- xăng nhãn hiệu hàng hóa
Về nguyên tắc, đăng ký không phải là một thủ tục bắt buộc và không
ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng li- xăng nhãn hiệu. Khoản 5
Điều 22 Quy chế số 207/2009 quy định: theo yêu cầu của một trong các bên, việc cấp hoặc chuyển nhượng li- xăng nhãn hiệu Cộng đồng sẽ được đăng ký và công bố”. Như vậy, thủ tục đăng ký hợp đồng li- xăng nhãn hiệu chỉ đặt ra khi một trong các bên của hợp đồng yêu cầu; và mỗi bên trong hợp đồng li- xăng nhãn hiệu có tồn quyền yêu cầu đăng ký hợp đồng nếu xét thấy cần thiết và không cần phụ thuộc vào ý chí của bên kia. Nguyên tắc này cũng một lần nữa được thể hiện trong phần Giới thiệu của Sổ tay của OHIM (OHIM the
Manual): Việc đăng ký li- xăng là không bắt buộc và không ảnh hưởng đến hiệu lực của li- xăng. Tuy nhiên, việc đăng ký li- xăng có một số lợi ích nhất định . Bên cạnh đó, phần mở đầu của Quy chế số 207/2009 cũng khẳng định
thủ tục đăng ký không là điều kiện để hợp đồng li- xăng nhãn hiệu có hiệu
lực. Đây là một nguyên tắc hợp lý bởi lẽ, hoạt động li- xăng thuần tuý là hoạt động dân sự, thương mại. Do đó, cơ quan có thẩm quyền khơng nên và thường không can thiệp quá sâu về hoạt động này của các bên. Song, việc
đăng ký hợp đồng li- xăng của các bên sẽ giúp cho cơ quan có thẩm quyền
quản lý tốt hơn; giúp các bên thứ ba biết đến và dễ dàng dẫn chứng trong trường hợp có tranh chấp. Chính vì vậy, để khuyến khích các bên, pháp luật Liên minh châu Âu đã có những quy định mà theo đó, việc đăng ký này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên trong hợp đồng.
Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Quy chế số 207/2009, hợp đồng li- xăng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba có liên quan (vis-à-
vis third parties) nếu nó được đăng ký. Như đã đề cập, các bên khơng có
nghĩa vụ bắt buộc phải đăng ký hợp đồng li- xăng nhãn hiệu của mình. Song, trong trường hợp các bên khơng đăng ký, hợp đồng li- xăng đó chỉ có hiệu lực
giữa các bên ký kết mà sẽ khơng có hiệu lực với bất cứ bên thứ ba có liên quan nào khác, cho dù bên thứ ba đó có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan trực tiếp hay gián tiếp với hợp đồng. Ý nghĩa của cơ chế này được thể hiện tại Phần mở đầu của Bộ nguyên tắc chỉ đạo cũng như Sổ tay của OHIM, đó là bảo vệ các bên trong hợp đồng bằng cách cho phép các bên sử dụng hợp đồng
li- xăng để chống lại bất cứ hành vi nào của bên thứ ba có liên quan xâm
phạm hợp đồng li- xăng đã được đăng ký. Ngược lại, cơ chế này cũng có ý
nghĩa bảo vệ các bên thứ ba có liên quan. Cụ thể, thủ tục đăng ký và công bố hợp đồng li- xăng nhãn hiệu sẽ giúp các bên thứ ba có liên quan biết về sự tồn tại của hợp đồng đó, từ đó tránh được rủi ro có hành vi xâm phạm hợp đồng một cách vô ý. Bởi lẽ, trên thực tế, hồn tồn có thể xảy ra khả năng một bên
thứ ba vơ tình có hành vi xâm phạm đến hợp đồng li- xăng của hai bên chủ
thể khác do bên thứ ba này hồn tồn khơng biết đến sự tồn tại của hợp đồng
li- xăng đó. Trong trường hợp này, nếu hợp đồng không được đăng ký và
cơng bố, thì khơng thể đặt ra nghĩa vụ buộc bên thứ ba phải biết về sự tồn tại của hợp đồng li- xăng và theo đó quy kết trách nhiệm cho bên thứ ba. Do đó, theo nguyên tắc này, bên thứ ba chỉ bị xem xét trách nhiệm khi hợp đồng li-
xăng nhãn hiệu đã được đăng ký và công bố. Điều này làm nảy sinh vấn đề
xác định thế nào là “bên thứ ba có liên quan”? Tuy nhiên, pháp luật Liên minh châu Âu cũng quy định một trường hợp ngoại lệ, đó là: mặc dù hợp
đồng li- xăng không được đăng ký, song nếu “bên thứ ba có liên quan” đã
hoàn toàn biết về sự tồn tại của hợp đồng li- xăng này thì cơ chế này khơng
còn được áp dụng - tức là, hợp đồng li- xăng đó vẫn có hiệu lực đối với bên thứ ba này mặc dù nó khơng được đăng ký. Ngun tắc này có thể được lý
giải bởi mục đích của quy định là bảo vệ bên thứ ba khỏi hành vi vi phạm
về hợp đồng li- xăng của các chủ thể khác mà vẫn cố tình xâm phạm thì khơng có lý do gì để pháp luật bảo vệ họ bằng cơ chế này.
Thứ hai, theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Quy chế số 207/2009 và
phần Mở đầu của Sổ tay OHIM, nếu hợp đồng li- xăng nhãn hiệu được đăng
ký thì việc chủ sở hữu từ bỏ tồn bộ hay một phần nhãn hiệu (là đối tượng của hợp đồng li-xăng đó) chỉ được đăng ký và công nhận nếu chủ sở hữu chứng
minh được là đã thông báo cho bên nhận li- xăng biết về ý định từ bỏ nhãn
hiệu của chủ sở hữu. Đồng thời, bên nhận li- xăng, trong trường hợp hợp
đồng li- xăng được đăng ký, sẽ có quyền yêu cầu được thông báo trước bởi
chủ sở hữu về ý định từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu. Quy định này là nhằm bảo vệ bên nhận li- xăng bởi trên thực tế, chủ sở hữu có thể lạm dụng quyền SHTT của mình và từ bỏ nhãn hiệu mà khơng thông báo trước, gây thiệt hại cho bên nhận li- xăng. [4]