Khóa luận tốt nghiệp: Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống madrid

Việc đi trước một bước với các đối thủ cạnh tranh trong việc bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế của mình và sớm định vị được sản phẩm của mình vào tâm trí người tiêu d

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

NGUYỄN HOÀNG MỸ HẠNH

ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU THEO HỆ THỐNG

MADRID

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS PHAN QUỐC NGUYÊN

Hà Nội - 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Khóa luận là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các kết quả nêu trong Khóa luận chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Khóa luận đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực

Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Khóa luận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI CAM ĐOAN

Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh

MỤC LỤC

Contents

LỜI CAM ĐOAN 2

DANH MỤC CÁC BẢNG, BẢN ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 5

Mở đầu 6

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ 9

1.1 Nhãn hiệu là gì? 9

1.2 Tầm quan trọng của bảo hộ nhãn hiệu quốc tế khi đưa ra quyết định về xuất khẩu, hậu quả xảy ra khi mất nhãn hiệu 11

1.3 Điều kiện bảo nhãn hiệu 14

1.4 Quy trình đăng ký và hiệu lực của việc bảo hộ 15

1.5 Các phương thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài 19

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CỦA THỎA ƯỚC VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU 27

2.1 Tổng quan về hệ thống Madrid 27

2.2 Ưu điểm của hệ thống Madrid (cả Thỏa ước và Nghị định thư nói chung) 32 2.3 So sánh giữa Thỏa ước và Nghị định thư 33

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MADRID VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG 36

3.1 Thực trạng đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid ở Việt Nam 36

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống Madrid 44

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

DANH MỤC CÁC BẢNG, BẢN ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

1.1 Khảo sát về 100 thương hiệu hàng đầu thế

giới (2017)

10

Quy tắc 1 (viii), (ix), (x) của Quy chế chung

28

3.1 Số lượng đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua

hệ thống Madrid có xuất xứ Việt Nam qua các năm

36

3.2 So sánh đơn đăng ký có nguồn gốc Việt Nam

với đơn trên toàn hệ thống Madrid qua các năm

38

3.3 Top 10 nước xuất xứ có nhiều đơn đăng ký

qua hệ thống nhất năm 2017

39 3.4 Tình hình đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua

hệ thống Madrid có chỉ định tại Việt nam qua các năm

42

3.5 Top 20 thành viên của hệ thống Madrid được

chỉ định bảo hộ nhãn hiệu qua hệ thống Madrid nhiều nhất trong năm 2016

43

Mở đầu

1 Tính cấp thiết của đề tài

Tài sản trí tuệ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp Cùng với sự phát triển của thương mại, các doanh nghiệp ngày càng chú tâm đến vấn đề xây dựng và bảo hộ thương hiệu của mình, mà một công cụ không thể bỏ qua đó là nhãn hiệu Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một công việc mà mỗi doanh nghiệp sớm hay muộn đều cần làm Khi các doanh nghiệp tính đến việc

mở rộng thị trường kinh doanh ra quốc tế thì còn phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình ở nước ngoài, mà việc lựa chọn phương thức đăng ký cũng cần có sự tính toán cẩn thận và cân nhắc ưu, nhược điểm

Hệ thống đăng ký quốc tế Madrid là hệ thống quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nhiều tại các nước trên thế giới Cơ sở pháp lý của nó là điều ước quốc tế đa phương Hiệp định Madrid về đăng ký quốc

tế nhãn hiệu năm 1891, cũng như Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid (1989) Với số lượng lớn các nước tham gia như vậy nên người ta còn gọi đây là phương thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu toàn cầu Việt Nam cũng là một thành viên của hệ thống Hiện nay với 100 thành viên bao gồm các quốc gia và tổ chức, việc đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid mang lại nhiều sự tiện lợi cho người đăng ký và cần dành được sự quan tâm nhiều như phương thức đăng ký truyền thống tại từng quốc gia Trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA), việc xúc tiến thực hiện các cam kết về bảo hộ nhãn hiệu qua hệ thống Madrid là cấp thiết và quan trọng Tuy nhiên thực

tế là các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự tiếp cận với phương thức đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống này,

mặc dù rất nhiều ưu điểm mà nó mang lại Do đó, tôi lựa chọn đề tài “Đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Madrid” làm khóa luận, để tìm hiểu những ưu,

nhược điểm của hệ thống, tình hình đăng ký trên thế giới và tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cho thực trạng trên

2 Tình hình nghiên cứu

Các công trình nghiên cứu về hệ thống Madrid đã đề cập đến hệ thống ở các góc

độ lý luận khác nhau, nhưng chưa hệ thống hóa các nguyên tắc và quy trình cơ bản, những tác động của hệ thống đối với người sử dụng, những khó khăn của người đăng ký khi tiếp cận hệ thống Vấn đề thực trạng sử dụng hệ thống được quan tâm nhiều, nhưng chủ yếu là các bài viết trên tạp chí, trang web, diễn đàn, hội thảo Một số công trình nghiên cứu chỉ phân tích thực trạng áp dụng tại một

số quốc gia đơn lẻ

3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứ tập trung tìm hiểu về tầm quan trọng của việc bảo hộ quốc tế nhãn hiệu, các phương thức đăng ký quốc tế và so sánh với phương thức đăng ký qua

hệ thống Madrid, sự khác biệt giữa Thỏa ước và Nghị định thư và những khó khăn khi đăng ký qua hệ thống Madrid

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua

hệ thống Madrid Phạm vi nghiên cứu là vấn đề đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo

Thỏa ước và theo Nghị định thư Madrid tại Việt Nam và so sánh với toàn thế giới

5 Kết cấu của khóa luận

Nội dung của khóa luận gồm có 03 chương với kết cấu như sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Chương 2: Nội dung của Thỏa ước và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế

nhãn hiệu

Chương 3: Thực tiễn sử dụng hệ thống Madrid và một số giải pháp nâng cao

hiệu quả sử dụng hệ thống

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ

1.1 Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu về cơ bản là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp với những hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác

“Nhìn chung, bất kỳ dấu hiệu nào nhìn thấy được như chữ cái, từ ngữ, con số, màu sắc, hình vẽ, hình ảnh, sự sắp đặt, tiêu đề quảng cáo, nhãn hàng hoặc sự kết hợp của hai hay nhiều các dấu hiệu kể trên đều có thể được sử dụng làm nhãn hiệu."1 Ngày càng có nhiều nước mở rộng việc bảo hộ đối với các nhãn hiệu phi truyền thông hơn như dấu hiệu ba chiều (là loại dấu hiệu hình khối, dạng điển hình nhất là hình dáng hàng hóa hoặc bao bì như chai Coca-Cola hoặc thanh socola Toblerone, ngoài ra có thể kể đến một số dấu hiệu ba chiều khác như ngôi sao ba cánh nổi nằm trong vòng tròn của xe Mercedes, con sư tử đứng hai chân nổi của xe Peugeot, hình con ngựa bay đúc nguyên khối của xe Rolls-Royce), dấu hiệu có thể nghe thấy được (âm thanh, ví dụ, tiếng gầm của sư tử được dùng trong phần mở đầu của các bộ phim do Tập đoàn Metro – Goldwyn – Mayer (MGM) sản xuất, đoạn nhạc mở đầu của phần mềm WINDOWS (Microsoft), hoặc các điệp khúc quảng cáo cũng có thể dùng làm nhãn hiệu), dấu hiệu có thể ngửi thấy được (mùi, ví dụ, mùi hoa hồng và nhài của nước hoa CHANEL

No 5) Là quốc gia có nền kinh tế và khoa học, công nghệ phát triển, Hoa Kỳ đã

1 WIPO, WTO, Những điều chưa biết về sở hữu trí tuệ, Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ, tr47

đi tiên phong trong việc cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho dấu hiệu âm thanh Hiện nay, ở Hoa Kỳ đã có khá nhiều nhãn hiệu hàng hóa âm thanh được đăng ký

Để phục vụ cho thủ tục đăng ký, âm thanh phải được ghi vào băng cát-xét và nộp cho Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ (USPTO)

Các chức năng chính của nhãn hiệu là:

- Là một công cụ nhận diện sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ) của một doanh nghiệp cụ thể nhằm phân biệt với những sản phẩm trùng hoặc tương tự do những đối thủ cạnh tranh khác cung cấp Theo thời gian, những trải nghiệm tốt

về sản phẩm sẽ tạo nên sự ưa chuộng đối với sản phẩm đó, và nhãn hiệu là công

cụ giúp định vị cũng như lưu lại hình ảnh của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng Người tiêu dùng luôn có xu hướng tìm đến những sản phẩm đã được công nhận về mặt uy tín và chất lượng, do đó hình ảnh về chất lượng, được thể hiện qua nhãn hiệu, giúp nâng cao vị trí của thương hiệu đó ở những thị trường liên quan

- Gây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp về quy mô và sự ưa chuộng của người tiêu dùng đối với thương hiệu đó Do vậy, nhãn hiệu đóng vai trò then chốt trong kế hoạch tiếp thị sản phẩm và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp

Bảng 1.1: Khảo sát về 100 thương hiệu hàng đầu thế giới (2017)

Nước xuất xứ

Giá trị thương hiệu

2017 (triệu đôla Mỹ)

3 Microsoft Công nghệ Hoa Kỳ 143,222

4 Amazon Bán lẻ trực tuyến Hoa Kỳ 139,286

6 AT&T Dịch vụ viễn

thông

Nguồn: BrandZ, “Top 100 Global Brands, 2017”, global-brands/

https://ig.ft.com/top-100-1.2 Tầm quan trọng của bảo hộ nhãn hiệu quốc tế khi đưa ra quyết định

về xuất khẩu, hậu quả xảy ra khi mất nhãn hiệu

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu hóa và thị trường ngày càng đông đúc như hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ giúp việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn và chi phí giao dịch thương mại quốc tế giảm thiểu, không chỉ doanh nghiệp lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng đang hướng các hoạt động của họ đến thị trường xuất khẩu

Việc tiếp thị sản phẩm sẽ chủ yếu dựa vào hình ảnh thương hiệu của công ty, được thể hiện trước hết và dễ nhận biết nhất ở nhãn hiệu, mà nếu không được

bảo hộ sẽ không thể hoặc khó khăn để thực thi nếu bị đối thủ cạnh tranh sao chép hay bắt chước Việc đi trước một bước với các đối thủ cạnh tranh trong việc bảo

hộ nhãn hiệu sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế của mình và sớm định vị được sản phẩm của mình vào tâm trí người tiêu dùng ở thị trường xuất khẩu Bởi

lẽ nếu sản phẩm thành công ở thị trường nước ngoài đó, thì sớm hay muộn các doanh nghiệp canh tranh mà đặc biệt là các doanh nghiệp địa phương cũng sẽ cố gắng sản xuất sản phẩm trùng hoặc tương tự để cạnh tranh với sản phẩm xuất khẩu và chiếm một phần thị trường Khi đó, nếu doanh nghiệp chưa đăng ký bảo

hộ nhãn hiệu thì khả năng cao nhãn hiệu đó sẽ bị xâm phạm và gây hậu quả lớn cho doanh nghiệp là mất đi một phần lớn thị phần, thậm chí có thể ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu nếu một sản phẩm của công ty cạnh tranh có nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn những chất lượng của sản phẩm

đó thì thấp hơn

Bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp doanh nghiệp:

- Bảo đảm rằng khách hàng có thể phân biệt được sản phẩm của doanh nghiệp mình với những sản phẩm tương tự của các đối thủ cạnh tranh;

- “Tạo một công cụ tiếp thị từ đó tạo dựng hình ảnh và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp đó, đồng thời là tài sản trí tuệ quan trọng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa, là công cụ hữu hiệu cho hội nhập quốc tế”2;

- Tạo cơ hội để li-xăng và tạo nguồn thu nhập thông qua li-xăng [16];

2 Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Bài 2: Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

- Giúp doanh nghiệp xâm nhập, tạo lập, giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu, chống lại mọi hành vi vi phạm, cạnh tranh không lành mạnh hoặc chiếm đoạt của các đối thủ cạnh tranh hoặc những kẻ trục lợi

Hầu hết các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của nhãn hiệu trong việc phát triển thương hiệu nhưng không phải ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu thông qua đăng ký Trên thực tế việc chiếm đoạt nhãn hiệu là hiện tượng không hiếm khi xảy ra không chỉ tại Việt Nam và còn trên thế giới Nếu doanh nghiệp không bảo hộ nhãn hiệu của mình kịp thời khi đưa sản phẩm ra nước ngoài thì doanh nghiệp đó có nguy cơ phải đối mặt với những hậu quả sau:

- “Nếu hàng chưa xuất vào thị trường đó, thì việc xuất hàng sẽ không thực hiện được, doanh nghiệp phải thay đổi nhãn hiệu khác nếu muốn tiếp tục xuất khẩu và do đó tốn kém thêm các chi phí mới;

- Nếu hàng đang xuất khẩu vào thị trường đó, thì người chiếm đoạt nhãn hiệu sẽ có thể yêu cầu pháp luật can thiệp và hàng hóa nhập khẩu có thể bị bắt giữ, chủ bị xử phạt và do đó mất luôn thị phần;

- Nếu nhãn hiệu bị chiếm đoạt ở các nước xung quanh Việt Nam, thì có nguy cơ người chiếm đoạt nhãn hiệu sẽ lợi dụng để sản xuất hàng giả đưa vào Việt Nam;

- Nếu hàng đang xuất khẩu vào thị trường đó, thì người chiếm đoạt nhãn hiệu sẽ có thể yêu cầu pháp luật can thiệp và hàng hóa nhập khẩu có thể bị bắt giữ, chủ bị xử phạt và do đó mất luôn thị phần;

- Nếu nhãn hiệu bị chiếm đoạt ở các nước xung quanh Việt Nam, thì có nguy cơ người chiếm đoạt nhãn hiệu sẽ lợi dụng để sản xuất hàng giả đưa vào Việt Nam.”3

1.3 Điều kiện bảo nhãn hiệu

Một nhãn hiệu có thể được bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật về nhãn hiệu hoặc, ở một số nước, được bảo hộ thông qua hành vi sử dụng làm nhãn hiệu trên thị trường Ngay cả khi nhãn hiệu được bảo

hộ thông qua hành vi sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu vẫn nên đăng ký để nhận được sự bảo hộ mạnh hơn đối với nhãn hiệu đó Để được bảo hộ, nhãn hiệu phải đảm bảo có tính phân biệt, mà tùy theo quy định pháp luật mỗi quốc gia sẽ có những yêu cầu cụ thể khác nhau, nhưng nhìn chung, một nhãn hiệu được coi là

có tính phân biệt khi:

- Dấu hiệu đương nhiên có tính phân biệt rõ ràng, hoặc

- Dấu hiệu đó phải đạt được tính phân biệt thông qua việc sử dụng làm nhãn hiệu trên thị trường, nhờ đó tạo ra ý nghĩa thứ cấp cho dấu hiệu

Đồng thời, dấu hiệu đó không thuộc trường hợp bị từ chối dựa trên cơ sở được gọi chung là “cơ sở tuyệt đối”, bao gồm: tên gọi chung; từ ngữ có tính mô tả; dấu hiệu bị coi là lừa dối người tiêu dùng; dấu hiệu trái với trật tự công cộng và đạo đức; quốc kỳ, huy hiệu, dấu xác nhận chính thức và biểu tượng của quốc gia và các tổ chức quốc tế

3 Dangkynhanhieu.net, Tổng quan về hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và theo Nghị định thư Madrid

Đơn đăng ký bị từ chối dựa trên “cơ sở tương đối” nếu nhãn hiệu xung đột với các quyền của nhãn hiệu được đăng ký trước, khi hai nhãn hiệu trùng nhau, hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho người sử dụng Một số cơ quan đăng ký nhãn hiệu kiểm tra sự xung đột với các nhãn hiệu đang được bảo hộ (kể cả các nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký) như là một phần của quy trình đăng ký, trong khi nhiều cơ quan đăng ký nhãn hiệu khác chỉ thực hiện việc này khi có bên thứ

ba phản đối sau khi công bố nhãn hiệu [1]

Do vậy trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, doanh nghiệp cần chắc chắc đã thực hiện việc tra cứu một cách chính xác, nhằm đảm bảo nhãn hiệu mà mình định sử dụng hoặc một nhãn hiệu tương tự chưa được đăng ký bởi bất cứ doanh nghiệp nào cho một sản phẩm trùng hoặc tương tự Phạm vi tra cứu không chỉ ở trong nước mà nên tính đến cả những thị trường xuất khẩu tiềm năng để tránh nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu sau này Hiện nay ở Việt Nam, việc tra cứu nhãn hiệu đã trở nên dễ dàng hơn thông qua các công cụ trực tuyến bao gồm: 1) Hệ thống tra cứu nhãn hiệu đăng ký quốc gia (IP Lib của NOIP)

2) Hệ thống tra cứu nhãn hiệu đăng ký quốc tế (WIPO MADRID MONITOR – tiền thân là WIPO ROMARIN)

3) Hệ thống tra cứu nhãn hiệu khu vực ASEAN (ASEAN TM View)

1.4 Quy trình đăng ký và hiệu lực của việc bảo hộ

1.4.1 Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Quy trình cụ thể về thủ tục đăng ký nhãn hiệu có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng về cơ bản tất cả các Cơ quan nhãn hiệu đều tuân thủ các bước cơ bản như sau:

1) Đơn đăng ký

Một đơn đăng ký nhãn hiệu cần được điền đầy đủ theo mẫu, cùng các tài liệu tối thiểu để mô tả nhãn hiệu theo quy định của pháp luật phải được nộp cho Cơ quan nhãn hiệu quốc gia

“Một số cơ quan nhãn hiệu (ví dụ, của Hoa Kỳ và Canada) yêu cầu đệ trình bằng chứng sử dụng hoặc một tuyên bố của chủ sở hữu rằng họ có ý định sử dụng nhãn hiệu ngay tình trong thương mại cho những mục đích ghi trong đơn đăng ký.”4 Quy định này nhằm hạn chế những trường hợp “đầu cơ nhãn hiệu” (đăng

ký “nhãn hiệu ma” nhưng không sử dụng)

2) Thẩm định hình thức

Cơ quan Nhãn hiệu quốc gia kiểm tra đơn để bảo đảm rằng đơn đáp ứng

đầy đủ các thủ tục và yêu cầu hành chính, ví dụ, phí đã được nộp, đơn

được điền một cách đầy đủ và chính xác

3) Thẩm định nội dung

Cơ quan Nhãn hiệu ở các quốc gia đều tiến hành thẩm định nội dung để kiểm tra xem nhãn hiệu có thuộc trường hợp bị từ chối bảo hộ do vi phạm cơ sở tuyệt đối hay không Căn cứ tuyệt đối để từ chối bảo hộ này ở các quốc gia có sự khác nhau

4

WIPO, WTO, Những điều chưa biết về sở hữu trí tuệ, Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ, tr54

Ở một số quốc gia, Cơ quan Nhãn hiệu còn tiến hành thẩm định trên cơ sở tương đối để xác định xem nhãn hiệu yêu cầu đăng ký có xung đột với nhãn hiệu của chủ sở hữu khác đã được đăng ký trước đó hay không

“Các yếu tố chính mà xét nghiệm viên nhãn hiệu hay luật sư sẽ kiểm tra để xác định khả năng gây nhầm lần đõ là: (i) Sự giống nhau hoặc sự tương tự giữa các nhãn hiệu có đến mức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hay không, và (ii) mối quan hệ thương mại giữa các hàng hóa và/hoặc dịch vụ được liệt kê trong đơn với hàng hóa và/hoặc dịch vụ của nhãn hiệu đã được đăng ký

- Nếu có sự xung đột giữa nhãn hiệu trong đơn được nộp và nhãn hiệu đã được bảo hộ, thẩm định viên sẽ từ chối bảo hộ nhãn hiệu này với lý do “có khả năng gây nhầm lẫn”

- Nếu có sự xung đột giữa nhãn hiệu trong đơn được nộp và nhãn hiệu đã được nộp trước đó, thì thẩm định viên nhãn hiệu hoặc luật sư sẽ thông báo cho người nộp đơn (sau) về khả năng xung đột Nếu nhãn hiệu trong đơn nộp trước

đó được bảo hộ thì nhãn hiệu trong đơn được nộp sau đó sẽ bị từ chối với lý do

“có khả năng gây nhầm lẫn”.”5

Ngoài ra, việc đăng ký nhãn hiệu cũng có thể bị từ chối, tuỳthuộc vào chính sách pháp luật về nhãn hiệu của từng quốc gia và Quy chế thẩm định dành cho các thẩm định viên nhãn hiệu Chẳng hạn, nhãn hiệu đó được coi là xung đột với một nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc trở thành tên gọi chung, hoặc có tính mô tả, hoặc có tính lừa dối về bản chất của hàng hoá hoặc xuất xứ của hàng hóa, hoặc đơn giản chỉ là tên gọi của một dòng họ, hoặc chỉ là yếu tố có tính trang trí

5

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

4) Công bố và phản đối

Ở nhiều nước, nhãn hiệu trong đơn được nộp phải được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp hoặc tạp chí chính thức để cho người bất kỳ có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu đó trong một khoảng thời gian nhất định Ở các nước khác, nhãn hiệu cũng được hoặc chỉ được công bố chỉ sau khi đã được chấp nhận đăng ký và cho phép phản đối sau đó để hủy bỏ đăng ký, trong thời hạn quy định Nếu nhãn hiệu không bị phản đối hoặc nếu phản đối không thành công, nhãn hiệu đó sẽ được đăng ký

5) Đăng ký

Khi đã được xác định là không có căn cứ để từ chối, nhãn hiệu sẽ được đăng

ký và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp và có hiệu lực trong

10 năm

6) Gia hạn

Nhãn hiệu đã được đăng ký có thể được gia hạn nhiều lần bằng cách nộp phí gia hạn theo quy định Tuy nhiên, đăng ký nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ đối với một số hoặc tất cả hàng hoá hoặc dịch vụ nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong một thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật về nhãn hiệu

có liên quan

1.4.2 Hiệu lực của việc bảo hộ

Việc đăng ký nhãn hiệu mang đến cho chủ sở hữu độc quyền sử dụng nhãn hiệu Điều này ngăn cản người khác tiếp thị các sản phẩm tương tự dưới một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn

Tuy nhiên, nhãn hiệu đăng ký ở nước nào thì chỉ được bảo hộ ở nước đó, trừ trường hợp đăng ký và được bảo hộ tại một nhóm quốc gia (ví dụ: nhãn hiệu Benelux có hiệu lực tại Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua; nhãn hiệu cộng đồng châu Âu

có hiệu lực bảo hộ tại tất cả các nước thuộc cộng đồng châu Âu)

1.5 Các phương thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

1.5.1 Đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia

Một phương thức đăng ký truyền thống là nộp trực tiếp các đơn nhãn hiệu riêng biệt tại Văn phòng đăng ký nhãn hiệu của từng quốc gia, thực hiện các thủ tục thẩm định tại từng quốc gia theo luật pháp của nước sở tại và quản lý, gia hạn đăng ký nhãn hiệu theo từng quốc gia Đây là phương thức phổ biến trên thế giới

và được nhiều người nộp đơn, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn bởi tính linh hoạt của nó

a) Ưu điểm

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia được tiến hành thông qua luật sư, đại diện sở hữu trí tuệ của quốc gia sở tại hoặc văn phòng đại diện của chủ nhãn hiệu tại quốc gia đó Ưu điểm của phương thức này là sự linh hoạt trong việc lựa chọn nhãn hiệu, danh mục sản phẩm/dịch vụ và khu vực địa lý (lãnh thổ) để nộp đơn đăng ký; sự độc lập về các quyền đối với nhãn hiệu được

cấp tại các quốc gia, lãnh thổ khác nhau; sự linh hoạt khi tiến hành chuyển nhượng nhãn hiệu

Một nhãn hiệu có thể có nhiều phương án, tùy theo hệ thống nhận diện nhãn hiệu của doanh nghiệp và yêu cầu của từng thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu, ví dụ màu sắc khác nhau, kiểu phông chữ khác nhau, phiên âm, dịch nghĩa của nhãn hiệu theo tiếng địa phương Khi đăng ký nhãn hiệu theo phương thức trực tiếp tại từng quốc gia, trong trường hợp không xin hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn hoàn toàn có thể tùy ý lựa chọn phương án nhãn hiệu thích hợp để đăng ký tại từng quốc gia Tương tự như vậy, đối với danh mục sản phẩm, dịch vụ sử dụng cho nhãn hiệu Chẳng hạn, đơn đăng ký nhãn hiệu tại Đức có thể chỉ định toàn bộ sản phẩm “quần áo” thuộc nhóm 25; còn tại Pháp, chỉ định dịch vụ mua bán quần áo, thuộc nhóm 35

Khi đăng ký quốc gia được cấp, các quyền đối với nhãn hiệu là độc lập Việc từ chối, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu tại quốc gia này không ảnh hưởng tới quyền nhãn hiệu theo đăng ký quốc gia tại quốc gia khác Việc chuyển nhượng nhãn hiệu, đối với nhãn hiệu quốc gia được tiến hành độc lập, tại văn phòng đăng ký của quốc gia, theo quy định pháp luật quốc gia và không ảnh hưởng tới sự tồn tại (duy trì quyền sở hữu) đối với nhãn hiệu tại quốc gia khác

b) Nhược điểm

Tuy nhiên, việc nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia có một số nhược điểm sau đây: (i) Chủ nhãn hiệu phải tìm hiểu luật pháp của nước sở tại về trình tự thủ tục,

giấy tờ cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký, quy trình và quy chế thẩm định nhãn hiệu; (ii) Chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ (chẳng hạn: Giấy uỷ quyền, đơn nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ ); (iii) Việc nộp đơn thông qua luật sư nước sở tại gặp khó khăn trong giao dịch do sự chênh lệch về thời gian làm việc, bất đồng về ngôn ngữ, văn hoá; thời gian giao dịch thư từ có thể làm chậm tiến trình nộp đơn đăng ký; chi phí sử dụng dịch vụ cao; (iv) Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc nộp đơn, đăng ký, gia hạn hiệu lực với các thời hạn khác nhau ở từng quốc gia, tốn nhiều chi phí về tiền bạc và nhân công

Nhược điểm lớn nhất của phương thức nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia và cũng là mối quan tâm hàng đầu của người nộp đơn là chi phí đăng ký nhãn hiệu Bên cạnh lệ phí quốc gia, có sự khác nhau về mức phí và loại tiền tệ, phí luật sư cũng rất khác nhau và luôn ở mức cao, đặc biệt đối với người nộp đơn Việt Nam [15]

1.5.2 Nộp đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid

Trên cơ sở một đơn nhãn hiệu hoặc một đăng ký nhãn hiệu quốc gia, bằng việc nộp một đơn quốc tế duy nhất, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể giành được quyền đăng ký nhãn hiệu tại một số hoặc tất cả 101 thành viên của hệ thống Madrid, với tổng số 117 quốc gia, trong đó có hai thành viên là tổ chức liên Chính phủ là Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI) Tại châu

Âu, 45/48 quốc gia đã gia nhập hệ thống Madrid với tư cách thành viên là quốc gia; 27/28 quốc gia thành viên EU cũng đã gia nhập hệ thống Madrid với tư cách thành viên là quốc gia Việc gia nhập hệ thống Madrid của EU năm 2004 tạo ra

khả năng linh hoạt cho chủ sở hữu nhãn hiệu khi lựa chọn chỉ định thành viên trong việc đăng ký nhãn hiệu của mình tại châu Âu

a) Ưu điểm

Ưu điểm nổi bật của hệ thống Madrid là quy trình đăng ký đơn giản, chỉ với một

hồ sơ đăng ký duy nhất, bằng một ngôn ngữ (Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha) và một khoản phí thống nhất, người nộp đơn có thể sở hữu một đăng ký quốc tế với các chỉ định thành viên là một số hoặc tất cả 101 thành viên của hệ thống Madrid, gồm 117 quốc gia Nếu nhãn hiệu được chấp nhận đăng ký tại thành viên, việc bảo hộ nhãn hiệu tại mỗi quốc gia được chỉ định sẽ giống như trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn trực tiếp tại văn phòng đăng ký tại quốc gia đó Tiết kiệm về tài chính và nhân công là một ưu điểm lớn của hệ thống Madrid So với cách đơn nộp trực tiếp tại từng quốc gia, phí nộp đơn quốc tế theo hệ thống Madrid thấp hơn nhiều so với nộp đơn trực tiếp từng quốc gia Mức phí này là thống nhất, bao gồm: Phí nộp đơn cơ bản, phí bổ sung cho mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ từ nhóm thứ ba trở đi và phí bổ sung tượng trưng cho mỗi thành viên được chỉ định hoặc phí quốc gia riêng của thành viên được chỉ định Người nộp đơn có thể tính chính xác số tiền lệ phí cần phải nộp khi sử dụng công cụ tính phí của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Hiệu quả tiết kiệm chi phí càng phát huy đối với các đơn quốc tế theo hệ thống Madrid có chỉ định càng nhiều thành viên do mức phí cơ bản áp dụng chung cho mỗi đơn quốc tế, không tính đến số lượng thành viên được chỉ định và phí bổ sung tượng trưng hoặc phí quốc gia riêng luôn thấp hơn hoặc bằng lệ phí quốc gia của đơn nộp trực tiếp, chưa tính đến lệ phí cho đại diện pháp lý địa phương

Quy trình thẩm định đúng hạn và thuận lợi là ưu điểm duy nhất chỉ có tại hệ thống Madrid Không có một hệ thống đăng ký quốc gia hay khu vực nào, kể cả EUTM quy định thời hạn thẩm định cứng và có lợi cho người nộp đơn như hệ thống Madrid: Trong thời hạn nhất định, 12 tháng hoặc 18 tháng, nếu không có bất kỳ thông báo từ chối nào từ thành viên được chỉ định, nhãn hiệu được tự động bảo hộ

Khả năng chỉ định tiếp sau cũng làm cho hệ thống rất hấp dẫn, bởi lẽ chủ sở hữu đăng ký quốc tế có thể quyết định, ở giai đoạn sau đó, xem có cần bổ sung các quốc gia khác theo nhu cầu kinh doanh của mình hay không

Ưu điểm tiếp theo của hệ thống Madrid là việc nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế bị

từ chối tại một thành viên không ảnh hưởng tới việc chấp nhận bảo hộ hay hiệu lực của nhãn hiệu tại thành viên khác do việc thẩm định nội dung nhãn hiệu tuân theo pháp luật của từng thành viên

Hệ thống Madrid cũng hấp dẫn hơn đối với người nộp đơn ở các thành viên ngoài EU, trong đó có Việt Nam sau khi Liên minh Châu Âu trở thành thành viên của Nghị định thư vào 01/10/2004 Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội đăng ký nhãn hiệu tại EU, mà không cần phải thỏa mãn điều kiện về nơi cư trú hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh của người nộp đơn tại EU hoặc tìm đến sự hiện diện của một đại diện pháp lý tại EU như khi nộp đơn EUTM Ngoài ra, với đơn quốc tế có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn Việt Nam có thể vừa chỉ định

EU hoặc các quốc gia riêng rẽ là thành viên của EU và các quốc gia khác tại

châu Âu (ví dụ như Liên bang Nga, Thụy sỹ) để có thể giành được quyền đăng

ký nhãn hiệu tại tất cả các thành viên được chỉ định này

b) Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của hệ thống Madrid là sự phụ thuộc của đăng ký quốc tế vào đơn, đăng ký cơ sở hay điều khoản tấn công trung tâm trong thời gian năm năm đầu tiên, kể từ ngày đăng ký nếu đơn, đăng ký cơ sở bị giới hạn phạm vi bảo hộ hoặc hủy bỏ, đăng ký quốc tế sẽ bị giới hạn phạm vi bảo hộ hoặc hủy bỏ Nếu trong thời gian này, nhãn hiệu trong đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở bị hủy bỏ/từ chối/hết hiệu lực thì đăng ký quốc tế cũng bị hết hiệu lực Mặc dù trong trường hợp này, đăng ký quốc tế có thể được chuyển đổi sang đơn quốc gia và giữ được ngày nộp đơn quốc tế, nhưng chi phí chuyển đổi này khá cao, cao hơn nộp đơn quốc gia trực tiếp

Một trong những nhược điểm nữa của hệ thống Madrid là nhãn hiệu trong đơn quốc tế phải y hệt như nhãn hiệu trong đơn cơ sở đăng ký cơ sở Việc sửa đổi nhãn hiệu trong đăng ký quốc tế là không được phép

Quy định về danh mục hàng hóa và dịch vụ của đơn quốc tế phải trùng hoặc nằm trong phạm vi danh mục hàng hóa và dịch vụ của đơn cơ sở đăng ký cơ sở cũng

là một nhược điểm của đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid so với đăng ký quốc gia theo phương thức nộp đơn trực tiếp Trong khi đơn cơ sở/đăng ký cơ sở tại một số thành viên, trong đó có Việt Nam, không chấp nhận danh mục hàng hóa và dịch vụ là tiêu đề nhóm theo Bảng phân loại Nice, thì một số thành viên khác lại chấp nhận điều này, ví dụ EU Việc nộp đơn quốc tế theo hệ thống

Madrid trên cơ sở của đơn đăng ký cơ sở với danh mục hàng hóa không phải là tiêu đề nhóm làm giới hạn phạm vi bảo hộ nhãn hiệu của chủ sở hữu đăng ký quốc tế tại các thành viên được chỉ định chấp nhận tiêu đề nhóm cho danh mục hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu

Kết luận chương 1

Thông qua chức năng phân biệt sản phẩm của các doanh nghiệp với nhau, nhãn hiệu đóng vai trò then chốt trong chiến lược tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng hình ảnh và định vị thương hiệu của doanh nghiệp đó trong tâm trí khách hàng và vì thế, nhãn hiệu có xu hướng trở thành một tài sản trí tuệ quan trọng cần được đầu tư của mỗi doanh nghiệp Tuy nhiên việc xâm phạm nhãn hiệu là thực tế khó tránh khỏi do đó cần thiết phải bảo hộ nhãn hiệu để đem lại những độc quyền cho chủ sở hữu Với xu thế toàn cầu hóa và mở rộng thị trường kinh doanh ra tầm quốc tế, không chỉ doanh nghiệp lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần tính đến bài toàn đăng ký cho nhãn hiệu của mình ở những thị trường xuất khẩu tiềm năng trước khi quá muộn Việc đồng thời tồn tại nhiều hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế gồm đăng ký quốc gia (nước ngoài),

hệ thống EUTM (nhãn hiệu cộng đồng châu Âu EU) và hệ thống Madrid (thông qua Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid) đưa ra nhiều lựa chọn cho các doanh nghiệp Để tìm ra một chiến lược nộp đơn hiệu quả, các doanh nghiệp, chủ sở hữu nhãn hiệu cần xác định được quốc gia, lãnh thổ cần bảo hộ nhãn hiệu,thành viên của mỗi hệ thống đăng ký nhãn hiệu, ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức đăng ký, lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu phát triển kinh doanh Sự lựa chọn đúng đắn phương thức nộp đơn, hệ thống đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu sẽ góp phần vào sự thành công của

doanh nghiệp Nội dung khóa luận đi sâu vào phương thức đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid